專利應用

藉USPTO的網路資源及系統找到有利的專利資訊

作者╱北美智權法規研究組 談定宇

2008.12.29
 

文章綱要:
專利申請資料庫(PAIR)
美國專利公報(Official Gazette)
專利訴願暨衝突委員會(BPAI)
其他USPTO的網路資源

在日常美國專利申請實務中,筆者經常需要透過網路來進行資料搜尋,筆者因此想在此分享一些自己在做網路檢索時的發現,也許能對您在進行專利研究或競爭對手資料收集上提供畫龍點睛的功效。

大多數申請美國專利的人都知道美國專利商標局(USPTO)提供有網路資源及系統,但不知您是否留意到該系統一些另類的運用方法。

 

本篇彙整了一些來至於專利申請資料庫(PAIR)、美國專利公報(Official Gazette)、專利訴願暨衝突委員會(BPAI)的前案資料庫、USPTO公眾檢索設施(Public Search Facility)的免費前案檢索服務、以及USPTO員工電子電話搜尋頁面的運用方法。以下分段說明各個資料的運用方式。

專利申請資料庫(PAIR)

專利申請資料庫(PAIR)網址:http://portal.uspto.gov/external/portal/pair

分為Public及Private兩部份的專利申請資料庫。Patent Application Information Retrieval(PAIR)是USPTO所提供的一套專利申請案資訊擷取系統,可大量的瀏覽、下載和列印數十萬件不受保密法規限制的資料和文件,譬如申請中的專利案件資料在申請日起18個月公開後,即會加入Public PAIR資料庫內。

您可以利用同業的專利申請案之實審內容,包括 Office Action 內35 USC 102及 35 USC 103 的駁回引證案,也可以用國際專利分類號及當前美國分類號(Class Number類號/ Subclass Number次類號)作為您的搜尋依據。以下舉一個簡單的例子來介紹說明:

範例資料:
  • 專利申請本案之第一請求項為:一種W裝置,該裝置包含一特徵A,一特徵B,一特徵C,及一特徵D;其中該特徵B也包含一特徵E。

  • 審查委員在103駁回所引用的引證案包括:前案#1及前案#2。

  • 前案#1,其教導:一種W裝置,該裝置包含一特徵A,一特徵B,一特徵C,一特徵D。

  • 前案#2,其教導:在與本案之類似技術領域內,一種Z裝置,包含一特徵B,其中該特徵B也包含一特徵E。此外,本案的W裝置與前案#2的Z裝置為非常類似的裝置。

  • 前案#1的第一請求項為:一種W裝置,該裝置包含一特徵A,一特徵B,一特徵C,及一特徵D。

    範例說明:
    從以上的範例資料可知,如果反過來用前案#1的第一請求項來比對本案之發明,按照法院以Markman Hearing對專利權利要求之解釋(claim construction)來看,也就是說包括了均等論來判斷的話,就可看出本申請案之W裝置對於前案#1第一請求項而言是否有侵權之嫌疑。

    從以上範例可知,在此資料庫收集到的資料,可說是審查委員已免費的替您將申請的本案與前案#1的專利做了一大部份的侵權比對工作,因此對於您收集同業競爭資料可說是省下不少功夫。但需切記的是,在專利審查(patent prosecution)時,審查委員對本案專利申請的請求項所用的是:「最大的合理範圍解釋(broadest reasonable interpretation) 」的比對方法和法庭採用的claim construction (用在前案的請求項),並不太相同,在此補充兩者的差異點。

    此外,在Public PAIR內,您也可以運用他人已放棄的(abandoned)專利及申請中專利之資料內容,找到一些「尚有利用價值」的專利,當您確定該專利已經處於無法被恢復的情況下,那就有可能可以被公眾所使用了。但要注意的是,需要確定該案是否有其他接續案件資料的存在(可參照Continuity Data頁面),因為這有可能會使得該案的實際壽命被延展。

    當發明人需要對其發明專利申請做前案檢索時,也可利用他人類似的專利及專利申請案的專利申請資料庫內之Image File Wrapper所列出的Information Disclosure Statement 內容作為支持,特別是外國引證案(foreign reference)的部份。另外也可利用Examiner's search strategy and results來協助其前案檢索之用。而如果該同業類似的專利申請資料庫內有提到許多的非專利文獻(NPL)資料,但並未在PAIR內提供其內容的話,則可向USPTO公共檔案局(Office of Public Records)索取訂購該案之所有資料內容的認證副本來作為研究。

    美國專利公報(Official Gazette)

    美國專利公報(Official Gazette)網址:http://www.uspto.gov/web/patents/patog/

    美國的專利公報(Patent Official Gazette)的Electronic Official Gazette (eOG:P)可提供您在網路上查閱最近52期的美國專利公報全部內容,而筆者建議的資料庫檢索是以下三個項目。

    單方再審查/多方再審查(Ex Parte Reexamination / Inter Parte Reexamination)

    您可定期參考美國專利公報內的再審查程序前案案件,特別是同業間的相關資料,以取得有利的資訊。譬如說,針對競爭對手的一筆重要專利,經過再審查程序之後,您可以在了解內容後輕而易舉的避開該再審查後之專利請求項。

    另外,一般經過了再審查程序而存活下來的專利,通常可算是「品質較高」的專利,但儘管如此,也不能算是「完美無缺」的專利,因為再審查並不包括:來至於詐騙行為(fraud)、不公平行為(inequitable conduct)、公眾使用或販賣、或違反揭露之義務作為撤銷專利、以及與全部的35 USC 112有關的問題等等因素在內 (參考 MPEP 2258)。但這種專利再審查程序及其file wrapper亦具有許多參考價值。

    再發證專利程序(Reissue)

    您也可以定期參考再發證專利案件,可以取得有利的競爭對手的資訊。譬如說,對手的一筆重要專利經過再發證專利程序之後,變成可以用較為輕易的迴避設計方式來避開該存活的專利請求項。

    其他

    有些因欠繳維護費致使專利過期之公告(Notice of Expiration of Patents Due to Failure to Pay Maintenance Fee),以及因接受延誤繳納之維護費使得專利權利恢復(Patents Reinstated Due to the Acceptance of a Late Maintenance Fee)內容也是具備參考價值的。譬如說,競爭對手的一筆「有利用價值」的專利如果已過期,並且沒有被恢復的話,也是有可能可以被大眾所利用的資訊。當然採用時需要謹慎,還是得先確定其可自由使用的空間(freedom-to-operate)才行。

    專利訴願暨衝突委員會(BPAI)

    專利訴願暨衝突委員會(BPAI)網址:
    http://www.uspto.gov/web/offices/dcom/bpai/index.html

    當專利申請人對審查委員駁回其專利申請案感到不服時,可向隸屬於USPTO的專利訴願暨衝突委員會(The Board of Patent Appeals and Interferences,BPAI)提出訴願,因此BPAI的網址及前案判決資料庫也是相當具有參考價值的資料來源。以下兩個額外網址分別提供不同的判決內容:
    1. 先例判決(precedential):http://www.uspto.gov/web/offices/dcom/bpai/prec.htm
    2. 教導性判決(informative opinions):
    http://www.uspto.gov/web/offices/dcom/bpai/informative_opinions.html

    以討論「非顯而易見性」的KSR v. Teleflex案為例,近來大眾似乎都很在意美國聯邦巡迴上訴法院(Court of Appeal for the Federal Circuit,CAFC)、最高法院等判決,以其作為「非顯而易見性」實際運用的標準,但卻很少人花心思來了解專利訴願暨衝突委員會是如何對該案的非顯而易見性之實際運用作進行分析。

    筆者認為雖然按照35 U.S.C. 141之法規,專利權人如果不滿專利訴願暨衝突委員會的判決是可以上訴到聯邦巡迴上訴法院的,也就說,專利訴願暨衝突委員會的判決及案例雖並非最終判決,但仍具重要性。特別是專利訴願暨衝突委員會於2008年所提交(cases filed)的Ex Parte Appeal案件就有6385件之多(數據來源參考USPTO Performance and Accountability Report Fiscal Year 2008)。另外在2008年就已經有了7筆先例的個案判決及至少16筆教導性的個案判決,因此也比較容易了解實際KSR v. Teleflex 對於日常非顯而易見性判斷之影響。

    此外在BPAI的判決資料庫頁面(http://des.uspto.gov/Foia/BPAIReadingRoom.jsp)有一強大的「Search Document Text:」之檢索項目,使用者可使用一些特定詞句作為檢索,例如,當輸入「KSR Int'l v. Teleflex」後,可找到譬如Ex parte PHILIP A. ROGAN et al. Appeal 2008-4672及其他大量有關於非顯而易見性判斷的實際案例。

    其他USPTO的網路資源

    USPTO在美國維吉尼亞州的亞歷山大市(ALEXANDRIA, VA)設有一公共場所提供所謂的公眾檢索設施(Public Search Facility),也是筆者推薦且十分有價值的網路資源,該地的眾多工作站(Workstation)可提供一般人用來做免費的前案檢索,此系統的特色為,透過網路連線,一般人就可以用到美國專利商標局審查委員所使用的一樣的Web-based Examiner Search Tool (WEST),以及Examiner Automated Search Tool (EAST)做免費的前案檢索工作。關於WEST及EAST請參考MPEP 902.03(e)。

    USPTO 員工電話搜尋頁面也是可用來參考的工具。
    http://portal.uspto.gov/external/portal/emlocator,它可用來尋找案件負責的審查委員及該審查委員之技術組的上級長官即審查委員督導(Supervisory Patent Examiner,SPE)電話號碼。