專利應用

美國總統提名IBM智權事務主管David J. Kappos接掌USPTO

整理╱北美智權專利研發部 黃蘭閔

2009.06.30
文章綱要:
結語

美國總統歐巴馬(Barack Obama)2009年6月18日透過官方網站公告,正式提名IBM智權事務主管David J. Kappos擔任美國專利商標局(USPTO)局長一職,而USPTO網頁也在隔天貼出相關訊息。

目前USPTO正值多事之秋,積案問題不斷惡化,申請時間持長拉長,與申請人的關係陷入低潮,金融危機引爆內部財務缺口,也苦無經費汰換電腦系統。種種棘手問題,都需要盡快確定USPTO局長接任人選,方能籌畫解決辦法。

有鑑於此,白宮方面發布提名消息後,馬上在美國網路相關媒體及社群引發熱烈報導及討論。

人事任命案相關發展

數月之前即傳言Kappos將出掌USPTO,不過官方一直未加以證實。

一直到4月底,美國商務部長駱家輝才透露鎖定USPTO局長接任人選,並已展開必要的人事任命清查作業(vetting process)。但不知是否受到先前多項人事任命問題影響,歐巴馬政府此次提名作業顯得格外謹慎,延宕時間之長,近年罕見。

美國總統歐巴馬在新聞稿中表示,將借重Kappos的才華與專業,若能成功網羅Kappos進入執政團隊,當有助於促進繁榮發展。而美國商務部部長駱家輝則直言,USPTO面臨極大挑戰,需要有Kappos這樣資深的領導人坐鎮指揮,相信Kappos上任後將會積極推動專利改革、設法縮短專利申請案的審查時間。

David J. Kappos
圖片來源:USPTO網站

然而,如今雖然確定了提名人選,但因需處理美國最高法院法官任命案,同時國會預定於8月休會,USPTO新任局長的人事案不見得能快速通關。

在確認下任USPTO局長人選之前,USPTO仍將由現在的代理局長John Doll代為管理。而根據1月20日所發公函,一般狀況下,在歐巴馬總統所指派的USPTO局長上任之前,USPTO不得於《聯邦公報》(Federal Register)公告新法或新法提案,尚未實施的新法亦應延後生效。

各界初步反應

多位國會議員在第一時間發表正面評論。例如,共和黨籍參議員Orrin Hatch 所發聲明中指出,USPTO受到當前經濟問題的衝擊,新任局長必須能立即進入狀況,而Kappos的專利商標資歷讓他印象深刻。民主黨籍參議員Patrick Leahy亦表示,在現今的經濟環境下,USPTO面臨重大挑戰,亟需強勢領導,以消化積案、縮短專利申請時間、讓專利制度跟上時代腳步,而Kappos曾任研發工程師,又是頂尖的智權律師,絕對有資格帶領USPTO。

Leahy及Hatch都是參院司法委員會的成員,也是參院版《2009年專利改革法案》(Patent Reform Act of 2009,S. 515)的共同提案人。其中,Leahy更是參院司法委員會主席,而USPTO新任局長任命案必須通過該委員會審核。

剛卸任的前USPTO局長Jon Dudas則表示,智權相關領域人士對Kappos敬重有加,況且Kappos既有領導力,又具管理長才,是USPTO新任局長的絕佳人選。而先前傳聞有回鍋可能的柯林頓(Bill Clinton)政府時期前USPTO局長Todd Dickinson亦表示,Kappos深切了解當今智權政策與行政端面臨的艱困處境,由他出任局長一職,可望為USPTO帶來新的契機。

綜觀產官學界初步反應,Kappos任命案獲得各方一致好評,甚至連在專利改革議題上意見相左的兩大陣營,專利公平聯盟(Coalition for Patent Fairness)、創新聯盟(Innovation Alliance),也都贊成由Kappos出掌USPTO。

政策傾向

Kappos身兼多個大型民間智權組織的重要職務,時常出席美、歐、亞洲智權會議並發表談話,而他管轄的IBM智權部門也常就智權相關議題提出正式建言,由這些公開言論,應可一窺Kappos個人的政策傾向。

(一)美國國會專利改革法案

Kappos曾代表IBM出席參院司法委員會3月10日舉辦的公聽會,大力支持S.515參院版專利改革法案原始內容:放寬領證前第三方資料提交及多方再審查(inter partes reexamination)規定、開放領證後異議程序,將有助提升專利品質,同時也可減少無謂的專利訴訟。而美國最高法院在Quanta Computer, Inc. v. LG Electronics, Inc.,128 S.Ct. 2109 (2008)一案,以主要技術特徵(essential feature)判定專利權人是否已獲完全賠償,可作何謂適度損害賠償的參考原則。

在那之後,參院司法委員會成員數次提出修正並有激烈辯論,4月送交全院審理的S. 515參院版專利改革法案已有大幅調整,損害賠償與蓄意侵權、領證後程序、承審法院及管轄權等項目的變動尤大。不過IBM仍表示欣見參院司法委員會達成折衷協議,也支持其修正內容。

(二)USPTO修法提案

近年USPTO拋出多項修法議題,而IBM幾乎都曾以公司名義提出其意見,雖然內容牽扯複雜,很難以一句贊成或反對總結,但IBM的立場大致如下:
美國聯邦巡迴上訴法院(CAFC)已作判決的延續案及請求項新法,IBM支持對延續案申請及請求項項數設限,但反對相關案件的呈報規定。暫未實施的專利單方訴願(ex parte appeal)程序新法,IBM認為部分規定內容含糊,有不當加重申請人負擔的嫌疑。一直沒有下文的IDS(information disclosure statement)修法提案,IBM倒是肯定了USPTO的修法方向。至於兩度徵求公眾意見的馬庫西式及類似請求項申請案審查(examination of patent applications that include claims containing alternative language)修法提案,IBM則是認為部分規定的執行成本較高,建議USPTO再多衡量。

(三)專利審查合作計畫

Kappos曾不只一次公開倡議專利局跨國合作。2008年11月在三邊局(Trilateral Offices)海牙會議,2009年5月在Foley & Lardner事務所舉辦的網路研討會,Kappos都曾提出相關構想,即所謂International Collaborative Examination(ICE):隨技術進步,未來美、歐、日、中、韓等局審查委員有可能透過電子平台即時通訊,就對應申請案的個別請求項範圍及檢索出的先前技術交換意見。顯然,Kappos相當熱衷於推動專利審查國際合作計畫。

不只是專利局間的官方合作,Kappos也很支持官方與民間的合作模式:公眾專利審查計畫(Peer to Patent,在美國又名Peer Review Pilot)。IBM可算是這個試辦計畫重要推手,據Kappos表示,在美國的兩年試辦經驗相當成功,以其統計數據評估,應可推行。

值得注意的是,1月21日歐巴馬總統簽署任內第一道備忘錄,提出開放政府計畫(Open Government Initiative),以提高政策透明度、促進民眾參與、強化跨部門及官民合作為目標。Peer to Patent被列為其中一項範例政策,而總攬這項開放政府計畫的副技術長Beth Noveck教授,正是Peer to Patent的原始催生者。

(四)其他事項

針對美國最高法院即將續審的Bilski一案(In re Bilski, 545 F.3d 943 (Fed. Cir. 2008)(en banc)),IBM其實贊成CAFC聯席審理結果。

而年初曾引發討論的暫緩審查制度(Deferred Examination),Kappos不僅支持,而且還曾發表聯名報告,提出初步構想:利用美國現有的暫緩審查請求制度,在36個月的期間裡,允許申請人決定何時繳費請USPTO製作檢索報告,一旦申請案公開,這份檢索報告也會跟著公開。但申請案一定要在36個月內繳費請求實審,否則即成廢案,而除了申請人之外,亦可由第三人繳費要求實審。

學經歷背景

1983年Kappos在加州大學戴維斯分校電機系取得學士學位,1990年又在加州大學柏克萊分校拿到法律學位。據指出,當年柏克萊法學院尚未開設專利相關課程,因此Kappos畢業前曾獲准到喬治華盛頓大學法學院修課一年。

職場生涯部分,Kappos 1983年即進入IBM擔任研發工程師,後轉攻智權法律事務,分派到IBM儲存設備、軟體事業群等部門歷練,並曾擔任IBM亞太助理法律顧問,一路獲得拔擢,目前已是IBM副總裁,總攬該公司智權相關事務。

此外,Kappos在美、亞、歐洲的智權界皆相當活躍,經常受邀發表演說,也是多個大型智權組織的重要幹部。例如,Kappos目前是美國智慧財產權法協會(American Intellectual Property Law Association,AIPLA)、智慧財產權人協會(Intellectual Property Owners Association,IPO)、國際智慧財產權學會(International Intellectual Property Society,IIPS)等組織的董事。

結語

Kappos是有20年資歷的智權從業人員,也是有20年資歷的IBM人。IBM全年取得的美國專利件數連續16年拿下世界第一,每年靠智權賺進约10億美元,但也不免有人擔心,IBM畢竟是一家電子類高科技公司,也是跨國大企業的代表,Kappos一旦成為USPTO新任局長,必須兼顧一般公眾、各類型申請人及政府部門各種立場與利益,所需調整,不可謂不大。

儘管如此,目前USPTO面對諸多挑戰,國際間的各項合作計畫也需USPTO參與,而Kappos學經歷俱佳,因此,USPTO局長接任人選早日底定,總歸是好事一件。

輿論一般認為,歐巴馬政府提名方向正確,Kappos足以勝任USPTO局長的重責大任,而且先前既已經過漫長的人事清查程序,預料這項任命案應可順利通過參院覆核。