專利應用

USPTO:2013年可望於10個月內寄發1st OA

作者╱北美智權專利研發部 黃蘭閔

2009.12.01

應美國智慧財產權法協會(American Intellectual Property Law Association,AIPLA)的邀請,2009 年 11 月 17 日 美國專利商標局(USPTO)局長 David J. Kappos 接受 AIPLA 代表,同時也是 USPTO 前局長 Q. Todd Dickenson 的訪問,一一討論 USPTO 各項新措施及挑戰,同時也公開表示,USPTO 應有機會在 2013 年達成 10 個月寄發第一份核駁通知(1st OA)的目標 。

Kappos 初掌 USPTO 的第一件任務就是縮短專利申請案審查時間,但要在10 個月內寄發1st OA、20 個月結束審查作業,看在眾人眼中,簡直是難如登天。畢竟以目前的數據來看,USPTO 平均需花 25.8 個月才能發出1st OA ,結束審查作業更需費時 34.6 個月。

儘管如此,Kappos 依舊顯得信心滿滿,不僅認為有可能達到,而且更出人意外的是,Kappos 明確定出了時間表:只要 USPTO 內部效率合理提升、工作分享(work sharing)計畫帶來合理成效、請求繼續審查(RCE)案件量稍稍減少,USPTO 可望在 4 年達到此一目標。

當然,以上目標及前提都有執行上的變數和困難。

USPTO財務問題

提升 USPTO 內部效率的部分,當前最大難題可能是 USPTO 本身財務吃緊。美國國會雖然緊急通過法案,同意該局專利部門以借貸方式動用商標部門預算,但非到必要,USPTO 並不打算使用。

2009 年度美國專利申請案量減少2.3% ,但 RCE 申請量仍有20%以上的成長,若排除RCE,上年度美國專利申請案量約下滑一成。而 USPTO 的歷年統計顯示,經濟衰退的影響,通常需一年時間才會充分反映到專利申請數據,換言之,USPTO 擔心的是專利申請案件量可能尚未觸底。

為有效消除財務隱憂,美國政府行政部門 10 月曾致函參院司法委員會,請求在過渡期間授予 USPTO 一定限度的規費調整權限。Kappos 表示,經評估 USPTO 財務需求及規費漲價對申請人申請行為的影響,該局認為規費需全面調漲 15% 。其內部會議也曾討論是否擴大部分規費調幅為 20% 、維持某些規費不漲的選項,但因規費調整純粹出於財務考量,USPTO 無意用以引導或影響申請人申請行為,因此決議採取統一調整 15% 的方案。

根據 Kappos 的說法,2009 年 8 月 USPTO 財務問題惡化,幾乎已經到了各單位人員必須強制排休的地步。邁入新的會計年度後,該局面對高達 2 億美元、逾 10% 的預算缺口,即便每半月就有約 20 名審查官離職,USPTO 依舊只能凍結人事、限制加班津貼、暫緩系統升級計畫。

過去幾年,USPTO 為應付龐大的積案數量,以一年 1200 人的速度積極招募新進審查官,並投入大量培訓資源,但如今受金融危衝擊,這項計畫根本無以為繼。Kappos 表示,USPTO 將重新檢討招聘政策,若消化積案的確必須從擴大審查官編制著手,未來 USPTO 可能傾向網羅退休審查官、智權從業人員,以使新進審查官能於最短時間內投入工作。

USPTO新近發展

儘管局面如此困難,為達成速審速決的目標,USPTO 近月還是提出多項新構想及計畫,而且普遍獲得了美國智權社群相當正面的反應。例如:USPTO 勞資雙方終於就審查官績效點數制度改革方向達成協議、調整 USPTO 內部 RCE 案件歸檔處理順位、擴大試辦 Enhanced First Action Interview (E-FAI Pilot)、提議增設中間人協助推動案件審查程序(Ombudsman Pilot)、開辦小實體申請人加速審查資格交換計畫(Patent Application Backlog Reduction Stimulus Plan)等。

USPTO 新修訂的專利審查點數制度目前已獲工會投票支持,待系統設定完畢,可望於 2010 年初開始實施。RCE 案件自11 月中旬改歸 Special New 類別,Kappos 坦承此舉確實有可能衍生專利權期調整(Patent Term Adjustment,PTA)天數增加的問題,但 Kappos 強調,USPTO 將密切注意未來的發展,若無法達成預期成果,不排除再有調整。

Ombudsman 試辦計畫則已於 10 月 27 日 公告,相關公眾意見也已在 USPTO 官方網頁上公布。據其現行規畫,申請人已聯絡審查官、督導審查官(Supervisory Patent Examiner,SPE)等正式管道後,若仍無法推進其案件審查程序,則未來代理人(未委託代理人者則由申請人出面)可在特定系統輸入基本資料向 USPTO 反映,則 USPTO 專責人員,即所謂的 Ombudsman ,將在 1 個工作天內回電代理人了解問題狀況並列案控管,以在 10 個工作天內排除問題狀況。

至於小實體申請人加速審查資格交換試辦計畫,2010 年 2 月底前,符合加入資格的小實體申請人可聲明放棄尚未實審的申請案,換取另一申請案的加速審查機會。雖然這項試辦計畫初步只開放小實體申請人參加,但若實施成效良好,未來可能會擴大適用於所有專利申請案。

而網路上傳聞已久的局長部落格,則在 11 月 10 日正式於 USPTO 官方網站上開放公眾瀏覽。這個部落格除了是 Kappos 代表 USPTO 做政令宣導的平台,也開放公眾留言回應,以一週一篇的頻率持續更新。

第一篇貼文延續 11 月 5 日獨立發明人會議談話主軸,再次呼籲支持國會專利改革法案,同時指出美國實質上幾乎已屬於先申請主義(first inventor to file system)制度,希望消除部分申請人的疑慮。

第二篇貼文則談 11 月中旬三邊局(Trilateral Offices,含USPTO、JPO、EPO)於京都達成 PCT PPH 協定,將三局 PPH 適用範圍擴大涵蓋 PCT 國際階段製成的國際檢索報告及書面意見、國際初步審查報告,為 11 月 18 日 的工作分享圓桌大會(Roundtable on Work Sharing)暖身。

所謂工作分享,主要是指各國專利局互相交換參考檢索審查結果,也是消化積案的重要手段,其中又以專利審查高速公路(Patent Prosecution Highway,PPH)最為 USPTO 看重。據其 10 月統計,申請案進入 PPH 程序後,2~3 個月可發出 1 st OA ,平均核准率達 95% ,遠高於一般申請案平均的 44% ,且只需1.7 份OA即可結束審查,也較一般申請案平均的 2.7 份 OA 經濟。

事實上,美國自2006 年開始與日本試辦 PPH ,如今已與 10 個專利局達成類似協議,實施結果相當成功,但消化積案的成效卻不如預期。USPTO 檢討箇中原因,認為其中一項問題是一般申請人及事務所不夠了解 PPH ,因此未來將投入更多資源宣揚 PPH 的益處,以期收到更大效果。

同時 Kappos 也再度澄清,PPH 只是將更多整理過的資訊交予USPTO 審查官參考,是否准予專利,仍是由 USPTO 審查官決定,USPTO 有信心與該局專利審查工會組織POPA 達成共識,以使 PPH 及其他工作分享計畫順利運作。

USPTO未來計畫

USPTO自 8 月換上新局長之後,陸續新推出、擴大辦理的計畫及會議,林林總總已有十項左右,由於Kappos 表示,他個人幾乎天天都有新公告需簽署,預期這個數字還將繼續增加。

譬如,USPTO 內部正在建構案件審查進度預測模型,目前已接近完成,待一切準備就緒,將在公開平台上發布相關資訊,以提升 USPTO 內部作業的透明度,方便申請人追蹤其案件處理情形,同時也可適度鞭策 USPTO 提升審查效率、提高模型預測的準確度。

又比方,USPTO 目前雖有82.5% 的專利申請案是透過電子平台線上提交,但絕大多數都是直接掃瞄後以 PDF 影像檔上傳,由於這些文件缺少 PDF Tag ,USPTO 單是在受理申請的前置作業就需耗費龐大成本。所以未來USPTO 將致力於推廣 XML 格式,過渡期間則可能提出其他方案鼓勵申請人提交有 PDF Tag 的電子檔案線上申請。

此外,針對環境品質、節約能源、再生能源開發、溫室氣體減排相關申請案,USPTO 預備提案試辦綠色科技加速審查計畫(Green Technology Pilot)。依其初步規畫,有意參加者,必須同意讓申請案提前公開,同時遵守類似E-FAI 試辦計畫的各項規定,若獲准加入,其審查、公開及訴願程序都可加速進行。

至於眾所矚目的Bilski 案,USPTO 已在官方網站上開闢專屬網頁存放相關資料,並於8月24日公告過渡期間 35 USC 101 專利標的適格與否的新版審查基準,開放公眾參與提供意見。日前美國最高法院正式就 Bilski 案召開言詞辯論庭,最後的判決結果應會在數月後出爐。為即時反應,USPTO 內部已成立專責小組、劃定相關流程,預備在判決結果公告後數日內修訂過渡期間審查基準,並在數週內確定最後修正版本。

USPTO力爭修法權限

另一方面,美國政府行政部門希望國會此次修法能授予USPTO實質修法權限,並授權該局決定收費項目結構,但有延續案及請求項新法的惡例在前,許多人擔心USPTO會再發布不當修法公告,或濫用規費調整權限。

對此,Kappos 身為USPTO的負責人自有其辯駁:USPTO 提案修法必須先徵求公眾意見,到真正公告施行,通常需經過 12 至 18 個月,就如延續案及請求項新法因 Tafas 案而未付諸實施,智權社群有許多機會及方式可以阻擋USPTO 任何不當的修法作為。同時,國會修法通常是數年一修,甚至是數十年一修,但產業發展變化往往數月一變,甚至是數週一變。USPTO 無法依現實需要即時調整法規政策或規費標準,不但不利美國產業創新,USPTO 未來也難保不會再受到金融危機的衝擊。

只不過,以上說法雖然字字於理有據,能否順利說服美國智權社群及國會議員,誰也無法給予確定答案。Kappos 只能繼續透過實際行動,向外界展示 USPTO 力求脫胎換骨的決心、消除美國智權社群對 USPTO 的不信任感,以爭取各方對專利改革法案各項修法提案的支持。