專利應用
USPTO公眾專利審查計畫試辦期間延長一年

整理/北美智權法規研究組 黃蘭閔

2008.07.31

文章綱要:
公眾專利審查計畫最新試辦辦法
第一年試辦成果報告
申請人參加試辦計畫的誘因
未來展望

《北美智權報》曾於第 6 期刊載 〈公眾專利審查計畫--Peer to Patent 執行架構分析與展望 〉 ,介紹 2007 年 6 月 15 日 開始試辦的 USPTO 公眾專利審查計畫。如今一年已經過去,由於試辦初期成效良好, USPTO 再於 2008 年 7 月 16 日 公告試辦期間延長一年,同時商業方法( business method )申請案也一併納入測試標的。

一、公眾專利審查計畫最新試辦辦法

公眾專利審查試辦計畫的遊戲規則可以簡述如下:所有申請人開放自願參加,若且符合參加資格,其申請案將張貼於 Peer to Patent 網頁供公眾瀏覽,並由公眾提供並票選最適切的 10 份先前技術( prior art )資料,而後由民間計畫主持人統整送交 USPTO 審查。

本計畫原定於 2008 年 6 月 16 日 結束,現延後到 2009 年 6 月 15 日 結束。同時受理名額由 250 件提高為 400 件,假使 400 件的名額在 2009 年 6 月 15 日 之前額滿,試辦計畫將提前於額滿之日結束。

所謂參加資格,概可分為兩大項,即申請人資格限制、申請案資格限制。

申請人資格限制:首先,申請人必須提交必要的申請文件。其次,同一申請人,連同其受讓人、關係人,最多只能提交 25 件申請案參與這項計畫,但若張貼於 Peer to Patent 網頁後無人提供相關先前技術資料, 那麼此一申請案不會計算在 25 件的額度內 。

請案資格限制:申請案須為試辦期間結束前公開的正式案( nonprovisional application ),但不包括 Reissue 或 Reexamination 申請案。試辦計畫只適用 2100 技術中心( TC2100 )負責審查或畫歸 705 分類( class 705 )的申請案,且參加試辦計畫的申請案不能請求加速審查。


二、第一年試辦成果報

根據 2008 年 6 月 18 日 公告的第一年試辦成果報告,截至 2008 年 4 月為止,公眾專利審查計畫已有超過 2000 名的公眾審查人( peer reviewer )共同參與,平均每位公眾審查人花費 6 小時查看一件申請案。

期間並有 40 件申請案經由此一試辦計畫交付 USPTO 審查, IBM 、 GE 、 Intel 、 Sun Microsystems 、 Microsoft 、 HP 皆占 3 件以上的名額。而 23 件已發出第一次審查意見通知書( FAOM )的申請案中,直接引用公眾所提先前技術者,共有 9 件。

此外,報告亦整理了 26 位 USPTO 審查委員的意見調查結果:認為公眾所提供的先前技術資料有正面助益者,比率達 59% 。 24% 的審查委員坦承,自行檢索時,未找到公眾提供的先前技術資料,並有 21% 的審查委員表示, USPTO 一般檢索管道無法輕易找到這些資料。而公眾審查人雖不必然具備專利背景,但其先前技術資料呈現方式及詮釋說明,還是有 85% 以上的審查委員予以肯定。也因此, 92% 的受訪委員希望能再接手審查其他加入測試的申請案,並有多達 73% 的審查委員認為,試辦計畫若能正式實施,預料將可發揮良好成效。

儘管實際影響仍需更多時間評估觀察,但如紐約法學院資訊法與政策研究所教授 Beth Noveck 所說,由初步跡象判斷,此一計畫或許大有可為。


三、申請人參加試辦計畫的誘因

公眾專利審查計畫並不是加速審查,但為盡早確認試辦成果,參加此次計畫並有公眾提交相關先前技術資料的申請案, USPTO 將安排優先審查,所以 FAOM 發出前,這類申請案的確享有加速審查的優惠。

對照實際數據:這項計畫實施以來,張貼在 Peer to Patent 網頁後又送交 USPTO 審查的申請案已達 54 件,其中 36 件申請案已發出 FAOM ,而這 36 份 FAOM 的寄發日平均與申請日相差約 25 個月,甚至有申請日起算 12 個月即發出 FAOM 的實例。

而 USPTO 2007 年度年報顯示, TC 2100 F AOM 寄發日平均與申請日相隔 30.7 個月,若和 TC2100 之下各負責單位的平均處理時間相比,這 36 件申請案發出 FAOM 的時間比平均值早了約 22 個月,其中並有申請案已完成實審,準備繳費領證。

由此可證,參加此一試辦計畫,確實有機會提早獲得 USPTO 實審。所以公眾專利審查計畫試辦後, IBM 、 Microsoft 、 HP 、 Intel 、 Sun Microsystems 、 GE 、 Red Hat 、 Cisco 、 Yahoo! 等多家知名企業陸續自願加入,原因不難理解。此次商業方法專利申請案納入測試範圍,高盛( Goldman Sachs )亦已率先宣布自願參加。

不過能吸引眾家一線企業共襄盛舉,加快審查速度或許並非唯一因素,例如 Intel 即有申請案是先接獲 FAOM 之後才參加此一計畫。借助網路高手協助審查、強化專利品質,可能才是該公司最大的考量,而這也正是公眾專利審查計畫最希望達成的目標。

四、未來展望

公眾專利審查計畫其實是美國產、官、學界跨領域的一次共同試驗,之所以產生這項計畫,與新興技術高速發展頗有關係。 USPTO 資源有限,難免有時找不到最適切的先前技術,進而核准了不應准予專利的申請案,導致審查品質屢遭嚴厲批評。數年前 Noveck 教授發表論文,鼓吹利用公眾智慧改善官方審查品質,引發學術圈及產業界熱烈迴響,在 IBM 等企業組織支持下,遂促成了這項合作計畫。

事實上, USPTO 為降低審查委員負擔、提升審查品質,試行了多項相關計畫。公眾專利審查計畫,可說是結合公眾資源找相關先前技術資料;而專利審查公路( PPH )、 New Route 、 Triway ,則是與他國專利局合作,分享彼此的資源,共同找出相關的先前技術。

或許也因為先前技術資料的取得來源增加, USPTO 審查委員所引用的先前技術資料逐年增加。根據 Ocean Tomo 最近發表的一篇研究結果「 What Is Patent Quality? A Merchant Banc's Perspective 」 , 2007 年領證的美國發明專利,平均引用的美國專利文獻、外國專利文獻及非專利文獻各有 18.95 、 4.04 及 4.10 件,而 2003 年同一數據各為 13.40 、 2.98 及 3.34 件。

值得注意的是, Noveck 教授的主張不只在美國引起討論。 2005 年底,英國政府委託資深媒體人 Andrew Gowers 製作該國智慧財產權架構的檢討報告,而這份 2006 年底公告的報告( Gowers Review ),即曾建議英國專利局依 Noveck 教授的規畫試辦公眾審查計畫。

此外,日本媒體報導,日本經濟產業省及 JPO 已決定跟進,最快今年 8 月就將開始試辦公眾審查計畫,包括 IBM Japan 、 Fujitsu 、 Ricoh 等企業都準備加以利用,若一切順利,可能於 2009 年度全面實施。

顯然,不只 USPTO 資源有限、無法完全掌握新興科技發展趨勢,其他主要專利局也都面對類似的困境。而美國公眾專利審查計畫的試辦經驗,自有其指標意義。

不過,美國的初期測試再怎麼成功,畢竟也只統計了 2007 年 6 月到 2008 年 4 月間 40 件申請案的試行結果。公眾參與審查的熱情總有一天會退去,不免讓人懷疑,若是放大到一年 40 萬件以上申請案的規模,公眾專利審查計畫是否還能如此成功?試辦期間再延一年,希望有助於找出答案。