專利應用

從IFA事件談IH專利管理應注意事項

作者╱北美智權法規研究組 邱英武

2008.10.01
 

文章綱要:
平時競爭對手產品資訊蒐集
參展前競爭對手專利資訊蒐集
資料建檔並持續追蹤
競爭對手專利範圍研析與比對
結 語

今年3月於德國的CeBIT展中,義大利商Sisvel專利授權顧問公司於德國檢方與海關人員大舉搜索參展廠商。但此事並未就此停息,8月在柏林舉行的消費電子展中,該公司又再度大舉搜索參展商,其中涉嫌侵權的廠家共計達50餘家。此項動作已造成各參展廠商的非議,甚至可能拒絕再參加德國的相關展出活動。姑且不論此項搜索的法律疑問及德國檢警方的搜索動作是否有違法之嫌,身為企業內部(IH)的專利人員,包括法務、專利管理以及專利工程師等,應於參展前做好哪些功課?本文將提出建議供讀者參考。

平時競爭對手產品資訊蒐集

市場瞬息萬變,尤其是電子產業更是迅速,產品的生命週期快速縮短,甚至是只有僅僅6個月。因此,如何快速掌握競爭對手的產品訊息,則是能立足於市場的重要支柱。故,在此建議企業內部的專利人員平時就應該將競爭對手的產品予以解構、分析各部元件構造以及接合方式,之後將分析資料予以紙本化並建檔,此時必須包括該產品對外公開發佈的時間、方式以及標註資料來源處並保留資料。


參展前競爭對手專利資訊蒐集

由於專利權屬於地域性權利,因此當公司決定前往任一國家參展時,所蒐集的專利資訊即是該國的專利資料。當進入該國的智慧局網站,檢索所需要的資料時,若是已知悉的競爭對手,可以以受讓人或是申請人的名稱來檢索;而若是要擴大至潛在的競爭對手者,則必須以國際專利分類號檢索,方能較完整的知曉潛在競爭對手。

從這些檢索的資料中可以發現競爭對手的專利現實狀況,作為評估公司產品是否有落在競爭對手的專利範圍中,若有,則必須對產品重新設計以迴避對方的專利範圍。

而從檢索資料中亦可推敲競爭對手可能的專利佈局,在未來的競爭市場中,藉由迴避設計避開對手專利,甚至可以進一步讓對手落入自己的專利範圍中,以強化自身的市場競爭力。


資料建檔並持續追蹤

對於檢索的資料均應仔細分析並建檔持續追蹤,如此方能掌握對手的專利狀況,從中尋求打擊對方的機會。有關應注意的事項以下條列說明:

1. 專利年限
專利權的主張前提是權利仍存在,若未繳納專利年費將會導致專利無效,甚至專利權已經逾專利期限。另外,在美國專利制度中,有權利拋棄(Terminal Disclaimer)以及專利權期間調整(Patent Term Adjustment)的規定,此時亦應一併注意。

2. 專利審查基準日
審查專利的基準日一般而言是申請日,但若有主張優先權者,則以優先權案的申請日為基準日。一般國家於審查新穎性時,多是以審查基準日前已公開而為公眾可得知曉的資料為準,除非有例外規定,譬如不喪失新穎性的規定。因此,若有先前技術早於審查基準日,但卻未被審查委員列入核駁資料者,則可藉由舉發或是異議程序將已經公告或獲證的專利予以撤銷。

3. 專利權歸屬
專利權的移轉行為有轉讓以及授權兩種,轉讓者即是將專利權的全部或一部份移轉給讓與契約對造,使專利權完全移轉或是成為共有狀態。而授權者則是,專利權仍在專利權人手中,但因為授權型態的不同而造成專利權人行使權利的限制。若是一般授權者,專利權人仍可以主張權利,但若是專屬授權者,則專利權人的權利處於暫時休眠的狀態,並且由被授權人立於近似於專利權人的角色行使權利。而專利的轉讓以及授權,一般而言均必須經過登記,所以從各國專利資料中可以確認目前專利權歸屬的狀態,避免非權利歸屬之第三人任意主張權利。

4. 舉發資料
當專利於獲證後,被發現尚有先前技術在審查過程中並未被列入核駁資料,因此提出這些資料要求智慧局重新開啟審查程序,判斷申請案是否仍具備專利要件。而於舉發過程中,雙方會有攻防的資料提供給智慧局審查,在攻防中,專利權人可能修正專利範圍,使得專利權範圍受到限縮。此時即可以藉由這些資料,以阻擋專利權人過度主張專利權,而達到保護自己的目的。

5. 修正資料
專利申請過程中,均會收到審查委員的核駁通知書,依據審查委員的意見修正專利範圍或是維持專利範圍。這些資料在獲證後,均可以作為禁反言的參考資料。若專利權人主張專利權時,將申請過程中刪除的專利範圍提出,即可以以前述資料作為防禦資料,進而保護自己的權利。

6. 訴願與訴訟過程的攻防資料
專利權若曾經歷過訴願以及訴訟者,則應再蒐集該過程中雙方曾經提出的攻防資料。在攻防過程中,雙方均會提出多項資料,藉由研讀與分析該資料,亦可從中發現專利權的缺漏處,進而反擊對方專利權的主張。甚至若該判決直接判決確定專利權無效者,直接引用判決結果更是斧底抽薪的方式。

競爭對手專利範圍研析與比對

從前述所蒐集到的專利資料中,仔細研究對手的專利範圍,並與自己的產品逐一比對,以確認是否落入對手的專利範圍中。從比對過程中可以找出自己應迴避的部分,甚至可以找到對手尚未著力的技術領域,先行一步發展該技術並申請專利,使對手反而落入我方的專利範圍中。

但前述僅是企業內部的研究,若欲作為訴願或是訴訟資料,證據力非常薄弱。因此,藉由國內外知名的鑑定機構提出鑑定報告,或是由知名的法律事務所製作一份「未侵權的報告書」,則可作為日後有力的佐證資料。

結 語

專利權價值的展現可以從兩方面看出,一是積極面:轉讓或授權時的金額大小;另一則是消極面:當專利權受到侵害時,所要求的損害賠償金額。如何察覺他人使用專利權,就必須透過外在營利產品的分析,方能確知是否存在著侵權事實,若僅是研究或試驗實施其發明,而無營利行為者,並不會構成侵權。如何讓產品能夠於市場上大受歡迎且不會落入他人的專利權範圍者,則必須於產品開發之前即已做好市場調查與產品分析,包括專利、商標以及著作權等智慧財產權的分析,如此方能避免開發成本的浪費以及被追索時的時間與訴訟成本,甚至是商業利基點的喪失。