在Alice案後，美國聯邦法院已累積若干案件針對生物科技領域專利標的如何適用二階段測試法進行闡釋，這些案件與軟體專利適格性之判斷案件不論在技術層面或是Alice/Mayo第一階段與第二階段之判斷因素之適用，均有相當大的差異。前期文章（美國生物科技專利之適格性判斷之進展），作者已經分別介紹聯邦上訴巡迴法院，如何遵循ALlice/Mayo二階段步驟，以判斷生物科技專利之適格性。本文將進一步針對第二階段之判斷，更進一步說明。

太陽底下人類所做成的任何物件均可以適格的專利標的？

1980年，美國最高法院在Diamond v Chakrabarty[1]，以5-4之決定，判定人造的微生物為適格的可專利標的。其判決謂：「太陽底下人類所做的任何物件」[2]均可以適格的專利標的，為生物科技專利立下了寬鬆的適格性標準，更帶動此後美國30年後生物科技產業的蓬勃發展。三十多年來，Diamond案可謂美國最高法院關於生命科學的最重要最經典案件。直到2012年，美國最高法院在Mayo v. Prometheus案，宣告Prometheus因其專利涉及自然法則而不具專利適格性，使得生物科技專利的標的適格性，再度燃起爭議。

2013年美國最高法院在Molecular pathology v. Myriad案，宣告BRCA1及BRCA2游離序列基因，為自然界之物，因此不具專利標的適格性。此二案使得自然界產物和診斷方法相關的專利的取得，其難度提高。Mayo案更為生物科技專利二階段測試步驟建立基礎。至此，所有人類所合成的物品「並非」可作為適格的專利標的，如果涉及「自然法則」或「自然現象」，須經過二階段測試步驟檢驗。

Alice/ Mayo二階段測試之內涵

最高法院在Alice案指出當有專利適格性的爭議時，應該以Mayo案所建立之二階段分析進行檢驗，此二階段測試又稱為Alice/ Mayo測試，檢驗方式內涵如下：

1. Alice/ Mayo測試第1階段分析，首先判斷請求項是否指向（direct to）三個司法例外的不可專利性的標的？如果有這種情況，必須進入第2步分析。
2. Alice/ Mayo測試第2階段分析，須考慮每個請求項的元件，以及額外的元件，個別或整體觀之，是否足以改變請求項性質，使不適格之標的轉成而符合適格之專利標的。

在生物科技發明領域，其Alice/Mayo測試第1階段之分析，則須判斷是否涉及「自然界之物」、「自然法則」，其主要判斷的重點強調發明與自然法則或自然界產物間是否有重大差異；在第2階段尋找發明概念，則強調發明本身除了自然法則或自然界之物之外，是否有新步驟，是否有新的結果，新的技術，新特徵出現。並非所有的涉及「自然界之物」、「自然法則」均需進行第二階段之檢測，如果在第一階段判斷發明所涉及「自然界之物」、「自然法則」，但並「未指向」「自然界之物」或「自然法則」，則無需進入第二階段測試。

生物科技領域的發明概念

2017年8月美國專利局將2014-2017年間所公布的臨時審查基準的內容正式整合並納入MPEP (審查基準)第9版第2103, 2104, 2105, 2106與2106.03 -2106.07（c）節，並於2018年1月正式對外發布第9版MPEP之內容。第9版的內容，整合所有Alice案以後，聯邦巡迴上訴法院有關專利適格性的案件，並提供許多專利適格性的假設性案例，以供審查人員參考。

其中有關尋找「發明概念」，即判斷請求項之額外元件是否「顯然多於」司法例外，屬於Alice/Mayo 2B階段之分析，其判斷程序及判斷要素與案例，於第九版MPEP均有詳細之說明。

首先第9版審查基準指出，針對請求項之元件個別考慮或合併考慮，以決定請求項之任一元件或組合，如果足以確認請求項整體「顯然多於」司法例外事項本身，則可判定專利標的適格，此為2B分析的重點。其次，USPTO在第9版MPEP第2106.05（a）-（h）節整理可以構成「顯然多於」司法例外事項本身之相關限制條件、情境或因素，藉以協助判斷是否構成「顯然多於」。這些要素包括：

1. 電腦或其他科技或科技領域功能之改良，規定於MPEP 2106.05（a）節；
2. 應用司法例外於特定機器或使用特定機器，規定於MPEP 2106.05（b）節；
3. 影響特定物品之轉換至不同的狀態或事物MPEP 2106.05（c）；
4. 添加特定限制，其非屬於該領域內的已知、一般性或傳統常規之限制，規定於MPEP 2106.05（d）節；
5. 其他法院認定有意義之限制，規定於MPEP 2106.05（e）節；
6. 單純指示運用司法例外事項，規定於MPEP 2106.05（f）節；
7. 不重要的額外問題解決活動，規定於MPEP 2106.05（g）節；
8. 將司法例外應用於特定技術環境之其他有意義的限制，規定於MPEP 2106.05（h）節。

以上要素，在MPEP第2106.05（a）-（c）節提供許多被認定為「電腦或其他科技或科技領域功能之改良」或有「特定機械」之限制的案例。在生物科技領域類別中，有關是否具備「發明概念」之判斷，多涉及「其他科技或科技領域功能之改良（IMPROVEMENTS TO ANY OTHER TECHNOLOGY OR TECHNICAL FIELD）「添加特定限制，其非屬於該領域內的已知、一般性或傳統常規之限制」或「將司法例外應用於特定技術環境之其他有意義的限制」之類型有關。

最高法院在Mayo v. Prometheus案闡釋何謂發明概念

2012年最高法院在Mayo v. Prometheus案，宣告本件專利標的不適格。本案原告Prometheus控告Mayo侵害其2項專利（6,355,623及6,680,302）。其中’302號專利請求項1與’623號專利幾乎相同，僅於步驟（b）當中增加測定6-MMP程度之限制。此2個專利為方法專利，用以在病人投藥後，藉由檢測硫代嘌呤代謝物（thiopurine）之濃度，以調整藥品適當劑量，以治療自我免疫功能腸胃疾病方法，包括克隆氏病（Crohn's disease）及潰瘍性的結腸炎（ulcerative colitis）等。

其中623專利請求項1：

1.一種最佳化免疫相關腸道疾病療效之治療方法，包括：

（a）給予（Administering）上述疾病患者一種會產生6-TG的藥物，

（b）測定（Determining）6-thioguanine於前述患者體內的濃度，當6TG濃度低於每8x108紅血球230微摩爾（Pmol）時，指示有增加個體藥劑量投入之需求；當6TG濃度超過約每8x108紅血球400 Pmol時，指示有減少個體藥劑量投入之需求。

過往，治療自體免疫的腸胃道疾病，常面臨用藥時因為所用的劑量過多，導致嚴重的副作用，或劑量過低不足以產生療效。本案原告所申請2件專利之前，有關藥物的代謝物為6-硫代鳥嘌呤（6-thioguanin, 6-TG）；但原告申請專利當時的技術，對於代謝物濃度與藥物劑量的「正確」『關聯性』為何並不清楚。本件最高法院，在第1階段之測試時，認定本案發明的標的涉及代謝物濃度與藥物劑量的『關聯性』，乃是一種自然法則，因此標的「指向」自然法則；而於第2階段之檢測，認定本發明之方法本身涉及測定以任何方式檢定血中生物標誌的濃度，因此屬於已知、一般性或傳統常規之實驗技術，而並未有特殊之限制，因此不具備發明概念。

聯邦法院不具發明概念之案件

上篇文章提到Sequenom v Ariosa與Rapid Litigation Management Ltd. v. CellzDirect, Inc二件聯邦上訴法院的案件，對於生物科技專利進行Alice/Mayo二階段之分析。前者，在第2階段檢驗，以診斷方法未結合特殊步驟，屬於已知、一般性或傳統常規之實驗技術而判斷欠缺發明概念。後者，在第2階段之檢驗，則以該專利改善傳統技術之缺點，而延長肝細胞之存活率，因此改良先前之技術，具有發明之概念。

除上述二件案件外，尚有數件有關於診斷技術之專利，多數被認定為「已知、一般性或傳統常規」之實驗技術，被認定欠缺發明概念。例如，2017年Cleveland Clinic Foundation案，CAFC亦認定檢體中檢定DNA或酵素之技術屬於常規技術，2014年CAFC，在University of Utah Research Foundation v. Ambry Genetics一案，宣告僅僅放大或序列化核酸序列，屬於常規技術。

小結

自Mayo之後，除了Rapid Litigation Management Ltd. v. CellzDirect的實驗室技術被認定具備發明概念之外，多數案件因為涉及實驗室常規技術而被認定不具備發明概念。然而，在生物科技領域之發明，多與既有技術相關，因此造成生物檢測方法取得專利的困難度。

備註：

1. 100 S.Ct. 2204（1980）
2. 得自然界產物和診斷方法相關的專利的取得難度提高。“Anything under the sun that is made by man.”

【本文僅反映專家作者意見，不代表本報立場。】

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