歐盟共同體設計規則（Community Design Regulation 6/2002，簡稱CDR）第110條第1項規定針對用於構成「複雜產品」（complex product）之「零件」（component part）之設計，如果該設計落入CDR第19條第1項權利人排他權範圍之使用，且該使用是為了維修該複雜產品並復原「原始外觀」（original appearance），則該設計不應受到共同體設計之保護[1]。此維修免責條款主要是為促進汽車的零件市場競爭而發展的立法例。

汽車零件市場可分為汽車製造業和汽車維修業等兩大市場。維修免責條款是針對汽車維修業市場（或稱「次級市場」）。為了避免汽車所有人只能選擇原廠零件來維護其汽車的原始美觀，而針對維修用的零件其所附帶的共同體設計，給予他人可未經權利人同意而生產，並銷售該相關零件之豁免權，此具有開放次級市場的競爭之意義。

如果我國專利法引入該維修免責條款，可讓汽車所有人能有多元的零件選擇。不過相關法條的設計，應考慮歐盟實務的優缺點。

CDR第110條第1項之免責範圍

零件的設計如何能落入CDR第110條第1項之免責範圍，可參考三則曾解釋維修免責條款之判決。首先是英國的英格蘭及威爾斯高等法院（England and Wales High Court）於2012年做出的Bayerische Motoren Werke AG v Round & Metal Ltd案[2]（稱「BMW案」）判決[3]。BMW案法院認為維修免責條款是侵權方的抗辯理由，故被告負有舉證責任。其次，系爭零件之設計必須仰賴該複雜產品之外觀，又稱「依賴性」（dependency）；亦即侵權零件「必須吻合」（must match）該複雜產品之整體設計。第三，侵權零件之目的，取決於該零件在實務上正常的使用方式，亦即當該零件壞了、受損害、或耗損時，侵權零件在正常情況下是用於維修該複雜產品，或是侵權零件在正常情況下是有其他目的，例如將該複雜產品升級（舉例來說，改善該複雜產品的外觀）。最後，「原始外觀」指將該複雜產品復原成原製造者或經銷商所提供的外觀。

在BMW案中，系爭侵權零件是「車輪」，而該案法院認為該零件並未落入維修免責條款的範圍。關於「依賴性」爭議，該法院認為「車輪」與汽車整體設計無關；亦即，從一種設計的車輪換成另一種設計的車輪全然是一種務實的選擇而已。在該案中，權利人對每種車款都有提供多元的車輪設計選擇。另方面，被告對侵權車輪的行銷方式是針對所有的BMW車款。

其次，關於「目的」議題，該案法院認為侵權零件並非為了修復汽車所用，其真正用途為車輪外觀的升級。首先，被告對侵權車輪的主要販售方式是一組四件，而非單件。至於消費者，其並不會因為壞了一件車輪，就更換四個車輪。其次，侵權車輪事實上比原廠車輪大，且消費者更換侵權車輪的原因主要是考慮外觀或質感的效果。再者，侵權車輪還有其他規格項目與同等級的原廠車輪之間是不相當的。此外，被告銷售侵權車輪時會隨附上權利人的商標貼紙，但這對於維修而言是不須要的。

最後，關於「原始外觀」議題，該案法院認為由於侵權零件的使用目的，原本不在修復BMW汽車的外觀，故侵權零件未符合「原始外觀」之要件。

第二個應注意的判決是歐盟法院（Court of Justice of the European Union，稱CJEU）於2015年10月6日做出的Ford Motor Co v Wheeltrims Srl (C-500/14)案[4]（稱「Ford案」）判決[5]。Ford案法院認為維修免責條款並未允許維修用零件製造商，在未經商標權人同意下將原廠汽車製造商的商標附著在該維修用零件上，儘管該商標的使用是將該複雜商品的原始外觀修復的唯一方法。

第三個應考慮的判決是CJEU於2017年12月20日做出的Acacia Srl v Pneusgarda and another (C-397/16)案與Acacia Srl and another v Porsche AG (C-435/16)案[6]等合併案（稱「Acacia案」）判決[7]。Acacia案法院認為，維修用零件必須和相對的原廠零件在視覺上有外觀之一致性，而該原廠零件指的是該複雜產品銷售時原始配備在該複雜產品上之零件。此外，維修零件製造商有義務讓其通路商瞭解相關零件是僅供維修使用。

歐洲經驗之思考

因為「維修免責條款」屬抗辯性質，在立法模式上應以「專利權效力所不及」為主。歐洲經驗顯示「次級市場」的非原廠零件必須與原廠零件一模一樣才受到「維修免責條款」的保護，但此限制似乎過於嚴格。另原廠可透過讓各車款的零件選擇多樣化，而規避「維修免責條款」之限制。我國在採取「維修免責條款」之立法例時，必須考量此歐洲經驗的問題。

此外，是否應採歐盟立法用語「複雜商品」則應斟酌，因為其意義不明確。由於CDR的立法政策針對的是汽車零件，因此為單純化立法，建議應可使用「運輸工具」用詞做為我國版的維修免責條款所適用的商品。

第三，「零件」與「複雜商品」（或「運輸工具」）間的關係，可參酌Acacia案法院的解釋，而指該複雜商品中可拆解的零件，且該零件係在於維持該複雜商品的正常功能。在此觀點下，車輪、車燈、雨刷、保險桿、擋風玻璃等皆可視為維修免責條款所適用之「零件」。

至於「原始外觀」之要件，針對系爭零件與系爭設計專利間之比對，可採我國司法實務之設計專利侵權分析方法，以避免「一致性」要求之嚴格問題。以智慧財產法院105年度民專上字第25號民事判決為例[8]，該案法院指出設計專利侵權分析採「整體觀察、綜合判斷」之方式，亦即「比對、判斷系爭產品與系爭專利之整體外觀是否相同或近似」。首先，「依普通消費者選購商品之觀點，觀察系爭專利圖式的整體內容與系爭產品中對應該圖式之設計內容，綜合考量每一設計特徵之異同（共同特徵與差異特徵）對整體視覺印象的影響」。其次，以「容易引起普通消費者注意的部位或特徵」（例如「系爭專利明顯不同於先前技藝的設計特徵（新穎特徵）」、「正常使用時易見的部位」等）為觀察重點，「再併同其他設計特徵，構成整體外觀統合的視覺印象，綜合考量系爭產品與系爭專利之視覺印象是否產生混淆而為相同或近似之外觀」。最後，於比較時，「應依系爭專利之用途、功能認定系爭產品之對應部位，無關之部位不為比對內容」。

專利法修法之建議

具體而言，建議專利法可增訂條文如下：
「設計專利權之效力不及於以運輸工具之外觀維修為目的而實施專利之行為。
本條所稱之維修指當構成運輸工具外觀之零件有毀損或磨耗時，將該零件更換或修復之行為。
本條所稱之零件其外觀與系爭設計專利範圍相同或近似。」

建議條文第一項為採取專利法第59條的立法用語，並參考CDR第110條第1項之語句。第二項在定義「維修」的概念。第三項則強調被控侵權的零件如果近似於系爭設計專利時，亦可落入效力所不及的範圍。整體來說，透過本建議條文，我國應可受繼歐盟共同體設計規則的維修免責條款，同時更能促進次級市場的競爭。

延伸閱讀：

1. 解析歐盟設計法第110條(1)款規定之適用條件

備註：

1. http://www.wipo.int/wipolex/en/text.jsp?file_id=181814.
2. Bayerische Motoren Werke AG v Round & Metal Ltd [2012] EWHC 2099 (Pat), http://www.bailii.org/ew/cases/EWHC/Patents/2012/2099.html.
3. Jane Cornwell, BMW v Round & Metal: First UK Decision on the Community Design “Repair Clause,” 35(9) Eur. Intell. Prop. Rev. 548 (2013).
4. https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/HTML/?uri=CELEX:62014CO0500&from=EN.
5. P.G.F.A. Geerts, Ford Motor Co v Wheeltrims Srl (C-500/14): What is the Scope of the Repair Clause under Design Law?, 39(2) Eur. Intell. Prop. Rev. 122 (2017).
6. https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/PDF/?uri=CELEX:62016CJ0397&from=EN.
7. https://www.twobirds.com/en/news/articles/2018/global/community-designs-meaning-of-the-repair-clause.
8. 智慧財產法院105年度民專上字第25號民事判決/事實及理由/貳/六/(十)/2。

【本文僅反映專家作者意見，不代表本報立場。】

作者： 陳秉訓 現任： 國立政治大學科技管理與智慧財產研究所副教授 經歷： 國立台北科技大學智慧財產權研究所助理教授、華邦電子公司製程工程師、聯華電子公司製程整合研發工程師、台灣茂矽電子公司專利工程師、禹騰國際智權公司專利工程師、威盛電子公司專利工程師、亞太國際專利商標事務所專案副理。 學歷： 美國聖路易華盛頓大學（Washington University in St. Louis）法律博士（Juris Doctoris，J.D.，2010年畢）。美國聖路易華盛頓大學智慧財產暨科技法律法學碩士（LL.M. in Intellectual Property and Technology Law）（2008年畢）。政治大學法律科際整合研究所法學碩士（2007年畢）、台灣大學化工所碩士（1999年畢）、台灣大學化工系（1997年畢）。

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