隨著地球溫室效應所造成的氣候暖化及石化能源逐漸耗竭，帶動了國際間電動車的熱潮與電動車產業的發展，各國的汽車產業也開始在這個市場上布局。美國的兩家電動半卡車製造商似乎都是以Nikola Tesla命名，一家是大眾熟悉的Tesla公司（簡稱Tesla），另一家是Nikola汽車新創公司（簡稱Nikola），2018年5月，Nikola向Tesla提起設計專利的侵權訴訟。

※本文摘錄自[Nikola控告Tesla侵害電動半卡車的設計專利]

美國商用電動半卡車的開發

由於電動卡車可降低碳排放、降低營運及維護成本、降低噪音，美國卡車市場及車隊營運商都對商用電動卡車產生濃厚的興趣，許多車廠開始發展商用電動卡車，例如：Daimler的eCascadia與eM2卡車，Thor Truck的ET-One半掛式卡車（簡稱半卡車）、Tesla的Semi半卡車以及Nikola的Nikola One卡車等（如圖1）。

圖1：幾個汽車大廠發展的電動卡車或半卡車[1]

Tesla公司是美國最大的電動汽車及太陽能公司，以英國Lotus Elise跑車為基礎發展的Tesla Roadster跑車，是第一輛使用鋰電池的汽車。Tesla同時也開發商用電動卡車，2017年11月推出的Semi電動卡車（如圖2）的原型，計畫在2019年開始生產。

圖2 Tesla公司的Tesla Semi Truck[2]

圖3：Nikola公司的Nikola One Semi-Truck[3]

Nikola公司設計和製造電動汽車、汽車零組件、儲能系統及電動汽車動力傳動系統。2016年12月，Nikola One電動卡車（如圖3）正式發表，這是美國第一台採用氫燃料電池（Hydrogen Fuel Cell Electric）為動力的卡車。開放訂購1個月，已接獲超過7000張訂單，總金額超過23億美金，預計2020年開始交車。

Nikola One電動卡車的設計專利

Nikola在Nikola One卡車外觀上做了很大的改變，將司機的位置向前移，配置全景式的擋風玻璃，改善駕駛的視野，卡車頭的造型更加圓滑，圓弧線條及流線型的車頭設計可減少風阻，車身前方兩側的大型車燈及弧斜高起的前擋泥板，車身側面滑動式中間車門設計方便司機上下車。2015年12月30日，Nikola向USPTO提出8個與卡車外觀設計相關的申請案。

2018年2月至4月間，USPTO授予其中6件設計專利，還有2個申請案尚在審查中。USD 814,357是保護Nikola One半卡車整個外觀輪廓的設計（如圖4），USD 812,535是保護Nikola One的前擋泥板設計（如圖5左側），USD 809,985保護的是車身側面包覆板（Side cladding，如圖5右側），USD 816,004保護的是車身側面中央入口車門，USD 811,968是保護Nikola One車頭的包覆式擋風玻璃（Wrap windshield）造形，USD 811,944保護的是Nikola One的車身形狀（如圖6左側所示）。其實，2016年12月30日，Nikola也申請了一個「用於汽車窗或門的系統、方法及裝置」的發明專利（如圖6右側所示），於2018年9月18日核准公告[4]。

圖4：Nikola公司的Nikola One Semi-Truck設計專利

圖5：Nikola One Semi-Truck前擋泥板及側包覆板的設計專利

圖6： Nikola One 車身的設計專利及車窗門的發明專利

Nikola的侵權訴訟

2017年4月，Tesla發表Semi卡車的預告圖片（如圖7右側），Nikola認為該卡車與Nikola One（如圖7左側）構成實質近似。2017年11月，Nikola發函給Tesla，確實告知Nikola One的這些設計申請了設計專利且正在審核中，要求Tesla在侵權爭議解決之前不會公佈其Semi卡車。Tesla並未回應。

2017年11月16日，Tesla展示Semi卡車，有數百名記者、行業領袖、潛在客戶等參加，也收到Semi的訂單，根據資料顯示，Tesla的市值大約增加了20億美元。Nikola認為，Tesla的Semi卡車設計已引起客戶的混淆、困惑，導致將卡車訂單轉向Tesla。2018年5月1日，Nikola在Arizona提起侵權訴訟，指控Tesla的Semi卡車侵害Nikola的3項設計專利，要求20億美元的賠償。

圖7：Nikola One 卡車與Tesla的Semi卡車的比對圖

Nikola公司的起訴理由及主張

Nikola 主張：Tesla的Semi卡車已侵害該公司的3項設計專利，且提出證據，說明在Nikola公布Nikola One設計的4個月後，Tesla的招聘人員接觸了Nikola的主要工程師Kevin Lynk，他告訴Lynk，「Tesla正在建立一個專門發展重型卡車的新團隊，你的背景很適合」，在Nikola One推出不久，Lynk就被挖走了，這可證明了Tesla非常了解Nikola One的獨特設計。

第1個侵權主張是USD 811,944專利（簡稱944專利）的車身設計，Tesla的Semi車身形狀與944專利已構成實質近似（如圖8 ）。Nikola說明：Nikola One的車身是合乎空氣動力學的設計，其車艙與傳統半卡車車艙相比較，大了將近30%。而Semi的車身像子彈型鼻子的設計，也有較寬廣的車艙。因此，一般觀察者會發現Semi的車身是實質近似於944專利的車身設計。

圖8：Nikola One 卡車與Tesla Semi卡車的比對圖

第2個侵權主張是USD 811,968專利（簡稱968專利）的包覆式擋風玻璃設計（如圖9左側）。這設計為駕駛司機提供可觀看周圍環境與道路全景，在提交設計申請案時，其他的8級半卡車（Class 8 semi-truck）都沒有這種設計（如圖10）。Nikola說明：2017年11月Tesla在Semi卡車的揭幕活動指出，Semi卡車的包覆式擋風玻璃設計（如圖9右側）可以讓駕駛司機完全清楚的看到周圍的道路。因此，一般觀察者會發現Tesla Semi卡車的包覆式擋風玻璃設計是實質近似於Nikola One。

圖9：Nikola One與Tesla Semi卡車的擋風玻璃比對圖

圖10：其他8級半卡車車頭的擋風玻璃設計

第3個侵權主張是USD 816,004專利（簡稱004專利）的車身中央入口門設計（如圖11左側），Nikola說明：沒有其他的8級半卡車有這種獨特的車門設計。因此，一般觀察者會發現Tesla Semi卡車的中間車門（如圖11右側）是實質近似於Nikola One的車門設計。

圖11：Nikola One與Tesla Semi卡車的側面車門的比對圖

Tesla公司的抗辯與移轉管轄的主張[5]

Tesla的總部在美國加州的Palo Alto市，基於訴訟進行的方便性及訴訟成本的考量，Tesla請求將訴訟轉移到加州北區地方法院。另外，Tesla對於Nikola的設計專利侵權主張，也提出抗辯理由。

專利訴訟移轉管轄的請求

Nikola是一家設立在Delaware的公司，其總部在猶他州鹽湖城。這訴訟與Arizona完全沒有法律關係，當事人兩造的公司都沒有在Arizona註冊成立，無論是任何一造的總部，或所有確認的證人都不在Arizona，而且所爭執的任何事實都沒有發生在該州。

由於被控產品是一輛仍處於開發階段的Semi卡車，其原型在加州北區，因此在加州北區地方法院提起訴訟會更加方便。由於當事人和主要證人的便利性、訴訟成本以及司法利益等因素壓倒性地支持轉移，Tesla請求法院批准其請求並將此訴訟轉移到加州北區地方法院。

關於004專利侵權的抗辯理由

Tesla說明：關於004專利的車門設計，Nikola並未描述或識別任何有關車門的裝飾性相近似，只因為Tesla「指出Semi的車門可輕鬆進出卡車」，就主張「Semi的車門與004專利之車門設計實質上相近似」，這是功能的近似而不是裝飾性。

圖12：004專利與Tesla Semi卡車的車門的比對圖

事實上，Tesla將Semi車門與004專利進行簡單的並排比較（如圖12），即可證明Nikola侵權主張有致命的缺陷。（1）Semi車門是長方形，而004專利的車門不是。（2）004專利的車門形狀設計是遵循車身的輪廓，可從004專利的Fig1和5中清楚看到。Semi的車門也遵循車身的輪廓，但車身的差異使得車門設計更加不同，車門中央下方有一道深刻的凹痕橫向貫穿車門。

關於944專利侵權的抗辯理由

Tesla說明：關於944專利的車身設計，Nikola陳述Nikola One車身是具有空氣動力學外觀，然而，設計專利的保護並不包括功能特徵[6]，也不涉及一般的設計概念[7]。實際上，Nikola沒有將Semi車身與944專利的裝飾性設計進行比較，也沒有說明Semi車身與944專利的裝飾性設計相似之處。

Tesla 說明：將944專利中所主張的設計與Semi車身的俯視圖，後視圖，前視圖和側視圖進行簡單的並排比較，可證明兩者的差異非常大，（1）俯視圖表明944專利的車身頂面後緣是直線，而Semi車身頂部表面的後緣是弧凹而不是直的（如圖13）。（2）後視圖顯示944專利的車身後面是平坦的且包圍機身，而Semi車身後部沒有平坦表面。（3）從側面來看，車身後端以直角相遇，而Semi車身的後部和底部不是以直角交接，是後端和底部是以中間呈45°角的結構連接。944專利車身底部從後輪到前輪是直的；而Semi車身的底部比較靠近地面（如圖13下方）。

圖13：944專利與Tesla Semi卡車車身的比對圖

關於968專利侵權的抗辯理由

Tesla說明：因為Nikola已經提交「包覆式車輛擋風玻璃」的發明專利申請（美國專利申請公開2018 / 0001942A1），法院可以考慮該發明專利來確定設計的功能性方面是否不應被視為裝飾性[8]的。該發明申請案的圖式與968專利圖式近似，因此，968專利的範圍應被解釋為極其狹窄。

Tesla說明：將968專利與Semi的擋風玻璃進行簡單的並排比較，可證明兩者的差異非常大。968專利要求保護的擋風玻璃是單個連續的玻璃板，面板的任何位置沒有斷開或不連續。Semi的擋風玻璃是不連續的（如圖14）。又從正面觀察時，968專利設計的高度非常短，Semi的前玻璃板很大，容易引起了觀察者的注意。Semi的擋風玻璃在頂部裝飾有五個燈，而968專利玻璃面板的邊界內沒有任何裝飾，兩者形成鮮明對比。

圖14：968專利與Tesla Semi卡車擋風玻璃的比對圖

Nikola的回應及修正侵權分析

2018年8月3日，Nikola說明法院必須拒絕Tesla的駁回訴訟請求，也說明設計專利和侵權物品的比對重點是基於圖式與圖片，重要的是，CAFC也曾警告法院對於設計專利的描述與說明，「千言萬語不如一張圖片」，該標準也適用於設計專利案件。

比較主張專利和Tesla的侵權產品，顯然Semi卡車與主張專利實質近似。兩個擋風玻璃看起來都是連續的、包裹在門上，且具有相似的線條和角度。同樣，Semi車身的整體外觀複製了944專利，包括從俯視圖，前視圖和側視圖所觀察的車輛線條。Semi卡車的中間車門位於近似的位置，與Nikola One的外形相同。進一步將主張專利和Semi與先前技藝進行比較時，很明顯，主張專利與先前技藝明顯不同，而Tesla的Semi卡車抄襲主張專利的設計特徵。

關於968專利的擋風玻璃設計

Nikola將968專利與Tesla Semi擋風玻璃分析比較並說明，卡車和汽車在整個車輛中都有垂直支撐的支柱，前面的柱子被稱為「A柱」。Nikola One有一根A柱，唯一的問題是擋風玻璃的裝飾設計，連續環繞式擋風玻璃的外觀，甚至是有斷開的擋風玻璃，而透明度是功能性而非裝飾性設計。另外，Nikola主張燈具是無關緊要的，重點是擋風玻璃本身的整體外觀，Semi卡車仍然是模仿968專利保護之設計[9]。

968專利描繪了一種從門延伸到門的擋風玻璃。門上的擋風玻璃（從底部開始）向上傾斜至銳角。擋風玻璃的下邊緣向下傾斜到擋風玻璃的前部。從前面看，擋風玻璃的底部邊緣比頂部邊緣窄。Semi擋風玻璃的整體裝飾設計與Nikola實質近似。從側視圖開始，擋風玻璃的底角是一個圓弧角（鈍角），向上傾斜到頂角，這是一個銳角。從擋風玻璃的底角移動到擋風玻璃的前部，窗戶的底部邊緣朝向擋風玻璃的前部傾斜。重要的是，Tesla將擋風玻璃區域描繪成黑色，並強調連續環繞式擋風玻璃。由於這些近似之處（如圖15），很難說Semi的擋風玻璃與968專利的設計明顯不同。

圖15： Tesla Semi擋風玻璃與968專利的比對圖

Nikola將968專利與引用的先前技藝及Semi擋風玻璃做了簡單的三方比較（如圖16）。在Nikola One之前，半卡車通常有三個不同的窗戶（正面和兩面），這些窗戶被A柱隔開，還有，窗戶的形狀通常是正方形而沒有傾斜的側窗。另外，Nikola還引用了幾篇業界描述Nikola One全景窗設計的文章，其中指出Tesla的Semi看起來與Nikola One近似。因此，Semi抄襲Nikola One 的擋風玻璃，與968專利實質相近，侵害698專利[10]。

圖16：968與先前技藝及Tesla Semi擋風玻璃的比對圖

關於944專利的車體設計

Nikola公司說明：不能因為是空氣動力學的設計就必須狹義地解釋。而且，Tesla也承認，車身需要一種空氣動力學設計來實現其速度，有各種各樣的設計可以實現「相同的空氣動力學效果」[11]。但Tesla沒有採用自己獨特的設計，而是抄襲了Nikola One。

汽車公司通常會獲得汽車外觀的設計專利。事實上，Tesla本身擁有他自己的汽車設計專利。然而，功能性並未限制這些專利。另外，Tesla引用了Sport Dimension[12]的觀點，即發明專利必然會限制外觀設計專利，在解讀專利範圍時，Tesla指出兩個車身之間的主要差異而使得兩種設計明顯不同，但是，沒有提出證據證明一般觀察者會發現這些差異。

Tesla指出Semi與944專利明顯不同的幾個特徵（如圖17），這忽略了944專利保護的整體設計（如圖17）。不過，我們仔細檢查Semi，在擋風玻璃下面有一個脊，形成一個明顯的凹口。俯視圖顯示兩輛卡車從機身後部逐漸變細到前部，弧錐度具有相同的斜率，Semi的鼻子與944專利的曲率相同，兩個車身都有從汽車前部穿過頂部的傾斜線，這些特徵實際上支持了Semi與944專利相近似的發現。

圖17： Tesla Semi車身與944專利的比對圖

Tesla努力將其設計與Nikola的944專利設計區分時，卻忽略了熟悉該行業人士的證據，他們表示Tesla Semi與Nikola One的設計近似。例如：Truck Trend說Tesla Semi與Nikola One看起來非常近似。Nikola公司將先前技藝、944專利和Semi之間做簡單的三方比較（如圖18），傳統的半卡車的車身有一些不同線條及角度的方形盒狀。相反，944專利及Semi的車身是從車身前端穿過車頂的一條連續弧線的整體外觀。由944專利的設計與先前技藝，944專利與先前技藝相去甚遠，而Semi車身與944專利實質上近似，因此，可能會侵害944專利。

圖18：先前技藝、944專利與Semi的車身的比對圖

關於004專利的中間車門設計

Tesla辯稱，004專利與Semi的車門僅是功能性的近似。Nikola反駁說明，Nikola One以及所提的半卡車的先前技藝都顯示出中間車門對於所有汽車公司都很重要。將004專利與先前技藝及Semi的車門作三方比較（如圖19），其他半卡車沒有中間車門的設計，先前技藝的車門都在駕駛室的前面，相比較之下，Nikola的004專利和Semi的車門是從駕駛室前部向後移動了。又根據先前技藝的觀察，004專利的車門是裝飾性的設計，004專利和Semi的兩個門都是矩形的，兩扇門之間的差異都是細微的。

圖19：004專利、先前技藝與Semi的中間車門的比對圖

結論

Nikola仔細分析了Nikola One外觀設計的各項設計特徵，2015年底，申請8個設計專利保護Nikola One的整體外觀及設計特徵，而Tesla也在2017年9月提出半卡車駕駛室外觀的設計專利申請[13]（如圖20）。如同Apple與Columbia的設計專利侵權訴訟[14]，能打仗的專利就是好專利，這場訴訟短期間不會有結果的，不過，高達20億美元的賠償金額應該是一場蠻好看的硬戰。

圖20：Tesla的半卡車駕駛室的設計專利

備註：

1. Thor Truck的ET-One半卡車的圖片源自https://www.thortrucks.com/et-one/；Daimler的eCascadia與eM2卡車的圖片源自Daimler公司的網頁，https://www.daimler.com/products/trucks/freightliner/e-mobility-group.html；Volvo的車及卡車概念車的圖片源自Volvo美國公司的網頁，https://www.volvotrucks.us/about-volvo/supertruck/: Ford F-Vision未來概念電動卡車的圖片源自CARSCOOPS的網頁，https://www.carscoops.com/2018/09/ford-f-vision-future-truck-concept-electric-autonomous-semi/。
2. Tesla Semi圖片來源自 Nicola公司的訴狀以及https://en.wikipedia.org/wiki/Tesla_Semi。
3. Nikola One 圖片來源 Nicola公司(Case 2:18-cv-01344-GMS Document 1 Filed 05/01/18)的訴狀。
4. Nikola申請的「用於汽車窗或門的系統、方法及裝置（Systems, methods, and devices for an automobile door or window)」的發明專利、於2018年9月18日，公告號US10077084B2。該案是2016年11月21日申請的No. 15/357,350的CIP案。
5. 這段落的抗辯與主張之內容是將Tesla公司於2018年7月9日提出的“Case 2:18-cv-01344-GMS Document 26 Filed 07/09/18, TESLA, INC.’S MOTION TO DISMISS”以及2018年9月12日提出的 “Case 2:18-cv-01344-GMS Document 44 Filed 09/12/18, TESLA, INC.’S MOTION TO TRANSFER VENUE”的內容綜合整理而成。
6. 參見Sport Dimension, Inc. v. Coleman Co., Inc., 820 F.3d 1316, 1322(Fed. Cir. 2016)。
7. 參見OddzOn Prods., Inc. v. Just Toys, Inc., 122 F.3d 1396, 1405(Fed.Cir.1997)。
8. 參見Sport Dimension, 820 F.3d at 1322。
9. 參見 Payless Shoesource, Inc. v. Reebok Int'l Ltd., 998 F.2d 985, 990–91 (Fed.Cir.1993)。
10. 參見Egypt Goddess, Inc. v. Swis,a Inc. 543 F.3d 665,676（Fed.Cir.2008）。
11. 參見 Rosco, Inc. v. Mirror Lite Co., 304 F.3d 1373,1378（Fed.Cir.2002）。
12. 參見 Sport Dimension, Inc. v. Coleman Co., Inc., 820 F.3d 1316, 1319-20 (Fed. Cir. 2016)。
13. 這2個申請案於2018年8月14日核准公告。
14. 參見Apple Samsung Jury Verdict 5:11-cv-01846-LH K（May,24, 2018)以及 Columbia Sportwear North America, Inc. v. Seirus Innovative Accessories, Inc., Nos. 3:17-cv-01781-HZ (S.D.Cal. September 29, 2017)

【本文僅反映專家作者意見，不代表本報立場。】

作者： 葉雪美（Sherry H.M. Yeh） 學歷： 世新大學法律研究所法學碩士 國立成功大學工業設計系學士 經歷： 科技部 研發成果管理審查會委員 經濟部智慧財產局專利一組 簡任專利高級審查官 中央標準局新式樣專利主任審查員（75-76） 中央標準局專利審查委員（80-89） 台灣科技大學 專利所 兼任助理教授 著作： 《美國設計專利侵害認定相關問題研究－兼論我國新式樣專利侵害認定問題》，2004。 《設計專利申請實務－台灣及美國專利申請策略》，元照出版公司，2008。

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