這幾年，我國智慧財產法院在104民專訴字事26號及106行專訴字第88號判決中關於設計專利創作性之審查涉及多份引證文件之組合，突然出現「組合動機」之分析與論述[1]，這種分析方式與我國現行設計專利審查基準有關創作性之判斷並不相符。「組合動機」是我國發明專利進步性的判斷因素之一，這概念應該是源自TSM法則中的教示（Teaching）、建議（Suggestion）或動機（Motivation）。

※本文摘錄自[設計專利創作性判斷是否需斟酌多引證之組合動機]

TSM法則是美國的CAFC為了避免審查「非顯而易見性」要件時會產生「後見之明」而創設的。如果法律沒有特別規定，TSM法則亦可適用於設計專利之審查，因此，我們從美國專利法、MPEP、PTAB（Patent Trial and Appeal Board，專利初審及上訴委員會）的決定及美國法院判決中，檢視TSM法則在設計專利之非顯而易見性審查的應用，是否有論述「組合動機」的情形，再看看我國設計專利創作性之審查是否應納入組合複數引證動機的考量。

圖1：D119,009之梅花冰設計與先前技藝組合之比對圖[2]

發明與設計專利的顯而易見性判斷標準不同

2018年2月，PTAB今年第1次的午餐時間網路研討會（Boardside Chats）中，有3位行政專利法官討論設計專利的上訴和AIA審判程序。他們認為，發明專利與設計專利兩者雖有相同的法定要件，新穎性（第102條）、非顯而易見性（第103條）甚至書面說明（第112條），但這些法規的適用卻大相逕庭。對於那些習慣發明專利的代理人與律師而言，設計專利的法規、判例法和審查基準似乎是比較陌生的。

設計專利相關的法律規定

美國專利法第171條第1項訂定出設計專利的要件：新穎性，原創性，裝飾性以及法定標的必須能應用於工業產品（for an article of manufacture）。第2項規定：除另有規定外，專利法有關發明專利的條款都適用於設計專利。因此，要取得專利權的設計必須符合專利法第102條的「新穎性」及第103條之「非顯而易見性」法定要件。

MPEP中有關非顯而易見性之審查規定

專利審查程序手冊[3]（Manual of Patent Examining Procedure，MPEP）§1504.03設計專利非顯而易見性之審查中清楚說明，聯邦最高法院（US Supreme Court）在Graham v. John Deere Co.案例[4]確立顯而易見性評估的基礎事實調查的4要素，也適用於設計專利：(A)確定先前技藝的內容及範圍(B)確定請求標的與先前技藝之間的差異(C)決定該領域通常技藝的水平(D)評估任何非顯而易知性的客觀證據。

顯而易見的初步證據

依據Graham的四要素進行事實調查，審查人員必須確定該調查是否得為「該發明為顯而易見的表面推定」的證據。為建立顯而易見性的表面推定，申請專利範圍所有的限制條件必須經由先前技藝所教導或建議。

在In re Harvey案例[5]，CAFC說明：即使委員會正確地應用了顯而易見的標準，仍會撤銷重審，因為沒有建議將先前技藝的視覺裝飾特徵修改微為與Harvey一樣。此外，主要引證的設計（如圖3左側）需要做許多重要的改變才能成為請求設計（如圖2），先前技藝中沒有提出這些修改建議。如果欠缺這樣的引證文件，均無法認定請求設計是屬於專利法第103條所稱之顯而易見。

圖2：Harvey案件請求的花瓶設計

圖3：Harvey案件審查人員引用的3個先前技藝

違反專利法第103條之規定，卻以單一且非類似技藝的引證文件予以核駁，這作法並不恰當。因為在第103條規定下，所屬技藝通常水準之設計師並不需要具有不近似技藝領域之先前技藝相關知識。如果請求設計與主要引證的差異與設計之整體美學外觀無關，就無需引用次要引證來支持。但這些差異已在次要引證中顯現出來時，應確定那些差異對於在該技藝領域中具有通常水準之設計師是否屬於顯而易見者。

結合引證中的先前技藝

先前技藝有建議會使人聯想擷取次要引證的某些設計特徵來修飾基本設計時，就需要考量次要引證[6]。長久以來用以評估是否適當結合引證的檢測，就是所結合的引證之間必須要有關連性，簡言之，就是其中一引證外觀的某些裝飾性特徵會使人聯想到可將其應用於另一引證的外觀上[7]。

在結合引證中先前技藝而致使請求設計變成專利法第103條(a)款所稱的顯而易見時，不能破壞請求設計原有的功能。若所提議引證之結合，會改變主要引證設計的功能，此種先前技藝之結合並不是顯而易見的。如果只有特定功能受影響，這種影響程度則可被接受。

TSM法則

1982年CAFC成立後，綜合相關案件的經驗發展出認定非顯而易見的「TSM法則」，就是在判斷一發明是否顯而易見時，欲結合二個以上之文件予以核駁，必須用教示--建議--動機三種法則來判斷，以防止「後見之明」偏見產生。然而，無論是在我國專利實體審查基準中的相關規定，或是MPEP中設計專利顯而易見性審查的相關規定中都未見有TSM法則中的組合動機。

MPEP第2100章「可專利性」第2141節關於「確定顯而易見審查指南」，其中有關「顯而易見初步證據基本要件的實例」之第2143.01小節「修飾引證文件的建議或動機」說明，本小節在討論「動機-建議-教示」測試的基本原理，以防止在顯而易見性分析中使用後見之明。

我國發明專利實體審查第三章專利要件中有關進步性的審查判斷，在否定進步性之因素中也有「能結合複數引證之動機」且說明，判斷該發明所屬技藝領域中具有通常知識者是否有動機能結合複數引證之技術內容時，應考量複數引證之技術內容的關連性或共通性。

設計專利非顯而易見性審查相關案例

判斷主體是一般設計師

在in re Nalbandian案件[8]，CCPA扭轉了設計專利先前案例的決定，認定應用於設計專利中確定顯而易見性（新穎性)的正確觀點是「一般設計師（ordinary designer）」。CCPA說明：「一般設計師」不同於在侵權訴訟和可預見性所採用的「一般觀察者」。CCPA應用了當時的新標準，對於設計相關物品的一般設計師而言來說請求設計是否為顯而易見的。

圖4：Nalbandian案件申請設計專利的鑷子與先前技藝的比對圖

結合複數引證相關的In re Rosen案件

在In re Rosen案件[9]中，CCPA確定顯而易見性分析中的主要引證（primary reference）之前技藝引證必須具有與請求保護的設計「基本相同」的設計特徵，清楚地指明「設計特徵」係指「整體視覺外觀」，而這主要引證也稱為「Rosen reference」。根據當時的CCPA和聯邦巡迴法院，藉由挑選和選擇先前技藝引證文獻中的元素再組合，不能使請求設計變得顯而易見。在Rosen案件中，CCPA認為先前技藝中沒有一個具有與請求保護設計（如圖5左側）基本相同的設計特徵。

圖5：Rosen的桌子與引證的先前技藝的比對圖

結合複數引證相關的第三方複審案件

2001年5月，美國銀行（Bank of America）申請了數據卡的設計專利，公告號USD 467,247（簡稱D247專利），主張設計的一張矩形四個角落以圓弧角修飾的數據卡，卡片的一面靠近卡片的頂邊有一條平行橫貫的條帶，右下角有一個圓形孔。其他圖式中還揭露了不同的實施例，其中圓形孔位於數據卡上的不同位置（如圖6左側）。2004年2月，第三人提出複審程序（Inter partes Reexamination）的請求，審查人員以Keller先前技藝為主要引證，組合Warther Ｉ或Warther II或Story的先前技藝（如圖6中間）；另以Drexler先前技藝為主要引證組合Rinderknecht或Benton之先前技藝（如圖6右側），以其不具可專利性核駁。專利權人不服提起上訴。

PTAB認為，D247專利保護的是數據卡的裝飾性設計。在分析主張設計的可專利性，表面證據確鑿案件的確立始於確定適當的主要引證。一個有條帶和孔洞之數據卡的主要引證存在不一定會導致可預見性。在這種情況下，需要進行顯而易見性分析以確定這種修改（基於主要引證或與次要引證的組合）是否是顯而易見。

PTAB的結論是，審查人員沒有提出初步證據，因為Keller不足以作為主要引證。尤其Drexler揭露一種有條帶並沒有圓孔的卡片，並未創造出與主張設計「基本相同的視覺印象」，並不足以作為主要引證。因此，審查人員未能建立顯而易見的表面證據，我們沒有看到將Keller或Drexler與次要引證相結合的建議和相關論述。審查人員的核駁審定被撤銷。

圖6：美國銀行數據卡的設計專利與其他先前技藝的比對圖

結合複數引證的In re Borden案件[10]

1989年8月，Joseph Borden提出一個「雙頸配藥容器的裝飾性設計」（如圖7左側所示）申請設計專利，審查人員將Bettix Dispensing Containers手冊封面上描繪的雙頸容器（Bettix容器）作為主要引證（如圖7右側上方），再以該手冊中標示有「Freshn Ice Tea」的容器以及Costa的美國設計專利USD 292,268（如圖7右側下方）作為次要引證。審查人員認為，引證次要引證來修改主要引證成為請求設計，對於一般設計師而言是顯而易見的。專利上訴及衝突委員會（PTAB的前身）確認審查人員的決定。

圖7：Borden的雙頸配藥容器設計與其他先前技藝的比對圖

CAFC確定了主張設計與主要引證（Bettix設計）之間的近似之處，主要引證與主張設計有相同的設計特徵且基本上相同。CAFC發現兩個設計的小室形狀存在細微差異，但這些特徵在Freshn Ice Tea和Costa的容器中可以恰當地與Bettix設計結合使用。

CAFC說明：委員會發現次要引證與Bettix設計密切相關，以至容易建議一般的容器設計師引證次要引證將Bettix容器的小室修改為與Borden設計相同。雖然先前技藝中並未簡單地提供創造新設計的方法，但教導了將Bettix主要引證轉換為上訴人主張設計的兩個特定設計元素，並建議一般設計師做出這種組合。Borden的設計是顯而易見而不具可專利性。

修改主要引證的建議或教示—無須有組合動機

在非顯而易見性的審查，審查人員必須在先前技藝中確定主要引證，再尋找修改該主要引證揭露之設計或組合次要引證之設計特徵的建議或理由。通常，修改的來源來自次要引證，且根據CAFC的先前案例，在先前技藝中必須有一些教示或建議，明示或暗示要以次要引證中的設計特徵來修改主要引證的基本設計。

當引證文獻的設計是應用於相同類型的物品時，就會認為引證文獻之間是相關的。而且，並非所有元素都必須揭露於先前技藝中，對於一般設計師而言，不重要或細微的修飾、變化可能都是顯而易見的，特別是在已經非常成熟的行業更是常見。例如，在Grand General Accessories Mfg. v. United Pacific Indus., Inc.案件[11]，法院認定，汽車停止/尾燈/轉向燈的設計專利（如圖8左側）與先前技藝（如圖8右側）的不同之處僅在於燈泡的數量，這種修改對於車燈或燈具的一般設計師而言，是顯而易見的變化。這相當於我國審查判斷中「所屬技藝領域中具有通常知識者參酌先前技藝及申請時之通常知識而能易於思及」的概念。

圖8：USD 507,670的標誌燈與同類產品的先前技藝的比對圖

結論

我國設計專利創作性之判斷基準說明「易於思及」的概念，是比對申請專利之設計與主要引證時，若其二者之差異僅係參酌先前技藝與申請時之通常知識所為簡易手法之創作且無法使該設計之整體外觀產生特異之視覺效果者，應認定該設計為易於思及，不具創作性。目前，這種判斷方式的運作並沒有什麼爭議，也不需要加入發明的進步性判斷之組合動機分析。

備註：

1. 參見
   (1)104年度民專訴字第26號判決第6頁「3. 被證2至9之組合動機」，第17頁「3.專利有效性部分：(1)被訴2、3、6之組合是否可證明系爭專利不具創作性?----------整體觀之，所屬記憶領域具有通常知識者尚無足夠動機參酌上開被證2、3、6等先前技藝，即可輕易完成如系爭專利之座椅背高」；以及第24頁紀載「整體觀之，被證9、3、6均屬背包商品，當所屬技藝領域中具有通常知識者欲將具有兩背帶及兩腰部固定帶、可拆組之胸部固定帶、背靠面複數個不連接之彈性軟墊、MOLLE織帶之背包結合X形折疊椅，並且將背包之背帶及腰帶設成隱收狀態時，自有動機參酌上開被證9、3、6等先前技藝」之內容而認定系爭專利不具創作性。
   (2)106年度行專訴字第88號判決第9頁「（一）證據3與5之關連性及教示動機：-------該設計所屬技藝領域中具有通常知識者，得以證據3、5交互參酌而輕易模仿、轉用、置換或組合。準此，證據3、5具有組合動機」。
   (3)106年度行專訴字第93號判決第11頁「七、證據3、5之組合足以證明系爭專利不具創作性：（一）證據3、5之關連性及教示動機：證據3、5 皆為呈現寬扁形狀之直取式收納盒，其盒體主要特徵皆為前側之斜切缺口，並於缺口外緣延伸有凸緣，故證據3、5屬於相同之物品，其組成要素及外觀主要特徵亦相同，該設計所屬技藝領域中具有通常知識者得以證據3、5交互參酌而輕易模仿、轉用、置換或組合，因此證據3、5具組合動機」。另有103年度行專訴字第88號判決等。這些案件的判斷結果並無不當，只是其中的組合動機或自有動機之論述與我國設計專利審查基準不相符，也未見於美國設計專利相關案件。
2. 圖1所用之圖片擷取自智慧財產法院第106年度行專訴字第88號判決的內容。
3. 美國專利審查程序手冊, MPEP（August 2017.08改版）。
4. 參見Graham v. John Deere Co., 383 U.S. 1,148 USPQ 459（1966）。
5. 參見In re Harvey, 12 F.3d 1061, 29 USPQ2d 1206(Fed. Cir. 1993)。
6. 參見 In re Borden, 90 F.3d 1570, 1572, 39 USPQ2d 1524, 1526（Fed. Cir. 1996）。
7. 參見In re Glavas, 230 F.2d 447, 450, 109 USPQ 50, 52（CCPA 1956）。
8. 參見  In re Nallbandian案例, 661 F.2d 1214, 1216, 211 USPQ 782, 784（CC PA 1981）；In re Carter, 673 F.2d 1378, 213 USPQ 625（CCPA 1982）。
9. 參見In re Rosen, 673 F.2d 388, 391, 213 USPQ 347, 350（CCPA1982）。
10. 參見 In re Borden, 90 F.3d 1570, 1572, 39 USPQ2d 1524, 1526（Fed. Cir. 1996）。
11. 參見Case No. CV 08-07078 DDP (VBKx), Grand General Accessories Manufacturing v. United Pacific Industries Inc. et al,.732 F.Supp.2d 1014, (District Court, C.D. California. August 9, 2010)。

【本文僅反映專家作者意見，不代表本報立場。】

作者： 葉雪美（Sherry H.M. Yeh） 學歷： 世新大學法律研究所法學碩士 國立成功大學工業設計系學士 經歷： 科技部 研發成果管理審查會委員 經濟部智慧財產局專利一組 簡任專利高級審查官 中央標準局新式樣專利主任審查員（75-76） 中央標準局專利審查委員（80-89） 台灣科技大學 專利所 兼任助理教授 著作： 《美國設計專利侵害認定相關問題研究－兼論我國新式樣專利侵害認定問題》，2004。 《設計專利申請實務－台灣及美國專利申請策略》，元照出版公司，2008。

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