這些年，歐盟設計的侵權訴訟或無效審查案件中相關的法律解釋及判斷原則逐漸明確，在Samsung v. Apple案件[1]，英國高等法院專利法庭說明，註冊設計侵害相關的因素：（1）定義產品與設計領域，（2）相當認知的使用者，（3）設計自由度與設計限制，（4）整體印象之比對分析。在PMS國際公司 v. Magmatic公司[2]案件中，英國上訴法院說明註冊設計保護範圍必須由設計本身來確定。

※本文摘錄自[解析設計資料庫對保護範圍和侵權判斷之影響---以英國高等法院[2018] EWHC 173為例]」

2018年，英國高等法院在L'Oréal v. RN Ventures案件[3]中說明，設計資料庫對於設計自由度與設計保護範圍的影響。本文中介紹L'Oréal v. RN Ventures案件，說明設計資料庫對於註冊設計權範圍的影響，以及對整體印象比對與侵權判斷之影響，希望能提供給國內專利業者與法界人士在設計專利侵害鑑定及訴訟攻防時可作為參考之用。

事實背景

L'Oréal公司2004年2月25日提出歐洲專利申請，2013年10月公告專利號 1 722 699 B1（699專利），另於2005年9月22日申請歐盟註冊設計RCD 000407747-0001「電動洗臉刷」（747設計，如圖1），又於2009年10月23日申請歐盟註冊設計RCD 001175046-0001（046設計，如圖2）。2016年，L'Oréal公司（原告）控告RN Ventures （被告RN）侵害其擁有的699專利和747設計與046設計，主張被告的Magnitone產品（如圖3）不僅侵害原告的歐洲699專利，也侵害了747設計與046設計。被告RN Ventures並未質疑747設計與146設計的有效性，但主張根據設計標的和設計自由度的限制，它們的保護範圍是很狹窄的。

圖1：L'Oréal公司之747歐盟註冊設計

圖2：L'Oréal公司之046歐盟註冊設計

圖3：RN Ventures的Magnitone產品

歐盟設計法相關規定與法律解釋

設計法第10條（1）項規定：歐盟設計保護範圍包含任何不會使相當認知的使用者（informed user）產生不同的整體印象（overall impression）之設計，其中也包含應用於不同種類的產品。（2）項：在評估保護範圍時，設計師發展設計的自由度應納入考量。

相當認知的使用者

在The Proctor & Gamble案例[4]，英國最高法院上訴法庭說明：Fysh法官在Woodhouse案件[5]的見解是正確的，「相當認知的使用者」不是產品的製造者，也不是街上的路人甲（the man in the street），而是一般的使用者（regular user）；他可能是個消費者或購買者、或是因工作上的需要而使用或熟悉前述物品的人士。他必須對該類產品的趨勢與功能、一些基本的技術因素有實務上的認知（awareness）。而所謂的「相當認知」是指，對註冊設計所實施或應用的產品的熟悉程度高於商標法中的一般消費者，也要有「產品的市場」與「產品近年的設計趨勢」的概念。

在Samsung v. Apple案件[6]中，英國高等法院榮譽法官Birss QC說明「相當認知的使用者」的資格條件和屬性，而上訴法院[7]也確認他的見解：（1）他（或她）是註冊設計想要應用或實施的產品的使用者，（2）不同於商標法中的普通消費者，而是一個細心的觀察者，（3）對於註冊設計領域的一般知識、正常該有的設計特徵以及在相關領域既有的設計，（4）對於相關產品會有興趣，在使用產品時會顯現出較高的注意程度，（5）除非有特殊情況或產品本身的特殊性質，通常他會對註冊設計與被告產品進行直接比對，（6）不可將設計分解為各個細部特徵比對，而是整體設計觀察比較，（7）不要過於仔細觀察兩者之間極細微的差異。

高等法院Henry Carr法官認為：747設計與046設計應用的產品是電動洗臉刷，被告的Magnitone產品也是電動洗臉刷，因此，在本案中，相當認知的使用者是觀察力敏銳的電動皮膚刷使用者。

設計資料庫的範圍

法院從設計法的立法理由及相關判決討論「設計資料庫」的限制與範圍。設計指令（the Designs Directive）的立法理由（13）清楚說明：相當認知的使用者所產生的整體印象取決於「現有設計資料庫（existing design corpus）」，並考慮應用該設計之產品的性質及所屬的行業。

原告L'Oréal認為：被告RN所提的先前技藝雖不那麼模糊，但不應被視為設計資料庫的一部分，或者如果這些先前技藝被包含在內，應該給予很小的比重，並要求RN Ventures證明「那些先前設計已經在市場上銷售，而相當認知的使用者會知道這些設計」。

在Whitby Specialists Vehicle 案件[8]中Arnold J法官解釋「設計資料庫」的相關性：在Grupo Promer案件[9]中的系爭設計已註冊為「遊戲促銷品」，普通法院（the General Court）認為，相當認知的使用者對現有技藝狀態有一定的認知，也就是說，在提交系爭設計之日（或是優先權日）已經揭露的有關產品的先前設計或先前技藝。

設計法專家David Stone[10] 在2016年版「歐盟設計法：從業者的指南」中批評Arnold J法官在Magmatic v PMS案件[11]中提出的論點為「巧妙但誤解」。Stone說明：為了評估註冊設計的有效性，有必要將其與每一先前設計進行比較。如果這些先前設計中的任何一個使得相當認知的使用者產生與註冊設計相同的整體印象，則該註冊設計無效。但是，這種在無效攻擊中倖存的註冊設計不能被保護而不受「家族先前技藝」的影響。

2017年9月，在C-361 / 15P和C-405/15案例中，CJEU推翻了普通法院的決定並說明如下：相當認知的使用者的概念不能被解釋為只有相當使用者知道先前設計時，該先前設計才能防止確認後續設計的獨特性，這種解釋與設計法第7條規定背道而馳。又依據普通法院裁定的說法是，系爭設計無效宣告的請求人，除了證明先前設計是設計法第7條（1）款規定的已向社會大眾公開揭露，還要證明相當認知的社會大眾必須知悉這些先前設計。但是，設計法第7條第（1）款中沒有任何內容可以得出這樣的結論。

Henry Carr法官的結論是：鑑於CJEU在Easy Sanitary案件[12]的決定，沒有必要去確立相當認知使用者會知道設計資料庫中先前技藝的項目。導入一些設計法並未包含的要件，為了有效性和保護範圍之不同目的而採用不同的整體印象檢測，這將使得註冊設計權利主張增加不必要的複雜性。因此，我同意並引用Stone先生在其著作--歐盟設計法中相關的見解--設計資料庫必須包括所有的先前設計，這也是CJEU在Easy Sanitary案件判決中強烈支持的。

設計資料庫和設計自由度的影響

在Procter & Gamble Co 案件[13]中Jacob LJ法官考慮了設計資料庫的影響，其說明如下：如果一個新設計與之前的任何設計明顯不同（如圖4），那麼整體印象的影響可能比「被家族先前設計包圍之設計」[14]更大。這種設計創設的「整體印象」將更加顯著，設計間不明顯的差異不足以產生實質不同整體印象。

圖4：Gimex的Ice Bag與bottle chiller的設計資料之比較

正如普通法院在Kwang Yang Motor v OHIM案件 決定中所承認的設計自由度：設計者開發其設計的自由度是由產品的技術功能或其元素，或應用於該產品的法定要件等因素所限制。這些限制導致某些特徵的標準化，進而對於應用於相關產品的設計是共同的。設計師在開發系爭設計時的自由度越大，所討論設計之間的微小差異越不足以對相當認知的使用者產生不同的整體印象。

總之，如果註冊設計與先前設計資料庫之間的差異很小，那麼很小的差異可以避免侵權。如果差異很大，那麼保護的範圍可能會更廣泛，細微的差異可能無法避免侵權。

整體印象

在Lloyd Schuhfabrik Meyer v. Klijsen Handel案件[15]中，歐洲法院（European Court of Justice, ECJ）認為：在智慧財產保護的政策上，設計保護是將設計作為一個整體設計予以保護，重點是該設計所創造出來的整體印象。英國最高法院上訴法庭在The Proctor &Gamble Company案例[16]中說明：對於相當認知的使用者而言，如果兩個噴霧劑容器之間的近似讓使用者產生相同視覺印象，兩個產品外觀之間的些微差異，反而會讓使用者產生不同的整體視覺印象。

在Whitby案件[17]中Arnold J法官總結評估整體印象的正確方法：儘管考慮各個設計之間的相似點和不同點是恰當的，但重要的是相當認知的使用者對於設計資料庫每一設計產生的整體印象、以及設計師的設計自由度。

747設計與設計資料庫的比較

原告L'Oréal和被告RN公司各自提出一份比較報告，是關於747設計與設計資料庫的產品圖片逐一比對的圖表（如圖5和圖6）。

圖5：L'Oréal提出的747設計的先前設計資料庫比較

圖6：RN Venture提出的747設計與設計資料庫比較

Henry Carr法官說明：被告RN選擇的先前設計包含一個未註明日期的手動洗臉刷，即使我把這先前設計包括在內也不會對我的結論產生任何影響。747設計是一個雕刻的形狀，在中間部分形成沙漏狀，一個非常獨特的球形頭部，彎曲的側面和刷子周圍有規則間隔的凹口。重點是整體印象，根據我的判斷，747設計與設計資料庫的先前設計看起來很不一樣，而且是有顯著的不同。

747設計的自由度

被告RN試圖爭辯，由於產品的功能要求和技術方面限制，設計自由度非常有限。RN專家證人Herbert表示設計自由度受到限制，因為：（1）設計必須包括直徑為3-5厘米的刷頭；（2）刷頭只能以有限的方式定位在軸心上；（3）手柄必須雕刻以創造符合人體工程學的抓握力、設計需要整合電池等；（4）刷頭需要可拆卸、方便清洗及更換；（5）產品在使用時需要加以控制；（6）產品必須通過消費者測試；（7）產品必須經濟，因此必須由常用塑料製成。

L'Oréal的設計顧問Phelan 則提出不同的意見：理想的臉部刷沒有任何限制，可使用許多不同的刷頭配置，設計師可以自由使用任意數量的刷頭，這些刷頭可獨立安裝和傾斜，更容易地貼合臉部的輪廓。再藉由著名的Philishave三頭刮鬍刀的設計來說明他的觀點。而且，沒有理由說設計師必須以一定角度安裝刷子或將刷子安裝在不同的角度，這些會因臉部不同區域而改變，設計師在設計中仍然具有相當大的設計自由度。

Henry Carr法官說明：雖然Herbert先生的一些觀點可被接受，但我比較喜歡Phelan先生關於設計自由度的看法。總體來說，即使在這些參數範圍內，設計師在從事Magnitone產品設計時還是有很大的自由度。

747設計與被告Magnitone產品的比較

被告RN以圖表的方式（如圖7）將747設計與Magnitone實際產品和Homedics FAC-50C裝置（被認為是最接近的先前設計）進行比較。在我看來，Magnitone產品與747設計非常相似，而與Homedics裝置不近似。

圖7：被告的Magnitone產品與747設計及先前設計的比對圖

然而，被告RN試圖將747設計劃分為獨特與非顯著的特徵，再將747設計中具有獨特性的設計元素與Magnitone產品的各個元素相比較，由於這些獨特性特徵元素之間沒有足夠的相似性，進而認為整體印象是不同的。

Henry Carr法官總結說明：我雖同意被告RN的觀點，然而，更重要的問題是整體印象，747設計與設計資料庫有很大的不同，這也顯示出電動洗臉刷設計有顯著的設計自由度，設計的保護範圍也相對更廣泛，被告產品與註冊設計間細微的差異可能無法避免侵權。我的結論是，每一個Magnitone產品都產生與747設計相同的整體印象，因此，被告RN的每一項產品都侵害了747設計。

046設計與設計資料庫的比對和侵權分析

Henry Carr法官說明：046設計與747設計非常相似（如圖8），權利範圍很狹窄，046設計唯一可以被視為重要的區別特徵是「下巴」的細部。但是，被告RN的任一Magnitone產品都沒有這種下巴部分（如圖9），因此，沒有一個Magnitone產品會產生與046設計相同的整體印象，被告RN的產品並未侵害046設計。

圖8：046設計與747設計的比較

圖9：Magnitone產品與747設計及先前設計的比對圖

結語

由上述的英國高等法院判決可得知，註冊設計的權利範圍解讀有如發明專利一般，依據所屬先前技藝的擁擠程度而有寬廣或狹窄範圍的不同解讀。

2016年2月TIPO發布的「專利侵害鑑定要點」[18]第二篇設計專利侵權判斷的第二章「設計專利範圍之確定」說明，設計專利權範圍之確定係以圖式所揭露之內容為準，並未論及相關先前技藝對於設計權保護範圍的影響。第三章「設計專利侵權之比對與判斷」說明設計專利之侵權判斷僅是比對、判斷被控侵權對象與系爭設計是否相同或近似。其中並未說明系爭專利所屬先前技藝狀態是如何影響系爭設計專利權範圍。

在我國設計專利的申請實務中，改良式設計多於前瞻性設計（如圖10），設計資料庫的先前技藝不僅會影響專利有效性中新穎性和獨特性之審查判斷，先前技藝擁擠或是稀少的狀態分析有助於確定設計專利權範圍的寬廣或狹窄，進而影響設計專利侵權的近似判斷。

圖10：日產汽車公司在我國申請的散熱器格柵之設計專利

備註：

【本文僅反映專家作者意見，不代表本報立場。】

作者： 葉雪美（Sherry H.M. Yeh） 學歷： 世新大學法律研究所法學碩士 國立成功大學工業設計系學士 經歷： 科技部 研發成果管理審查會委員 經濟部智慧財產局專利一組 簡任專利高級審查官 中央標準局新式樣專利主任審查員（75-76） 中央標準局專利審查委員（80-89） 台灣科技大學 專利所 兼任助理教授 著作： 《美國設計專利侵害認定相關問題研究－兼論我國新式樣專利侵害認定問題》，2004。 《設計專利申請實務－台灣及美國專利申請策略》，元照出版公司，2008。

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