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回顧這些年美國法院的設計專利侵權訴訟實務，本文挑選一些較有代表性案件說明法院在侵權訴訟實務中如何應用兩步驟的一般觀察者檢測，進一步分析侵權訴訟中得用以比對的先前技藝範圍以及其對於侵權分析的影響，一方面檢視這種檢測是否能符合業界與法界學者專家的期望，另一方面也能提供給專利業界與智財法院在處理設計專利侵權實務上作為參考。

在Egyptian Goddess案件[2]中，CAFC認為，應在一般觀察者檢測中加入先前技藝與設計專利和被告產品一起比較的步驟，這是一種視覺上「實質近似」的檢測。CAFC說明：有些案件，設計專利和被告設計是明顯不同，專利權人就沒有必要舉證證明兩種設計是「實質相同」。又在其他案件中，當設計專利和被告設計並非明顯不同，一般觀察者是否會認為這兩個設計是實質相同，法院依據先前技藝進行設計專利和被告設計進行比較，將有益於這個問題的解決。

目前，美國法院在設計專利侵權分析中使用的是兩步驟的一般觀察者檢測，第一步是直接比較有專利保護之設計和被控產品，確定它們是否「實質相同」，如果兩個設計看起來不一樣，在法律問題上不會構成侵權行為；如果兩個設計並非「明顯不同」，則進入下一個步驟。第二步驟是將設計專利和被控產品與先前技藝進行比較，一般觀察者會注意到設計專利與先前技藝不同之處，如果設計專利愈接近先前技藝，以熟悉先前技藝的一般觀察者的觀點來看，設計專利與被告產品之間的微小差異就顯得很重要。以下介紹法院在設計專利侵權分析中應用兩步驟的一般觀察者的一些案件，同時也說明先前技藝對於侵權判斷的影響。

Lin擁有USD 739,824是用於傳輸線的插頭組件的設計專利（824專利）。Belkin公司從2012年開始製造及銷售多種不同的微型USB連接器及連接器組件。2016年4月，Lin控告Belkin的微型USB連接器侵權，Belkin抗辯824專利是功能性設計且已預見於先前技藝而無效。法院直接比較824專利與被告產品（如圖1）。

法院認為：雖然兩個設計都包括一端USB連接器和另一端是微型USB連接器的電纜，以拴繩來連接微型USB連接器與Lightning連接器，但是在拴繩兩端的寬環設計、微型USB和Lightning連接器的連接方式不一樣，這些差異使得824專利與Belkin產品的整體視覺印象截然不同。

Allyson Wallace在新澤西州提起侵權訴訟，指控Ideavillage的Spin Spa手持沐浴刷（被告產品）侵害她的USD 485,990沐浴刷設計專利（990專利）。經過多次和解會議，2013年12月，Ideavillage請求簡易判決。2014年9月，地方法院核准簡易判決的請求，Wallace女士提出上訴。

地方法院進行兩個步驟的一般觀察者檢測，第一步，直接比較990專利與被告產品（如圖2），法院說明：兩個設計在整體外觀上有六項差異：（1）990專利有筆直的手柄，被告產品則有一弧彎的手柄；（2）990專利的手柄上有凹凸起伏的山谷修飾，被告產品則無；（3）990專利在手柄末端有一個螺紋邊緣，被告產品則的弧尖尾端上有一可連接繩索的孔洞；（4）990專利是圓形刷頭，被告產品有一橢圓形刷頭；（5）990專利頭部背面有突起，被告產品背部光滑；（6）990專利手柄背面沒有裝飾，被告產品手柄背面則有兩個橢圓形。

為了確保能做出公正和完整的決定，地方法院仍進入第二步驟，先從類似產品的先前專利或先前技藝找出一個參考資料。法院將990專利與美國專利No.4,417,826（826專利）與被告產品進行比較（如圖3），發現990專利和826專利之間明顯近似。事實上，990專利和826專利之間的近似之處也正是被告產品和990專利之間明顯不同之處，例如：被告產品有彎曲的手柄又沒有凹凸起伏的抓握處設計，而990專利和826專利都是筆直的手柄且有抓握凹處設計。

CAFC同意地方法院依據Egyptian Goddess原則進行兩個步驟的一般觀察者檢測。首先，對設計專利和被控設計進行比較，確定它們是否「實質相同」，如果兩個設計並非「明顯不同」，則進入第二步驟，將設計專利和被控設計與先前技藝進行比較，一般觀察者重視「設計專利與先前技藝之間的差異」，是取決於這些差異對整體設計的影響。CAFC認為，設計專利與先前技藝的比較，強化了地方法院在第一階段得到不侵權的調查結果。

Weber向Illinois北區地方法院控告Sears的Kenmore Elite燒烤爐侵害其三項專利，包括兩項設計專利：USD 609,045（045專利）和USD 564,834（834專利），045專利權範圍是「用於烤架的裝飾性設計」和834專利權範圍是「用於燒烤架護罩的裝飾性設計」。Sears反訴，請求宣告每項專利無效和不構成侵權。

法院依據Egyptian Goddess的原則進行侵權分析，當主張設計比較接近於先前技藝，對假設的一般觀察者而言，被告產品與主張設計之間的微小差異就顯得很重要。法院使用兩步驟的分析方式，第一步是將834專利與四個先前技藝（如圖4）進行比較，先前技藝與Weber設計有相同的基本形狀及鉚釘等特徵。

法院說明：將834專利和Sears烤架護罩單獨進行比較（如圖5），合理的陪審團可能發現兩個設計似乎是實質近似；如果是依據先前技藝進行比較，834專利與Sears產品之間的差異則會脫穎而出，變得很重要。

原告Weber提出反訴理由：（1）法院使用不被允許的「將造形元素逐一比對」；（2）專家證詞創造出陪審團在侵權的問題；（3）質疑其中一個先前技藝的資格。不過，法院駁回這些論點：（1）確定沒有合理的陪審團可以發現兩個設計實質近似，是基於設計的整體外觀的不同。（2）法庭排除專家的證詞，因為這些證詞對於解說兩個設計之間的差異是毫無助益的。（3）該先前技藝不會影響比對的結果。

法院將先前技藝與045專利和被告Sears的產品進行比較（如圖6），然後再將045專利與Sears被告產品及先前技藝進行比較（如圖7）。法院發現加入先前技藝的比對方式，實際上增強了被告Kenmore Elite產品與045專利在整體印象的近似。

法院說明：這些先前技藝的設計都非常近似，但是045專利設計是遠離先前技藝的，被告的Kenmore Elite產品則是跟隨045專利的。Sears提出明顯不同的反駁，並沒有說服法院，很大的因素是他要求觀察者對於細部的差異給予更多關注，這種說法違反Egyptian Goddess案件的一般觀察者檢測原則。

Columbia戶外公司的USD 657,093是「熱反射織物」的裝飾性設計（093專利），Columbia控告Seirus公司的「HeatWave」產品侵害093專利。在審查時，法院發布有關專利權範圍解讀的意見，拒絕以文字解讀設計專利，而是選擇在審查意見中解決問題[7]。

法院在侵權分析之前，先定義一般觀察者的身份為「購買和使用」Seirus販售的產品的零售客戶，該產品包含專利所保護之設計[8]。Seirus建議一般觀察者應該是「商業購買者」，而不是「個人消費者」[9]。但是，法院指出，Seirus所依據的案件是可以區分的，因為它們涉及的產品並不打算販售給個人消費者。Seirus提出第二主張，他們的產品是「特定的產品」，一般觀察者必須更加重視設計之間的差異。然而，法院拒絕這一主張，並指出「即使是最挑剔的顧客也很難注意到Seirus的『HeatWave』設計和093專利之間的差異」。

其次，法院檢視Serius提出的先前技藝是否屬於相關類似技藝領域，法院說明：Serius所提的先前技藝絕大部分是發明專利，發明專利主要是揭露功能而非美學特徵，與設計專利保護之標的是不同的。而且那些先前技藝涵蓋的產品都偏離093專利的熱反射材料產品。於是，法院直接進行一般觀察者檢測第二步驟的比對，將096專利之設計和被告產品及先前技藝一起比較（如圖8），調查熟悉先前技藝的一般觀察者是否因會被欺騙而誤認被告「HeatWave」產品的設計是Columbia的093專利之設計。

法院在侵權分析中說明：093專利與被告產品之設計的整體視覺印象「明顯的相似（strikingly similar）」，因為都有「對比顏色且幾乎相同的波浪圖案，並且波浪具有大致相同的波長和振幅」。Seirus爭論其產品的設計中Seirus商標和波浪圖案垂直定向且略有不規則的差異，應該可以區分。法院分析了Seirus所提的差異，（1）商標部分，法院引用判例法指出標籤和商標不足以對抗專利侵權，除非商標的位置和外觀是主張設計的一部分[10]。（2）是Seirus織物的垂直方向，法院指出093專利並不限於特定的方向，因為這些圖形顯示出多方向性。（3）關於線寬的差異，法院指出093專利中沒有該項限制，不必分析。

最後，法院結論：即使將先前技藝放一起比較，Seirus的設計仍然是更接近於093專利的對比波設計，一般觀察者將難以區分Seirus和Columbia的設計。

原告Deckers戶外公司設計和銷售「UGG」品牌靴子，並擁有與這些靴子相關的幾項設計專利。被告Thomas Romeo擁有Romeo & Juliette公司，且以BearPaw和Attix品牌設計和銷售靴子。原告聲稱被告幾款靴子侵害其三項設計專利：（1）USD 599,999（999專利）；（2）USD 616,189（189專利）；（3）USD 582,650（650專利）。本章節只討論與999專利與189專利無效的先前技藝以及侵權分析等相關的議題。

被告提出6個先前技藝作為證據，原告則主張被告所提的先前技藝沒有確實的證據可證明其銷售或公開的日期，不符合先前技藝的資格。法院檢視被告提出的證據1是EMU Australia Barossa / Matilda Boots、證據2是Steve Madden Missy Boot、證據3的Sketchers Shinding Scintilla / Voyagers Angel Face Boots及證據5的Camper Industrial Boot，因為被告無法認證與圖片上對應的4種靴子的銷售或公開日期，法院認為這4個證據都不具先前技藝的資格。而證據4是Earth Dakota Boot，檢附的產品型錄是2007年秋季印製的，另證據6是2006年核准的USD 529,269，因此，證據4與證據6都有資格作為先前技藝。

法院比對999專利與先前技藝後說明，沒有一個先前技藝可作為主要的參考資料，無法證明999專利是顯而易知的。法院比對999專利與被告的產品（如圖9），兩個設計的整體視覺印象明顯近似，其間細微差異不會影響兩個設計是實質相同的。2018年4月，加州西區地方法院的陪審團在裁決中，認定原告證明被告產品是惡意侵害了999專利[12]。

被告提出6個先前技藝作為證據，原告則主張被告所提的先前技藝沒有確實的證據可證明其銷售或公開的日期，不符合先前技藝的資格條件。法院檢視被告提出的證據1是Born Malawi Boots、證據2是Minnetonka Solitude Boot，因為被告無法認證與圖片上對應的2種靴子的銷售或公開日期，法院認為這2個證據都不具有先前技藝的資格。而其他證據是USD 575,495、USD 539,024、USD 581,140、USD 591,496，還有UGG bailey Button Boot（如圖10），這些證據都有資格作為先前技藝。

被告以UGG的靴子作為主要的參考資料，其他的證據作為次要參考資料來證明189專利是顯而易知的（如圖11）。法院比對189專利與被告的產品，認為被告產品與189專利的整體視覺印象明顯近似，兩者之間的細微差異不會影響兩個設計是實質近似的。

在先前設計擁擠的技藝領域中，法院不能只依賴詳盡的侵權分析就決定設計之間是否構成實質近似，設計之間一些微小的差異可能會讓一般觀察者產生不同的視覺印象，因此，法院不能漠視第二步驟的比對──依據先前技藝比較設計專利與被告產品，如此才能合理的發現是否侵權的事實。不過，在設計專利的侵權分析中，被告有責任提供有利於自己的先前技藝，利用先前技藝之比對來限縮在第一步驟中所推定的設計專利範圍。

本文的分析是想提醒當事人在設計專利侵權訴訟中提供先前技藝的重要性，也希望我國專利業界和智財法院在設計專利侵權分析中，善用兩步驟的一般觀察者檢測，如此才得到能合理且完整的決定。

參見Egyptian Goddess, Inc. v. Swisa, Inc. & Dora Swisa 543 F3d. 665, 88USPQ2d 1658 (Fed. Cir. 2008) (en banc)。
同註1。
參見PO-HSUN LIN V. BELKIN INT'L, INC. (C.D. CAL. MAY 12, 2017)。
參見WALLACE V. IDEAVILLAGE PRODUCTS CORP，2015-1077（FED.CIR.MAR.3,2016）。
參見Weber-Stephen Prods. LLC. v. Searss Folding Corp., No. 13 C 01686, 2015 WL 9304343 (N.D. ILL. DEC. 22, 2015)。
參照Columbia Sportswear North America, Inc. V. Seirus Innovative Accessories, No. 3:15-CV00064-HZ (D. OR. AUG. 10, 2016)。
參見Gorham Co. v. White, 81 U.S. (14 Wall.) 511, 528 (1871) (noting that ordinary observers include those who buy and use the products at issue)。
Id at 22。
參照Arminak & Assocs., Inc. v. Saint-Gobain Calmar, Inc., 501 F.3d 1314, 1319–20 (Fed. Cir. 2007, abrogated on other grounds by Egyptian Goddess, Inc. v. Swisa, Inc., 543 F.3d 665 (Fed. Cir. 2008)。
參見Apple Inc. v. Samsung Elecs. Co., No. 11-CV-01846-LHK, 2011 WL 7036077, at *16 (N.D. Cal. Dec. 2, 201。
參見Deckers Outdoor Corporation v. Romeo and Juliette, Inc. et al, No. 2:2015cv02812 - Document 139 (C.D. Cal. 2017)。
參見DECKERS OUTDOOR CORP. V. ROMEO & JULIETTE, INC. (C.D. CAL. APR. 6, 2018)。