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美國聯邦巡迴上訴法院（CAFC）在Egyptian Goddess案件，廢除該院在Litton案例[2]中建立的新穎特徵檢測，回歸於單一的「一般觀察者檢測」。法庭[1]之友擔心廢棄新穎特徵檢測，無法確保實施先前技藝或實質上相似於先前技藝的設計不會被認定為侵權。CAFC則認為，以合理熟悉先前技藝一般觀察者的觀點，將先前技藝與設計專利及被告產品一起比對的一般觀察者檢測，一方面可達到獨立新穎特徵檢測之目的，同時也能限縮Gorham檢測過度擴張的權利範圍。

在Egyptian Goddess案件中，CAFC說明：被告產品與設計專利之間的差異並未大於設計專利與先前技藝之間的差異，在這情況下，如果設計專利是有效的，那麼設計專利權利範圍會限縮得相當狹小。很明顯的，在Applied Arts[3]案件中，上訴法院清楚說明，不能只依賴詳盡的侵權分析來決定設計之間是否構成實質近似，尤其是在一個先前設計擁擠的技藝領域中，對熟悉先前技藝的一般觀察者而言，設計之間一點微小的差異就足以產生不同的視覺印象。

加入先前技藝與設計專利和被告產品一起比較的一般觀察者檢測（如圖1），是一種視覺上「實質近似」的檢測。如何在侵權分析中應用這種檢測進行事實調查，CAFC說明：有些情況，設計專利和被告設計是明顯不同的，不必進入檢測的第二步驟。又其他情況，當設計專利和被告設計並非明顯不同，一般觀察者是否會認為這兩個設計是實質相同，則需進入第二步驟，藉助於依據先前技藝進行設計專利和被告設計的進一步比對，才能有效判斷是否侵權。

圖1：Legler的睡袋設計專利與Exxel的產品及先前技藝的比對圖[4]

美國法院在設計專利侵權分析中使用的檢測是兩步驟的一般觀察者檢測，首先是直接比較設計專利和被控產品，確定兩個設計是否「實質相同」，如果兩個設計看起來明顯不同，在法律上不會構成侵權行為；如果觀察者確認兩個設計並非「明顯不同」，則進入第二步驟，將設計專利和被控產品與先前技藝進行比較，一般觀察者會注意到設計專利與先前技藝不同之處，觀察者是否會重視這些差異，取決於這些差異對整體設計的影響。例如：在Victor Stanley, Inc., v. Creative Pipe, Inc.案件[5]中，如果設計專利愈接近先前技藝，設計專利與被告產品之間的微小差異愈顯得重要。

原告Victor Stanley（VSI）的USD523,263是關於板凳側椅架的設計（263專利），VSI在地方法院控告Creative Pipe公司的產品Nebelli板凳、Necati板凳侵害263專利。法院在PTO引用先前技藝中找到一個比較接近的是Chipman的D 419,341（先前技藝），法院說明：對於熟悉該類先前技藝的一般觀察者而言，263專利與Nebelli板凳兩側扶手及腳架的框架設計之間的細微差異不足以產生不同的視覺效果，兩個設計之整體外觀沒有明顯的差異，一般觀察者施予購買時之平常注意並不容易區分，被告Nebelli板凳兩側的扶手及椅腳的框架與263專利是實質相同的。

另外，法院將263專利與被告Necati板凳與先前技藝一起比較（如圖3），法院認為，263專利與Necatii板凳兩側扶手及腳架的框架設計之間有明顯足以區別的設計特徴，Necatii板凳框架的腳架增加第二支撐桿及一橢圓形框。原告則主張增加部分是對於整體外觀而言是微不足道的改變。

法院說明：長板椅的一般購買者，以合理的注意程度，可以很容易的區分Necati的設計與263專利。同時考慮到263專利設計優美曲線的優勢，Necatii板凳座椅下方腳架間的橢圓形框設計的整體效果，創造出一個不同於263專利的且獨特的外觀，不會混淆一般觀察者。對於熟悉先前技藝的一般觀察者而言，施予購買時之平常注意，不會誤認或混淆Necati的設計與263專利，因此，被告Necati板凳並未侵害263專利。

這個案件說明了，一般觀察者檢測第一步驟的比較，推定的範圍有擴張設計專利權之虞，如果兩個設計之間並非明顯不同，就需要進入第二步驟加入先前技藝一起比對，利用先前技藝的比對來縮小第一步驟所擴張的近似範圍，確認設計專利之實質近似範圍。

因為先前技藝提供了侵權比較的參考架構，其範圍可能會在侵權判斷中產生顯著的差異。CAFC在Egyptian Goddess案例[6]中的解釋：在有許多相似的先前技藝設計的例子中......在抽象上主張設計和被控設計之間不明顯的差異，對於熟悉先前技藝的一般觀察者而言可能是重要的，不可能有侵權事實的發現。在設計專利侵害訴訟中，如果被告以先前技藝抗辯不侵權時，必須選擇對其有利的先前技藝，如果一般觀察者認為設計專利與被告產品近似程度不如被告產品與先前技藝之近似，法院就會認定被告產品沒有侵害設計專利。

在一般觀察者檢測中所比較的先前技藝是否有範圍的限制？檢視MPEP第15章設計專利的相關規定，其中說明新穎性審查的判斷主體是一般觀察者，審查時並未限制先前技藝的領域範圍。不過，在非顯而易知性審查評估的基礎事實調查（Gathering the facts）中，首先要確定先前技藝的內容及範圍，其中說明：為了評估美國專利法第103條(a)所稱的顯而易見性，相關的先前技藝延伸到所有的相關類似技藝領域（analogous arts），而設計與發明專利在確認技藝領域是否相關類似的基本原則是相同的[7]。因此，USPTO審查人員用來核駁關於第103條規定的先前技藝必須是屬於相同或相關類似技藝領域。

法院確定侵權事實的一般觀察者檢測所依據之先前技藝，是要採用新穎性審查使用的沒有技藝領域限制的先前技藝，還是採用顯而易知性審查的標準，只限於相同或相關類似領域的先前技藝呢？先檢視法院先前判決中設計專利侵權分析所依據的先前技藝狀況。

在Applied Arts案件[8]中，上訴法院說明：一般觀察者不是從未見過菸灰缸或點煙器的人，雖不是專家但對這些物品有合理的熟悉度，且其面對設計時能夠形成合理的判斷，可以區分主張設計與先前技藝之間的差異或相似之處。值得注意的是，法院用於侵權比較的唯一先前技藝是煙灰缸和打火機的組合。另外，Sears, Roebuck & Co. v. Talge案件[9]的主張是榨汁機設計，法院進行比較的唯一先前技藝是與主張設計專利和被告設計相同類型的榨汁機。

Bevin Brothers案件[10]中的系爭設計專利是關於一種汽車車鈴的設計，本體是扁球形體，引用的先前技藝是類似技藝領域中有相同扁球形體的老舊茶鈴（old tea bell），法院認定該專利無效且沒有被侵害。在Bergstrom v. Sears, Roebuck案件[11]中原告的D228,728設計專利是個類似C形管狀壁爐爐柵（fireplace grate）設計，法院比對該設計專利與被告產品與先前技藝（如圖4左側），認為專利有效，被告產品侵害原告的728專利。

Unette Corp.案件[12]中原告的D267,927設計專利是塑膠軟管容器設計，法院說明：當塑膠軟管上方的斷削塑膠片尚未折斷時，被告產品的外觀設計非常接近先前技藝Loesser的設計（如圖5左側），法院用來進行比較的先前技藝是與設計專利和被告設計相同類型的塑膠軟管容器。另外，在Egyptian Goddess案例[13]，原告控告Swisa公司與 Dror Swisa的指甲拋光器產品（如圖5右側）侵害D467,389設計專利，法院用以比對的先前技藝Nailco patent（USD416,648）與Falley的指甲拋光器，都是相同的技藝領域。

在Arc’teryx案件[14]中，Arc’teryx公司的USD513,715是「夾克拉鏈」的設計（715專利），另外獲准6,654,963戶外夾克的發明專利（如圖6）。Arc’teryx公司向猶他州中區聯邦地方法院控告Westcomb公司的Mirage夾克拉鏈侵害715專利。法院將715專利與被告產品及先前技藝一起比對，先前技藝包含：lowe Alpine的夾克與德國40 18 356發明專利（如圖7）。

在Wing Shing v. Sunbeam案件[15]中，Wing Shing產品公司（BVI）控告Sunbeam公司的咖啡機產品侵害USD348,585的咖啡機設計（585專利）。地方法院將該類產品的先前技藝與585專利與被告產品一起比對（如圖8），法院深入調查與分析後說明：585專利與被告產品在整體外觀上有明顯的差異，一般觀察者不可能會被相似之處所欺騙，熟悉先前技藝的一般觀察者也不會相信被告產品與585專利是實質相同的。

在OraLabs Inc. v. Kind Group LLC.案件[16]，Kind集團的USD 644,939是「球形潤唇膏」設計（939專利），2013年1月，OraLabs公司向科羅拉多州的地方法院提起確認之訴，請求確認該公司發展的Lip Revo產品沒有侵害939專利，同時請求宣告939專利無效。Kind集團則提起反訴，控告OraLabs的產品侵害939專利、營業外觀以及不公平競爭。法院在939專利的侵權分析中採用兩步驟的一般觀察者檢測。首先，將939專利和Lip Revo產品並列比較（如圖9），法院同意Kind集團的意見「兩個設計並不是明顯不同」，於是進入第二步驟的比對。在Egyptian Goddess案件[17]中，CAFC已將提供先前技藝的責任歸屬於被告。

被告OraLabs提出三個先前技藝（如圖10），其一是Green的香水塗抹器設計，其次是Morris半球形塗抹器部分的圓柱形「分配容器」，第三個是Kao半球形頂部的玩具容器。法院認為這些都不是相關類似技藝領域的先前技藝，不宜用在侵權分析的一般觀察者檢測。

不過，939專利從申請歷史檔案得知，2009年12月，939專利最初申請圖示所揭露的請求設計只有半球形部分，在申請過程中PTO審查人員用以被告所提的3個先前技藝核駁「申請案不符合專利法第102條(b)及第103條(a)規定」的相關類似先前技藝[18]。2011年3月2日，Kind集團備妥新的圖式及申請專利範圍（將原始圖式中容器部分的虛線改以實現揭露）提出延續審查申請（CPA），在CPA案提出申請的同時母案視為放棄，但可保留母案的申請序號，Kind集團在CPA審查期間修正圖式（如圖11），2011年9月13日核准公告取得設計專利。

在Applied Arts、Sears、Bergstrom、Unette和Wing Shing案件中，一般觀察者檢測所依據的先前技藝是屬於相同類型的物品，其物品用途和目的與設計專利和被告設計相同。而在Bevin Brothers、Arc’teryx、OraLabs案件中引用的先前技藝並不是相同物品，先前技藝的範圍已擴展到與設計專利和被告設計相關類似技藝領域之物品設計。從法院的先前判決可得知。一般觀察者檢測所依據的先前技藝應該限於相同技藝或是相關類似技藝領域的先前技藝。

MPEP的2141.01(a)小節中說明專利法第103條所依據的先前技藝必須是與請求發明相關類似的技術領域，如果先前技藝是：(1)來自與請求保護之發明相同的技術領域（即使是解決不同的問題）；(2)來自與發明人所面對的問題（即使與請求保護之發明不屬於相同的技術領域）[19]。另外，在MPEP的904.01(c)小節清楚說明：要確定特定請求發明主題的相關類似技藝有時是困難的。它取決於權利請求項所涵蓋主題必要的基本功能或效用（utility），而不取決於申請人所謂的內容。

在設計專利侵權實務中，如果設計專利和被告產品設計明顯不同，法院不應強制要求在侵權分析中考慮先前技藝。如果是在先前技藝擁擠的技藝領域中，存在許多近似的先前技藝，這一類設計專利的侵權分析中，一般觀察者檢測的第二步驟，根據先前技藝進行設計專利和被告設計的比較就變得非常重要。在Egyptian Goddess案件[20]中，CAFC將提供先前技藝的舉證責任加諸於被告，簡化專利權人的舉證責任。在設計專利的侵權分析中，被告有責任提供有利於自己的先前技藝，利用先前技藝之比對來限縮在第一步驟所推定的設計專利範圍。不過，在有些情況下，專利權人也可提供有利於自己的先前技藝來確定設計專利實質近似的範圍，有助於確認侵權的事實發現。

參見Egyptian Goddess, Inc. v. Swisa, Inc. & Dora Swisa 543 F3d. 665, 88USPQ2d 1658 (Fed. Cir. 2008) (en banc)。
參照Litton System, Inc. v. Whirlpool Corp., U.S. Ct. of App., Fed. Cir. 728 F.2d 1423 （1984）。
參照Applied Arts Corp. v. Grand Rapids Metal Craft Corp., 67 F.2d 428,730, 19 USPQ 266, 269（6th Cir. 1933）。
參見Legler v. Exxel Outdoors, Inc. UNITED STATES DISTRICT COURT EASTERN DISTRICT OF WISCONSIN , 29 Jul 2014。
參照Victor Stanley, Inc., v. Creative Pipe, Inc., 2011 WL 4596043 (D.Md Sep. 30, 2011)。
同註1。
參見MPEP § 1504.03, I. GATHERING THE FACTS, A. scope of the Prior Art.。
參見Applied Arts Corp. v. Grand Rapids Metalcraft Corp., 67 F.2d 428, 430,19 U.S.P.Q. 266（6th Cir 1933）。
參見140 F.2d 395 (8th Cir. 1944)。
參見Bevin Bros. Mfg. Co. v. Starr Bros. Bell Co., 114 F. 362, 363（U.S. court of Apples 1902）。
參見Bergstrom v. Sears, Roebuck and Co., 496 F. Supp. 476（D. Minn. 1980）。
參見Unette Corp. v. Unit Pack Co., Inc., 1985 WL 5989（D. N. J.. 1985）。
同註1。
參見Arc'Teryx Equip., Inc. v. Westcomb Outerwear, Inc., 2:07-cv-59 (D. Utah Nov. 4, 2008)。
參照Wing Shing Prods. (BVI) Co. v. Sunbeam Prods., 665 F. Supp. 2d 357, 362 (S.D.N.Y. 2009)。
參見Wing Shing Prods. (BVI) Co. v. Sunbeam Prods., 665 F. Supp. 2d 357, 362 (S.D.N.Y. 2009)。
同註1。
參見29/351278的申請過程歷史檔案。
參見MPEP § 2141.01(a), Analogous and Non-analogous Art. Rather, a reference is analogous art to the claimed invention if: (1) the reference is from the same field of endeavor as the claimed invention (even if it addresses a different problem); or (2) the reference is reasonably pertinent to the problem faced by the inventor (even if it is not in the same field of endeavor as the claimed invention). See Bigio, 381 F.3d at 1325, 72 USPQ2d at 1212。
參見Egyptian Goddess, Inc. v. Swisa, Inc. & Dora Swisa 543 F3d. 665, 88USPQ2d 1658 (Fed. Cir. 2008)(en banc)。