ABPA案與Best Lock案，正巧反映出美國對於must-match與must-fit兩種設計截然不同的保護態度，這也是ABPA案中，法院認為無法類推適用Best Lock案判決之主要理由。不過，Best Lock案揭示了更爲根本的爭議，亦即「功能」定義及其範圍，判決見解及不同意見書的立場明顯相反，Newman法官提出之質疑至今恐怕還是難以解決。

1996年Best Lock案判決是美國聯邦巡迴上訴法院（CAFC）以「純屬功能性」為由認定設計專利無效的重要案件，往後訴訟也曾多次引用並解釋，而在今年判決Automotive Body Parts Association v. Ford Global Technologies, LLC, No. 18-1613 (Fed. Cir. 2019)再度由ABPA援引，聲稱Ford頭燈及引擎蓋設計係美感上匹配（aesthetically match）其卡車，故應屬純功能性，惟法院拒絕該主張。實際上，Best Lock案討論的是技術上匹配，自然無法作為ABPA案之參考先例，不過，可由此瞭解美國法院如何透過功能性之定義及解釋，處理相當於歐盟共同體設計規則第8條2項「互連裝置」（interconnection）例外之情形。

本案緣由

本案[1]為鑰匙葉（key blade）設計專利之有效性爭議。一般而言，鑰匙包含轉動時手握的弓部（bow）以及插入鎖具鍵槽（keyway）的鑰匙葉，空白（blank）鑰匙葉必須按照開啟特定鎖具需要的鑰匙齒組合，切割或鑿刻出適合的輪廓（profile），方能發揮開鎖功能。在備品鑰匙市場，有鑰匙複製設備的鎖匠或零售店會庫存各種輪廓的空白鑰匙葉以供替換，鑰匙及鎖具製造商則會透過若干方式限制鑰匙胚（key blank）複製，例如向單一客戶或特定地理區域銷售特定類型的鎖具及鑰匙，縮減消費者對該類型備品鑰匙之需求，進而降低備品鑰匙製造商生產複製用鑰匙胚的誘因。

Best Lock生產並銷售用於維護工業、商業與機構設施安全的鑰匙與鎖具，為避免該類鑰匙輕易遭到複製，其透過發明專利或設計專利保護並掌控特定鑰匙胚之市場。Best Lock不僅是本案一審兩項系爭專利（U.S. Patent 5,136,869，簡稱869專利；U.S. Design Patent 327,636，簡稱636專利）之受讓人，也是其他33項鑰匙葉設計專利之受讓人，以及與34項鑰匙葉設計專利相對應的34項鍵槽設計專利之受讓人。Ilco則為現有鎖具生產複製及替換用的鑰匙胚，並向鎖匠與備品鑰匙零售商銷售替換用鑰匙胚。

1993年，Ilco仿造Best Lock其636專利所示之鑰匙葉設計，並於美國聯合鎖匠協會年度大會發布有該鑰匙葉形狀的鑰匙胚，Best Lock因而控告Ilco侵害前述兩項專利，Ilco則反訴該兩項專利無效。一審法院[2]依據專利法第102條認定869專利無效，並以「欠缺購買者或使用者關注之裝飾性」為由認定636專利無效。Best Lock僅就636專利部分上訴。

當事人主張及判決理由

Best Lock主張，雖然特定鑰匙與相對應的鎖具必須契合（mate）方能開鎖，但實際上存在無數種鑰匙葉及配對的鍵槽設計，可隨意選擇，故636專利並非純屬功能性。然而，CAFC認為一審判決系爭設計純屬功能性而不具裝飾性，並無違誤，故維持原判。其主要理由如下：

1. 根據636專利圖式，Best Lock請求保護的範圍僅限於空白鑰匙葉，而非整把鑰匙。雙方並未爭執鑰匙葉必須做成如圖所示之同一設計，方能適合相對應的鎖具鍵槽；Best Lock亦承認，確實無其他形狀的鑰匙葉可適合該特定鍵槽。因此，636專利鑰匙葉設計如有任何美學吸引力，也只是純粹由功能性決定之形狀造成的必然結果。
2. 縱使Best Lock主張鑰匙與鎖具之間存在各種接口形狀，也無法改變判決結果。鑰匙葉及配對鍵槽間的不同接口形狀雖可結合成為發揮上鎖功能的一組鑰匙及鎖具，但Best Lock請求保護的範圍並非鑰匙及鎖具組合，而僅限於鑰匙葉，且必須設計成636專利圖式揭露之形式方可發揮預定功能。
3. 即使Best Lock擁有其他可契合636專利鑰匙葉的鍵槽設計專利，對法院分析亦無影響。因為系爭專利有效與否，僅能就其請求項加以評估，而非從多項專利的請求項綜合觀察，故該鍵槽設計專利之存在事實並不影響636專利請求項解釋及其純屬功能性認定。

Newman法官的不同意見書

Newman法官則在不同意見書中，指出另一個思考觀點。根據判決先例，本案適用之規範原則包括：

其一、專利法第171條要求之裝飾性，並非意指具備藝術性或吸引目光，且為避免受觀看者主觀意識左右，法院另提出較為客觀之基準，亦即只要非主要屬於功能性（primarily functional），譬如存在其他設計或配置方式，便符合裝飾性要件；設計如係純粹由製成品之預定功能所決定，則無法獲得專利保護。該解釋與物品本身須具備實用性（utility）之事實互無妨礙。

其二、根據奠定設計專利原則之最高法院判決Gorham Mfg. Co. v. White，雖係以區分設計專利與實用專利之「非功能性」界線衡量裝飾性要件，惟亦應瞭解，實用物品之設計無法與該物品之實用性相分離，受專利保護的設計往往混合功能性及非功能性特徵。是以，適用設計專利法律須能區辨物品之功能性，以及該物品或其特徵設計之功能性，例如法院在L.A. Gear, Inc. v. Thom McAn Shoe Co.一案指出，運動鞋的鞋舌、鬍片（mustache）、三角翼及側網面雖均屬實用部位，但該等特徵及鞋子之整體設計並非純粹由功能所決定；儘管如此，物品之功能性及其設計之功能性兩者間確實不易劃清界線。

有鑑於此，Newman法官認為系爭鑰匙葉輪廓係符合設計專利之法定要件，反倒是本案判決適用法律有誤。其理由大致如下：

1. 無論特定設計能否獲得實用專利，不得基於形式與功能之相互作用或兩項物品之協調設計（designed in harmony），例如系爭鑰匙輪廓設計適合相對應的鍵槽，進而剝奪特定設計受專利保護之可能，或使主要非屬功能性之設計無法符合專利要件。
2. 所有鑰匙應契合鍵槽乃是當然之理，但若因鑰匙輪廓之抽象、任意性設計與相對應的鍵槽契合而認定係純屬功能性，實為設計專利保護標的設下例外。誠如USPTO所云，系爭鑰匙葉輪廓設計係主要非屬功能性，本案當事人亦同意，實際上存在著無數種鑰匙輪廓設計，系爭鑰匙輪廓設計自然非由「鑰匙適合鎖具」此項功能所決定。
3. 關於在使用中與其他物品之互補設計相互作用的任意性設計是否受專利保護，儘管判決先例極少，但仍可從Motorola Inc. v. Alexander Mfg. Co., 786 F. Supp. 808 (N.D. Iowa 1991)一案獲得與本案判決相反之看法：該案係手機電池盒（battery housing）設計專利之有效性爭議，涉嫌侵權者以「電池盒必須吻合手機與電池充電器」為由，主張系爭設計純屬功能性。法院拒絕其主張，認為設計電池盒時還不存在充電器，且電池盒設計與手機設計同時進行，故無法證明電池盒設計係純粹由充電器設計所決定。同理可證，系爭鑰匙輪廓設計並非純粹由鍵槽設計所決定，而是該兩者共享著相同的任意性設計。
4. 總而言之，「鑰匙葉契合鍵槽」此一事實無法將鑰匙輪廓的任意性設計轉變成主要屬於功能性之設計，因為具備功能的是鑰匙本身，而非鑰匙輪廓設計。

結語

在本案，Newman法官點出一個相當根本卻不容易回答的問題：亦即，如何定義「功能」及其範圍？從Newman法官觀點來看，這牽涉如何區辨物品及其設計之功能性，必須決定「開鎖／適合鍵槽」係物品（鑰匙本身）之功能性，抑或設計（鑰匙葉輪廓）之功能性？或者，誠如其他學者從功能範圍提問[3]，鑰匙葉之功能應該是「一般開鎖」（fit A keyway）抑或「開啟特定鎖具」（fit THE corresponding lock）？如為前者，只要能契合鍵槽而可發揮開鎖作用便屬之，自然存在無數替代設計；若是後者，則必須適合特定鎖具的鍵槽，自然只有尺寸、比例或輪廓符合設計專利圖式的鑰匙方能開鎖。職是，解釋不同便會影響既有的替代設計數量，正如本案所示，進而導出完全相反的結果：系爭設計專利有效或無效。

Newman法官不僅是著名的聯邦巡迴上訴法院法官，其撰寫的不同意見書數量也是罕見之多，而且篇篇論據堅實。儘管少見文獻探究本案不同意見書，但Newman法官直指功能性解釋之困難以及誤用可能，其觀點的確值得深思。

備註：

【本文僅反映專家作者意見，不代表本報立場。】

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