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美國加州的Peter Kao為他開發的「Gloji」枸杞漿果汁（Goji berry juice）產品，設計一款獨特的燈泡形瓶子（如圖1左側）。這個不尋常的燈泡形瓶子能說明瓶內飲料賦與能量的特性，使得Kao的Gloji果汁被譽為市場上最健康的飲料之一。另一種名為「Gloji Gold」的口味，在原始口味的漿果中增加金蘋果口味，也使用燈泡瓶子包裝（如圖1右側）。

2007年1月，Kao向USPTO提交了一項設計專利申請，於2008年9月核准公告為USD 577,601設計專利（簡稱601專利，如圖2左側所示）。從圖式中可得知，601專利是沒有瓶蓋，也沒有任何表面裝飾或標誌的果汁瓶設計。2007年9月，Kao又提出另一個燈泡形瓶子的設計專利申請，不過，這個飲料瓶的瓶口處附有瓶蓋，申請案於2009年3月17日核准公告為USD 588,408設計專利（簡稱408專利，如圖2右側所示）。另外，Gloji公司於2009年2月針對其產品包裝配置提交了商標申請，但USPTO拒絕註冊，因為該燈泡形包裝的某些部分被認為具有功能性。

2016年夏季，在洛杉磯的Snow Monster甜點連鎖店，開始將茶盛裝在可重複使用的玻璃飲料容器中販售，該玻璃飲料容器的形狀像燈泡一般。Snow Monster用燈泡蓋裝飾了燈泡形的瓶子，蓋子有類似於燈泡的螺紋底座、還有花冠狀（如圖3），或例如：棉花糖雲等（如圖4）。2017年12月，Kao控告Snow Monster的產品侵害601專利。

在設計專利侵權訴訟中，設計專利的侵權判斷必須經由兩個步驟的程序進行評估。首先，法院必須對設計專利的權利範圍進行解讀，以確定其含義和保護範圍[3]。隨後，法院會進行一般觀察者檢測（the ordinary observer test），詢問一般觀察者「被指控的外觀設計是否合理地被視為與所主張的外觀設計如此相似，以至於熟悉先前技藝的購買者會被兩者的相似性所欺騙」[4]。

設計專利的保護範圍通常是如附圖，專利權範圍的解讀必須適合於圖式的設定[5]，視圖中的圖形是專利權本身的最佳描述[6]。601專利的唯一權利主張是「如圖和所述的果汁瓶裝飾性設計」。因此，法院應依據601專利所包含的視圖來解讀專利權範圍（如圖5）。

專利權人的文件似乎存在一個潛在的問題，其將601專利泛指飲料瓶，而不是果汁瓶。儘管601專利在設計專利的名稱、權利範圍和圖1的設計說明中使用「果汁」一詞，但在專利權人的反對備忘錄中僅出現一次：原告謹請本法院採納以下的權利主張：如圖1-5和所述的果汁瓶的裝飾性設計。

訴狀中寫著：原告的601專利是適用於飲料容器的經典燈泡形狀設計。...原告請求法院考慮601專利所揭露的液體容器設計的整體唯一性，以便適當地確定適當的解讀專利權範圍...1.被告產品的設計實質近似於601專利中燈泡形飲料容器的外觀...3.儘管被告產品是601專利所主張的經典燈泡形瓶子的放大版本，它仍然保留了601專利主張保護的必要部分，以反映經典燈泡的設計和形狀。

Snow Monster的摘要將被告產品稱為「巨型燈泡罐」，將其產品稱為「飲料產品」，包括「波巴茶飲料」。儘管瓶子和罐子，果汁和茶具有共同的特徵，但也存在可爭議的差異。不過，不過，Kao 的兩個燈泡形設計專利的申請過程中，USPTO沒有發出任何的先行核駁通知（OA)，Kao也將沒有設計名稱或權利主張的任何修正。而且CCPA（美國海關和專利上訴法院）在Glavas案[7]的裁決，使得設計專利的範圍不受權利主張所記載之物品約束。

2011年4月8日，Curver Luxembourg（簡稱Curver）提出「家具之部分」的設計專利申請案，2012年4月，USPTO發出核駁通知（Ex Parte Quayle Action），理由中說明：「家具之部分」的設計名稱是不明確的、含糊的，審查人員建議修正為「應用於椅子的花紋（pattern for a chair）」。另外，部分視圖之間是不一致的，應修正為一致。2012年8月，申請人將設計名稱修正為「應用於椅子的花紋」，2013年3月核准公告為D 677,946（簡稱為946專利）。

2017年，Curver認為Home Expressions公司販售的置物籃產品之花紋與946專利的「Y」字形花紋相近似（如圖6），提起侵權訴訟[8]。依據申請歷史檔案禁反言原則（prosecution history estoppel），專利權人在修正設計名稱時已放棄「椅子」以外的所有製品，在專利侵權分析時，又要將原先放棄的部分重新取回（recapture），這是不被允許的。法院裁定，設計專利的範圍僅限於專利中所列的「製品」（亦即產品）。該專利僅保護椅子的圖案，不及於籃子上的相同圖案。

Curver向CAFC提起上訴，核心問題是「設計專利的名稱用詞而將設計專利的範圍限制在特定產品是否恰當」。CAFC說明：設計專利僅授予應用於一項製品的外觀設計，而不是就設計本身的授予專利。權利主張語言可以限制設計專利的範圍，因為該語言提供了唯一的一項在圖中沒有出現的製品實例。2019年9月12日，CAFC確認：在特定條件下，權利主張語言指定了某件特定產品（椅子），該權利主張語言限制了設計專利的範圍，且提供了唯一的實例，該實例在視圖中未曾出現[9]。

確定設計專利侵權是一個事實問題[10]。在進行分析時，如同申請時所主張的一般，要對專利設計進行整體審查。最終的問題是要確定「整個設計的視覺效果是否時相同」[11]。被告Snow Monster辯稱，對於一般觀察者而言，被告產品和601專利的外觀設計有足夠的不近似之處，因為（1）比例有所不同；（2）被告產品的開口處明顯是超寬的；（3）601專利缺少被告產品中包含的其他明顯特徵。

原告Kao的Gloji瓶子有8.5盎司和11.5盎司兩種不同的容量，而被指控的Snow Monster瓶子則是27盎司的容量。被告主張，由於被告產品的尺寸不同以及頸部比較粗寬的事實，它與經典A型燈泡造形的601專利有所不同。

原告認為被告將「被告產品」與Gloji瓶子做了不正確的比較，Gloji瓶子是601專利的商業實施例。在L.A. Gear案件[12]中，CAFC說明：「當專利設計與專利權人銷售的商品外觀實質相同時，直接比較專利權人的商品和被指控的商品，並無錯誤」。如果被告能夠證明請求保護之設計與其商業實施例之間沒有實質的差異，則可將該實施例與被指控設計進行比較。因此，地方法院拒絕僅僅比較Gloji瓶子和被告產品，將考慮乞求保護的整體設計，以及基於比例目的也考慮Gloji瓶子（如圖7右側所示）。。

誠然，設計專利不能請求其基本設計可能產生的所有可能的形狀和比例[13]，法院必須牢記，設計專利最終目的是防止「任何未經授權製造、使用或出售實施專利設計之物品，或者任何幾可亂真的模仿物」[14]。如果因為大小或比例的微小變化而否定了侵權，則設計專利所提供的保護將變得毫無用處。

601專利請求保護的設計是使用經典燈泡形狀作為瓶子。鑑於形狀的獨特性，法院並不相信被告已證明被告產品的大小和比例之間已存在足夠的差異，因此沒有可辯駁的問題[15]。專利設計和被告產品的外觀設計之間的些微差異不能，也不應阻止發現侵權[16]。CAFC說明侵權分析的重點是「請求保護裝飾特徵的整體印象」，而不是「個別的微小差異」。法院認為，被告主張被告產品的口徑大於601專利的論點相同。而且，瓶口口徑的大小是功能性，因為它的目的是容納用於boba飲料的較大吸管，並且設計專利侵權分析應僅解釋為產品的裝飾而不是功能性特徵[17]。

合理的陪審員可以發現，一般觀察者得出結論是「被告產品雖然尺寸稍大，頸部更長，瓶口更寬廣，還是經典燈泡或其任何幾可亂真的仿製品」。法院認為，從整體設計看來，被告產品外觀設計的整體視覺效果是否與601專利實質相似，這是一個可裁判的議題。

被告辯稱，蓋子的附加特徵、被告的標誌以及如棉花糖雲朵和花冠等裝飾物（如圖4、5）可將被告產品與601專利之設計區分開來。原告認為，被告可以將產品與這些附加非永久性特徵一起出售的事實是無關緊要的。無論如何，侵權調查包括被告產品「在正常使用期間的任何時候」可看見的特徵[18]。「正常使用（normal use）」是從「產品製造或組裝完成直至產品的最終毀壞，丟失或消失」[19]。因此，標誌、蓋子、棉花糖雲和花冠的使用均屬於被告的「正常使用」範圍。

首先，601專利不包括蓋子，對於一般觀察者來說，經由查看請求保護之設計，顯而易見的蓋子是要放在燈泡形玻璃上方的擰燈頂部。被告產品使用蓋子（如果有的話）是「最小差異」，並不表示沒有可能的問題。

此外，原告比較601專利和沒有蓋子的被告產品（如圖8），被告瓶子的標誌、花冠和棉花糖雲等特徵是明顯不同。但是，設計之間的區別……必須是在請求保護的整體設計上進行評估，而不依據單獨要素中進行評估[20]。花冠和棉花糖雲等特徵是可選擇附加的，因此當剔除花冠和棉花糖雲特徵，合理的陪審員可能會發現被告產品的整體形狀和視覺效果與601專利已構成實質近似。

至於被告所使用的標誌也是一個附加特徵。如果出售的每一被告產品都貼有標誌，則一般觀察者可能會發現這兩種設計的差異足夠大，將被告產品與Gloji瓶子進行比較時，則不會引起混淆或誤認。但是，法院必須將被告產品與請求的設計進行比較，601專利之設計並不包含Gloji標誌。不過，法院強調，鑑於調查的事實性質，很難得出「一個合理的陪審員會如何看待這兩種設計」的結論，因此，這些附加元素是否使得被告產品產生差異是可討論的事實問題。

一般觀察者還必須「知曉有大量緊密相似的先前技藝設計」和「熟悉先前技藝」。如果被告侵權者選擇依據先前技藝的比較作為其抗辯侵權主張的一部分，則該先前技藝的舉證應由被告侵權者負擔[21]。當依據先前技藝觀看專利保護之設計和被控產品時，假設的一般觀察者的注意力可以被有專利保護之設計與先前技藝不同的部分所吸引[22]。

被告辯稱，從先前技藝的角度來看，被告產品與601專利之間的差異是巨大的[23]。首先，被告主張601專利的靈感來自「Pom wonderful」的瓶子（如圖9），象徵石榴果實，表明這種設計意在暗示其飲料的成分。根據這個主題，被告辯稱，Orangina公司的特徵是「bulbous bottom」瓶，意旨在回想起橘子皮，另一種產品「Blood of Grapes Wine」瓶子的形狀，使人回憶起葡萄。依此想法，被告主張，601專利使人想起燈泡，因為Gloji瓶是「使您發光的果汁」，並且被告產品與該主題和傳統燈泡的外觀不同。儘管如此，Pom wonderful、Orangina和Blood of Grapes Wine既不是本案參考的先前技藝，也不是採用經典燈泡形狀的產品，與先前技藝分析無關。

另一個例子，被告提供了兩頁關於義大利公司E.V.E.L.T.在線銷售的燈泡狀利口酒瓶的螢幕快照（如圖10左側），希望進一步證明被告產品與傳統的燈泡狀形狀有所差異。原告認為這是不恰當的參考，因為被告提供的線上貼文缺乏根據，準確性和可靠性。美國聯邦證據規則第901（a）條規定：「為了滿足認證或鑑定證據項目的請求，支持者必須提供足以證明該項目是支持者主張該線上證據的證據」。被告未能提供關於此網頁的聲明或任何形式的認證，法院不會將其視為證據。

被告提出USPTO審查人員引用的先前技藝參考文獻清單（如圖11），這些先前技藝的設計背離601專利所描繪的傳統燈泡形狀。例如：D 539,146專利的形狀更像梨子形，而D 406,203專利雖是傳統的燈泡，但它的開口處朝下與601專利相反。被告還試圖指出，在Google搜索中有數以百萬計的結果顯示出燈泡狀的瓶子。因此，法院認為，根據先前技藝參考文獻（如圖12），合理的陪審員應可以認為被告產品與601專利最為近似。

總而言之，一般觀察員檢測是一個事實問題，被告並未表明對設計侵權實質性事實沒有真正的爭議。依據先前技藝，檢視整個設計及其整體效果時，對於一般觀察者是否會發現被告產品和601專利之設計是否實質近似，仍然存在問題。因此，地方法院的裁定中，否決了被告Snow Monster簡易判決（Summary Judgment）的請求。

商標有功能性原則的限制，在具有功能性的情況下，不能給予商標保護。然而，許多優良的容器或包裝大都具有功能性，這些產品設計要取得商業外觀的商標權保護是有難度的。

原則上，設計專利是保護物品外觀的裝飾性設計，而不是物品的功能和效用，申請成本低於發明專利，通常在很短的時間內可獲准專利。在美國，設計專利在15年的有效限期內是不需要繳納維護年費，也不會有失權之虞。而且設計專利侵權的損害賠償可包括侵權人的利潤（或是利潤的一部分）。因此，下一次當您對於產品的外觀、包裝或是容器設計有新穎、獨特的創意或點子，不妨考慮一下設計專利，這可是一個相當經濟、實惠又絕妙的選擇。

參見Peter Kao v. Snow Monster Inc. et al, Defendant Snow Monster Inc.s Motion for Summary Judgment of Noninfringement, by Judge Ronald S.W. Lew: The Court DENIES defendant's Motion. Modified on 5/17/2019。
本文使用Snow Monster產品的照片和相關設計專利的圖式均摘自法院2019年5月16日的意見。
參見Arminak and Assocs., Inc. v. Saint-Gobain Calmar, Inc., 501 F.3d 1314, 1319 (Fed. Cir. 2007), 引述自OddzOn Prods., Inc. v. Just Toys, Inc., 122 F.3d 1396, 1404-05 (Fed. Cir. 1997) 。
參照Egyptian Goddess, Inc. v. Swisa, Inc., 543 F. 3d 665, 683 (Fed. Cir. 2008),。
參見Crocs, Inc. v. Int’l Trad Comm’n, 598 F.3d 1294, 1302 (Fed. Cir. 2010)。
參見Crocs，598 F.3d，1303。
參見Application of Glavas , 230 F.2d 447, 450 (C.C.P.A. 1956)。
參見CURVER LUXEMBOURG, SARL v. HOME EXPRESSIONS INC., No. 2:2017cv04079 - Document 17 (D.N.J. 2018。
參見Curver Luxembourg, SARL v. Home Expressions Inc., No. 2018-2214 (Fed. Cir. Sept. 12, 2019)。
參見Catalina Lighting, Inc. v. Lamps Plus, Inc., 295 F.3d 1277, 1287 (Fed. Cir. 2002); 同時參見 Richardson v. Stanley Works, Inc., 597 F.3d 1288, 1295 (Fed. Cir. 2010)。
參見Payless Shoesource, Inc. v. Reebok Int’l Ltd., 998 F.2d 985, 990-91 (Fed. Cir. 1993), 引述自 L.A. Gear, Inc. v. Thom McAn Shoe Co., 988 F.2d 1117, 1125 (Fed. Cir. 1993)。
參見L.A. Gear, Inc. v. Thom McAn Shoe Co., 988 F.2d 1117, 1125 (Fed. Cir. 1993)。
參見Sofpool LLC v. Kmart Corp., No. CIV. S-10-3333 LKK/JFM, 2013 U.S. Dist. LEXIS 76293, at *15 (E.D. Cal. May 29, 2013。
參見美國專利法第289條規定。
參見Payless, 998 F.2d at 990-91。
參見Crocs, 598 F.3d at 1303-04。
參見Sport Dimension, Inc. v. Coleman Co., Inc., 820 F.3d 1316, 1320 (Fed. Cir. 2016); OddzOn Prods., 122 F.3d at 1405。
參見Int’l Seaway Trading Corp. v. Walgreens Corp., 589 F.3d 1233, 1241 (Fed. Cir. 2009)。
參見Contessa Food Products, Inc. v. Conagra, Inc., 282 F.3d 1370, 1379–80 (Fed. Cir. 2002)。
參見Ethicon Endo-Surgery v. Covidien, Inc., 796 F.3d 1312, 1335 (Fed. Cir. 2015), 引述自Amini, 439 F.3d at 1372。
參見Egyptian Goddess, Inc., 543 F.3d at 676。
參見Crocs, 598 F.3d at 1303,引述自Egyptian Goddess, 543 F.3d at 681。
參見Def.’s Mot. at 16:6-8。
Pom wonderful的產品照片是載自網頁https://www.pomwonderful.com/；Blood of Grapes Wine的產品照片是載自網頁https://www.designboom.com/design/blood-of-grapes-wine-bottle-by-constantin-bolimond/。
E.V.E.L.T.燈泡狀利口酒瓶的圖片是下載自網頁，https://www.worthpoint.com/worthopedia/5-evelt-torino-light-bulb-liqueur-mini-liquor。