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通常，專利侵權的損害賠償是藉由美國專利法（以下簡稱專利法）第284條來請求，專利權人可獲得的補償性賠償範圍是從合理的權利金（Reasonable Royalty）到所失利益（Lost Profit）。但是設計專利權人還有另一種選擇，根據專利法289條規定：專利權人得請求以侵權人因侵權行為所得的「總利潤」的作為計算基礎，但長久以來，這法條僅在相對罕見的設計專利侵權案件中出現。

專利法第171條規定與判例法、的申請實務是一致的，設計必須應用或實施於製品上才具有可專利性[2]。設計不可與所應用之物品分離，不能僅為表面裝飾的計畫方案，不能脫離物品而單獨成為設計專利之標的。

在In re Hruby案[3]中，CCPA（Court of Customs and Patent Appeals）駁回對噴泉設計專利申請（如圖1）的拒絕。PTO上訴委員會認為噴泉不能成為製品，因為它是「噴嘴裝置的短暫產品」。不過，CCPA說明：「製品是指由人工製造的任何東西，無論是手工，機械還是技藝……審查人員和委員會沒有提出任何權威性的引證，沒有理由說明為什麼噴泉不是製品，….我們認為噴泉符合專利第171條的製品要件。…….這些依賴裝置而產生由水構成的噴泉設計和它們是製品之間沒有必然的關係。......很多設計依賴於外部因素而產生出觀察者所觀察到的外觀。」

在In re Zahn案[4]，CCPA認為，雖然設計必須實施在某些物品上，但法規不僅限於完整物品或「分離的」物品的設計，當然也不限於單獨銷售的物品.......對於如何在製品中實施設計的任何限制，沒有引用合理的判例。參考專利法第171規定的明確詞語，......我們認為，「為此可獲得專利」字句中的「為此」用詞是指「設計」，而不是「製品」。我們同時註解專利法第171條所保護的不是物品的設計，而是應用於物品之設計。

在處理一系列與電腦顯示器一起使用的「圖像」的決定中，PTO上訴委員會認為，單純的圖像本身或抽象設計都不構成設計專利所保護之標的。在兩個「Donoghue」的決定[5]中，委員會認為申請人主張的裝飾設計是「用於增加功能對象的圖像等」和「用於增加列表功能的圖像等」（如圖2），都不是第171條所稱之法定標的。

引述Hruby案件，申請人主張她的設計「所依賴的電腦硬件和軟體並不構成發明的一部分因而不必揭露」。BPAI（Board of Patent Appeal & Interferences）肯定「應用於電腦系統程式所形成的圖像」應該是設計專利之法定標的，但不同意申請人的揭露主張，「.....在本案中，我們認為Hruby案件無法幫助上訴人。……Hruby的配置設計本身就是應用設計，本案的設計無疑是表面裝飾性設計，......為了使該設計在法律的範圍內，必須在圖式和說明書中揭露其所應用之製品。」

第289條規定侵權人承擔賠償責任的總利益是從被禁止的侵權行為中獲得的所有利益。從歷史來看，所計算的利益是基於整個侵權產品的銷售額，不論設計專利實際上所涵蓋的是產品部分。2016年，最高法院在Samsung v. Apple案件[6]的決定自動改變了「整體產品」規則，認為根據事實，相關的「製品」可能是侵權產品的全部或其部分內容。

在Samsung案件中，有爭議的是專利法第289條有關損害賠償規定的相關「製品」。最高法院對於「製品」法律術語的寬廣解釋，主要是基於兩個字典的解釋。最高法院說明：「專利法第289條規定中對該製品的解讀與第171條款（1）項一致，該條款使「製品的新穎的、原創的和裝飾性的設計」依法可取得設計專利保護。......PTO和法院已經理解第171條規定允許可取得設計專利之設計可延伸到多元件產品的一個組件[7]。而且在Zahn案件中，CCPA說明：第171條規定授予製品的裝飾設計專利。雖然設計必須實施在一些物品中，但法規並不限於完整物品的設計，或分離的物品，當然也不限於單獨出售的物品。

在Samsung v. Apple的審理過程，司法部（the Department of Justice, DOJ）作為法庭之友提出一項關於專利法第289條之損害賠償而確定製品的測試（DOJ測試） [8]，檢視設計專利與整個產品及相關零組件之間的關係。因素（1）：原告專利中的設計範圍，包括圖式和書面說明，提供請求設計涵蓋的是產品哪些部分的見解，以及設計與整個產品的關係。因素（2）：在整個產品中相對突出的設計。如果該設計對於整個產品有重要的貢獻度，且影響整個產品的外觀，那麼可能表明該製品應該是整個產品。因素（3）：設計是否與產品整體「概念上不同」。如果產品包含實施其他概念上不同的創新組件，那麼較適當的結論是某個組件是相關製品。因素（4）：被告設計與產品其餘部分之間的「物理關係」。如果實施設計的組件可與整體產品物理分離時，相關「製品」可能是一個組件。

Columbia指控Seirus手套襯裡上的圖案侵害的USD 657,093的圖案設計（如圖3）。由於所主張的設計專利的侵權責任和有效性已經解決，陪審團審理的問題僅限於根據第289條規定的損害賠償，並且，直到預審會議，地區法院認為它將指示陪審團根據第289條，應用DOJ的檢測來確定相關的「製品」。

陪審團支持Columbia 的主張，得出的結論是整個手套都是相關的「製品」（如圖4），並且將Seirus販售被控手套獲得的總利潤（超過300萬美元）全部判賠給Columbia。

Seirus以許多理由對陪審團指引和裁決提出質疑，包括地區法院錯誤地要求Seirus負擔舉證責任，反駁Columbia整個手套都是「製品」的理論，以及關於確定相關「製品」的DOJ檢測是不正確的法律標準。地區法院否認Seirus在這些方面的挑戰並說明，陪審團的指引和陪審團判決在法律上是充分的，並確定他們做了正確且適當的法律測試。Seirus已向CAFC提起上訴。

陪審團依據DOJ檢測，分別針對三項設計專利分析相關的製品，陪審團得到的結論是：（1）對於Apple的GUI設計，相關「製品」就是整個手機。（2）其次，對於另外兩項部分設計之專利設計，與其相關的「製品」是整體手機的一部分，只能獲得這些手機的部分利潤。最後，陪審團裁定的損害賠償金額超過5.33億美元。

Microsoft（微軟）最著名的軟體產品是Windows作業系統，Microsoft Office應用程式套件以及Internet Explorer和Edge Web瀏覽器。在美國，從2005年6月21日核准公告的1件GUI設計專利（如圖6左側）至今，Microsoft已核准公告超過1,800件有關GUI的設計專利（如圖6右側）。

Corel是一家加拿大的軟體公司，以專業圖形處理的軟體為主要業務，許多設計師使用的圖形設計軟體（CorelDRAW）和視訊編輯軟體（Corel Video Studio）都是他們的產品，Corel有一套Corel Home Office軟體（如圖7）是Microsoft Office的主要競爭對手。2015年年底，Microsoft控告Corel的Home Office軟體產品侵害該公司[12]的5項發明專利及4項設計專利[13]。本文中僅討論設計專利侵權以及專利法第289條規定之損害賠償相關的議題。

Microsoft提告的4項設計專利是有關GUI的部分裝飾性設計，設計名稱都是「應用於顯示螢幕的部分之UI設計」，通稱為「色帶設計專利（Design Ribbon Patents）」。其中D550,237的圖式是以虛線揭露的內外層兩個矩形框，在內外框之間右下角空白處有一以實線揭露的小圖像（如圖8）。D554,140的圖式中揭露有一虛線外框的灰色長條帶狀介面，該區域中央有一橫向線條，兩側圓形框內各有一加號與減號的圖形，中央處有箭尖形指標（如圖9）。D570,865則是上下層兩個帶狀中的矩形框格內有以虛線揭露的文字配置（如圖10）。D564,532是以虛線揭露的上下層兩個帶狀框，下層滿佈灰色帶狀偏左側下方有一矩形凹口，上下框左側有一虛線圓框之配置（如圖11）。

由圖9到圖12[14]的比對可以看出，Corel軟體應用程式的GUI與Microsoft相對應的設計專利幾乎是相同的，已構成實質近似，Corel的GUI侵害Microsoft的設計專利。Corel最初否認侵害這些設計專利，但在2017年年初，Corel承認侵權行為，且撤回了大部分的抗辯。

Corel主張，Microsoft的每一項設計專利都主張「如圖應用於顯示螢幕之部分的使用者介面（UI）裝飾性設計」，因此，每一設計專利的相關製品都是「顯示螢幕」，Corel並沒有出售任何顯示螢幕，Microsoft應該沒有可請求的利潤。Corel還主張它的軟體產品並不是「製品」。

Microsoft抗辯，每一項專利都主張設計「應用於顯示螢幕之一部分的使用者介面」，而且在侵權答辯書中，Corel承認其產品包括所主張的色帶設計專利。Microsoft主張，軟體確實有資格作為「製品」，依據最高法院在Samsung v. Apple案件中的見解，「製品……只不過是由手工或機器所製造的事物」。因此，Microsoft有權根據專利法第289條規定請求Corel從銷售侵權軟體所得的總利潤作為損害賠償。

地方法院同意Microsoft的意見，法官Davia說明：鑒於最高法院在Samsung案件對於製品做出寬廣的解釋，Corel的主張並不具有說服力。第二次修正答辯中，Corel已承認其產品（包括Corel Home Office）侵害色帶設計專利。作為法律問題，Microsoft不會因為侵權製品是軟體，而被排除在損害賠償之外。

法院進一步說明：Corel所聚焦的色帶設計專利的主張語言是錯誤的。這4項設計專利主張的「如圖應用於顯示螢幕部分的使用者介面裝飾性設計」，將有專利之設計應用到軟體產品的使用者介面，因而構成侵權，這正是Corel承認它在Corel Home Office中所做的。

專利法第171條規定授予「製品的任何新穎的，原創的和裝飾性的設計」的設計專利。而專利法第289條規定中「製品」一詞的解釋似乎沒有任何理由不同於第171條之規定。MPEP第15章設計專利中並未定義「製品」，也未說明GUI與所實施製品之間的關係。

1842年8月29日，美國國會制定了第一部設計專利法案[15]，該法案第三條主要的部分內容[16]：「任何公民，或外國人在美國居住一年並宣誓他或他們打算成為公民--他以自己的勤勉、天賦、努力、經費及方法，發明或生產出（1）任何程度新穎、原創應用於製品（manufacture）的設計，不論其是金屬還是其他材料的設計；或是（2）羊毛，絲綢，棉花或其他織品的印刷的新穎及原創的設計；或是（3）半身像、雕塑、浮雕或是由深淺浮雕組合的雕刻，或是可裝飾於大理石或其他材料；或是（4）任何新穎的、原創的可應用在製品（article of manufacture）的裝飾性設計；或者（5）任何程度新穎的、有用的圖案，或打印，或圖片，其中一項可以應用、或打印、或油漆、或澆鑄、或是其他方式固定於製品上；或者（6）任何程度新穎的、原創的、非公知的、也不是他人已使用製品的形狀、外觀配置，以上所稱的發明可以提出專利申請，專利委員會及委員可以授予一項專利。專利權人可獲得專有財產或權利，設計專利保護期限為七年。」

1861年的法案將保護期限略作變動。1874年6月18日通過的修正法案的第4929條[17]，將原來列舉的6大項設計標的內容略微整理精簡為4大項。1887年2月4日修訂的專利法案中，特別在設計專利的損害賠償請求侵權人的所得利益時，刪除分攤法則之要件。

1902年，為了要擴大設計專利保護的對象，將具體標的之陳述刪除，改用概括性及啟發性的文字「製品（article of manufacture）」，以裝飾性（ornamental）要件取代有用的（useful）要件。 1902年修訂的法案中設計專利的定義是︰「任何人發明任何可應用於製品之新穎的、原創的、裝飾性的設計，……等等，可獲准專利」。[18]

1952年修訂的專利法案就是現行的專利法。其中簡化第171條[19]規定設計專利的定義：

「凡任何應用於製品（article of manufacture）之新穎的、原創的、及裝飾性之設計，合於本法之規定及要件，可取得專利」。

國會並未在專利法中定義「製品」，只能從法院先例去探討「製品」的定義或相關解釋。專利法第171條（2）項規定「除另有規定外，本法有關發明專利的規定適用於設計專利」，因此，除了設計專利的判決，亦可參考發明專利的相關判決。

在Diamond v. Chakrabarty案件，最高法院說明，在法律規範的指導下，法院依據字典的定義將第101條規定中的「製品（manufacture）」一詞解讀為「由原材料或預製材料生產的物品，無論是由手工或是機器加工給予這些材料新的形式、品質、性質或組合」[21]。國會在起草第101條法律條文時，採用了廣泛的通用語言，因為這些發明往往是不可預見的。

在Samsung案件中，最高法院對於「製品」法律術語的解釋，主要是基於兩個字典，其中之一的是J. Stormonth英語詞典[23]的解釋：「物品只是一個特定的物件（a particular thing）」。另外一個字典是美國傳統詞典（American Heritage Dictionary）：一個特定的事物或種類的元素；一個特定的物件或項目[24]。而「製品（manufacture）」是指「用手工或機械將原料轉化成適合人類使用的製品」及「如此製造的產品」，特別是大量製造產品的行為，工藝或過程或以此製造的產品。總而言之，「製品」只是手工或機器製造的東西。最高法院認為：「製品」的解釋應寬廣到足以包括銷售給消費者的產品或是該產品的零組件。

在Nuijten案件中，CAFC說明，我們根據最高法院所引用來定義「製品」的同一本字典中對於「物品（article）」的定義，確定製品是有體物（tangible articles）或商品（commodities）。CAFC認為，Nuijten信號的傳輸雖是人為的、具物理性的….。但是瞬間的電或電磁的傳輸不符合上述的製品定義。像Nuijten這種短暫的傳輸信號既不是方法、機器、製品，也不是物之組合，並不是可專利性之法定標的。

不過，該案Linn法官對於第101條可專利之法定要件這一部分有不同見解，他說明：對於「製品」的定義增加「非暫時的（non-transitory）」和「有形體的（tangible ）」的限制，這與我們自己的先例和最高法院的先例相衝突。因為依國會當時制定專利法的原意，對於製品定義應採用擴張解釋，涵蓋技術創新之任何結果，因此，我不同意增加國會修法時並未置入的限制條件。

其次，許多人認為Nuijten的電磁信號不是「製品」，因為它們本質上不是有形體或物理的。Linn法官再次強調，最高法院在1853年的Morse[26]判決中核准Morse code（摩斯密碼）為了電報目的而申請的多個記號系統的專利，所以，這個問題早在150多年前已得到解決。如果「非暫時性的」和「有形體的」是可專利性標的之要件，會打亂最高法院在Chakrabarty案件所認定且長久存在的「陽光下人類製造的任何東西都可以取得專利」廣義標準[27]。

由以上的分析可得知，CAFC在Nuijten案件所增加的「非暫時的」和「有形體的」可專利性標的要件，並未經過最高法院的確認。而且，法官Linn在不同意見中也清楚說明，「Nuijten案件的決定並未獲得我們自己的先例以及最高法院先例的支持」。基此，製品是否必須具有「非暫時的」和「有形體的」兩項要件是有爭議的，有待日後最高法院的解釋。

1996年，USPTO修訂MPEP第15章§1504.01小節，增訂電腦生成圖像（Computer-Generated Icons, CGI）為設計專利之法定標的。2004年1月，WIPO也在第8版的羅卡諾國際工業設計分類的第14類增加一小類，第14-04小類的螢幕顯示及電腦圖像。在網際網路普及之前，14-04類的設計專利申請案並不多，2011年底前，USPTO只核准1,413件，2015年後申請案則大幅成長，2015年1月到今年8月底已核准公告超過9,300件。

我們從表1觀察到美國14-04類申請排名的前10名廠商中有4家廠是製造或銷售實體產品，其他6家廠商是做軟體、應用程式、商業或網路服務的。其中，Apple核准的14-04類設計專利有657件，Samsung有1,644件（如圖12），這兩家公司申請的GUI設計大都是為了配合特定產品。這類GUI設計專利被侵害，依據Apple v. Samsung案件中確認相關製品的法律見解，GUI設計專利的相關「製品」應該是整個手機。

軟體、應用程式、商業或網路服務的廠商，大都僅銷售軟體產品、應用程式或網路服務，這些廠商申請保護的GUI（如圖13）是經由軟體、作業系統或應用程式的操作而顯示在顯示螢幕。這些GUI設計專利權被侵害時，侵權人僅販售含有專利保護之GUI的軟體產品，依據Microsoft v. Corel案件的法律見解，該GUI設計專利的相關「製品」應該是軟體產品。如果軟體不能是相關製品，這一類的GUI專利權被侵害也無法依法請求損害賠償，14-04小類的電腦圖像與GUI的設計保護形成虛設，這一類的設計創作將會急遽崩盤。

參見Apple Inc. v. Samsung Electronics Co., Ltd.786 F.3d 983, 1002 (Fed. Cir. 2015)。
參見MPEP § 1504.01 (7th ed. July 1998) (“A picture standing alone is not patentable under 35 U.S.C. 171. The factor which distinguishes statutory design subject matter from mere picture or ornamentation, per se (i.e., abstract design) is the embodiment of the design in an article of manufacture. Consistent with 35 U.S.C. 171, case law and PTO practice, the design must be shown applied to an article of manufacture. A claim to a picture, print, impression, etc. per se, that is not embodied in an article of manufacture should be rejected under 35 U.S.C. 171 as directed to nonstatutory subject matter.”); MPEP § 1504.01 (8th ed. 2001 rev. Oct. 2005) (same language as 7th edition)。
參見In re Hruby, 373 F.2d 997, 1001, 153 USPQ 61, 66（CCPA 1967）。
參見In re Zahn, 617 F.2d 261, 204 USPQ 988 (CCPA 1980), discussed § 23.04[2] 23.04[4]。
參見Ex parte Donoghue, 26 USPQ2d 1266 (Bd. Pat. App. & Int’f 1992), discussed § 23.04[2]; Ex parte Donoghue, 26 USPQ2d 1271 (Bd. Pat. App. & Int’f 1992), discussed § 23.04[2]。
同註5。
參見Ex parte Adams, 84 Off. Gaz. Pat. Office 310, 311 (1898)。
參見No.15-777, In the Supreme Court of the United States SAMSUNG ELECTRONICS CO., LTD., ET AL., PETITIONERS v. APPLE INC. ON WRIT OF CERTIORARI TO THE UNITED STATES COURT OF APPEALS FOR THE FEDERAL CIRCUIT, Brief for United States as Amicus Curiae 27–29。
參見Columbia Sportwear North America, Inc. v. Seirus Innovative Accessories, Inc., Nos. 3:17-cv-01781-HZ (S.D.Cal. September 29, 2017), verdict hosted by Patently-O blog, 3:15-cv-00064-HZ 2016 WL 4238640 (D. Oregon August 10, 2016)。
參見Apple Inc. v. Samsung Electronics Co. Ltd. et al. (Jury Verdict May 24, 2018)。
參見Microsoft Corp. v. Corel Corp., 2017 U.S.Dist. LEXIS 4958 (N.D. Cal., Jan. 12, 2017)。
2015年12月18日，Microsoft公司向美國加州北區地方法院提出專利侵權的民事訴訟（Case: 5:15-cv-05836-EJD）。
Microsoft v. Corel 的5項發明專利及4項設計專利是，U.S. Patent Nos. 8,255,828, Nos. 7,703,036, Nos.7,047,501, Nos. 5,715,415, Nos. 5,510,980 and design USD 550,237, D554,140, D564,532, and D570,865。
圖9-圖12右側所揭示的Corel軟體產品的應用程式所使用的GUI是從Microsoft所提的訴狀中擷取。
參照Stat. II, August 29, 1842, Ch. CCLXIII, 5 Stat. L. 543.
原文為” SEC. 3. * * * Any citizen * * * who by his * * * own industry, genius, efforts, and expense, way have invented or produced any new and [*815] original [1] design for a manufacture, whether of metal or other material or materials, or any new and original [2] design for the printing of woolen, silk, cotton, or other fabrics, or any new and original [3] design for a bust, statute, or bas relief or composition in alto or basso relievo, or any new and original [4] impression or ornament, [**7] or to be placed on any article of manufacture, the same being formed in marble or other material, or any new and useful [5] pattern, or print, or picture, to be either worked into or worked on, or printed or painted or cast or otherwise fixed on, any article of manufacture, or any new and original [6] shape or configuration of any article of manufacture not known or used by others before his * * * invention * * * may make application * * * to the Commissioner of Patents * * * and the commissioner * * * may grant a patent therefor * * *”
參照SEC. 4929. Any person who, by his own industry, genius, efforts, and expense, has invented and produced any new and original [1] design for a manufacture, bust, statue, alto-relievo, or bas-relief; any new and original [2] design for the printing of woolen, silk, cotton, or other fabrics; any new and original [3] impression, ornament, patent, print, or picture to be printed, painted, cast, or otherwise placed on or worked into any article of manufacture; or any new, useful, and original [4] shape or configuration of any article of manufacture [etc.]. (Italics and numbers ours.)
參照 The present statute authorizing the -grant of design patents provides that….any person who has invented any new, original, and ornamental design for an article of manufacture, etc..... may obtain a patent therefor. (Section 4929 Revised Statutes, May 9, 1902)。
參照 35 U.S.C. 171. Patents for designs. Whoever invents any new, original and ornamental design for an article of manufacture may obtain a patent therefor, subject to the conditions and requirements of this title. The provisions of this title relating to patents for inventions shall apply to patents for designs, except as otherwise provided。
參見Diamond v. Chakrabarty, 447 U.S. 303, 308, 206 USPQ 193, 197 (1980)。
參見American Fruit Growers, Inc. v. Brogdex Co., 283 U.S. 1, 11, 8 USPQ 131, 133 (1931)。
參見Samsung Electronics Co., Ltd. v. Apple Inc. 580 US. (2016)。
參見A Dictionary of the English Language 53 (1885) (Stormonth)。
參見see also American Heritage Dictionary, at 101 (“[a]n individual thing or element of a class; a particular object or item”)。
參見In re Nuijten, 500 F.3d 1346, 1358 (Fed. Cir. 2007)。
參見O'Reilly v. Morse, 56 U.S. 62 (1853)。
Chakrabarty案件中最高法院認為，人類製造的陽光下的任何東西都是可以取得專利的，不包括自然法則，自然現象和抽象概念。
表1中USPTO核准的14-04類設計專利的數量是從2015年1月1日至2019年8月31日，該統計分析是由經濟部智慧財產權的全球專利檢索系統中的灣麗圖表分析中所得到的數據資料。
Jury Trial Demanded, Plaintiff Match Group, LLC’s Original Complaint, Match Group, LLC v. Bumble Trading Inc., No. 6:18-cv-00080 (W.D. Tex, Mar. 16, 2018).