在本案當中，ABPA試圖透過專利權耗盡與允許維修原則（permissible repair doctrine），主張限制售後之權利行使，惟無論是哪一方面，法院均認為ABPA主張與判決先例不合，亦拒絕為設計專利建立不同於發明專利之法則。

圖片來源：Pixabay

儘管ABPA針對系爭設計專利有效性之挑戰均告失敗（可參考前文：美國汽車零備件保護爭議—ABPA v. Ford上訴審判決：設計專利之有效性），其中提及之初始／售後市場差異性，卻是立法政策上之重要突破點，然而，立法必須衡諸製造商、零件商、消費者、保險業者等多方利益，同時維持規範公平性，並非易事。

法院見解

專利權耗盡範圍僅限於實際售出商品本身

ABPA聲稱，銷售F-150卡車會使耗盡原則適用範圍擴及實施於該車輛的所有設計專利，因此，只要維修零件仍是用於該車輛，自得使用Ford零備件設計而不構成侵權。

法院表示，判決先例建立之耗盡原則係指，專利賦予的特權（franchise）雖可禁止他人未經授權而製造、使用或販售受專利保護之物，惟該物一旦售出，即非屬於獨占範圍；鑑於經授權之銷售形同對專利權人發明的補償，售出後專利權人即無權控制該物之使用或處分，故購買者的使用或處分行為不構成侵權，亦即，專利權耗盡可作為侵權抗辯。藉由耗盡原則，可明確標誌專利權止於何處，普通法上禁止轉讓限制（restraint on alienation）之規定又始於何處。然而，耗盡範圍僅限於專利權人售出或授權之「特定物」（particular item），而不及於「重新製作之受專利保護實物」（second creation of the patented entity），是以，Ford售出F-150卡車時，部分零組件之專利權確實已耗盡，惟ABPA會員銷售之產品未經Ford授權，自然無法援引耗盡原則保護。

耗盡原則同時適用於發明專利與設計專利

ABPA要求設計專利亦應適用耗盡原則，並援引Quanta Computer, Inc. v. LG Electronics, Inc., 553 U.S. 617 (2008)，主張應為設計專利建立不同之耗盡原則。

惟法院指出，發明專利與設計專利確實同樣適用耗盡原則，且無理由顯示兩者規範應有所不同。至於Quanta案，最高法院在該案表示，根據判決先例，受專利保護之「程序或方法」與「裝置或材料」係一體適用耗盡原則，故實施方法專利之微處理器在經授權售出後，該專利權即為耗盡；然而，其判決結果既未支持另為設計專利建立耗盡原則之主張，亦未如ABPA所期望，允許購買者利用受專利保護之發明，自行重製新的產品，顯然ABPA援引該案並不恰當。

維修權利並未允許重新製造受專利保護之產品

ABPA主張維修權利，認為F-150卡車的購買者已獲得授權，得使用「實施Ford引擎蓋與頭燈設計專利之替換零件」維修其卡車。

法院表示，維修權利係指藉由經授權之銷售行為移轉予購買者的使用權利，包括維修受專利保護之物，但未允許完整重建（complete reconstruction）受專利保護之裝置或元件，亦不得製造該物其他受專利保護的個別元件；以「由未受專利保護元件組成之受專利保護實物」為例，重建並非指替換未受專利保護之個別元件，而是指實際上創造出新的實物。

根據判決先例，本案情況類似於新罕布夏州法院在Aiken v. Manchester Print Works, 1 F. Cas. 245 (C.C.D.N.H. 1865)一案判決，該法院認為不僅編織機受專利保護，織針亦受其他專利保護，未經授權製造或使用該織針自當構成侵權（最高法院後於他案肯認此番論理）；相對地，最高法院在稍早案件（Wilson v. Simpson, 50 U.S. 109 (1850)）中雖允許切割機購買者更換切割刀具，但在該案，切割機雖受專利保護，刀具卻未受專利保護。在本案，根據299專利與685專利之請求項，系爭設計既可實施作為F-150卡車之一部分，亦能實施於個別引擎蓋與頭燈產品，職是，F-150卡車售出後，購買者確實有權維修其引擎蓋與頭燈，但並非允許使用系爭設計專利製造新的引擎蓋與頭燈，該等零備件仍屬於系爭設計專利之保護範圍（如同Aiken案的織針），未經授權製造當然構成侵權。

維修權利同時適用於發明專利與設計專利

ABPA試圖爭辯Aiken案及其後續相關判決僅適用於發明專利，法院應針對設計專利之「獨特性質」而建立新的維修原則，尤其從法律條文可查知兩者專利保護之區別：在發明專利方面，第101條之保護對象包括程序、機器、製造物、組合物以及該等對象之新且有用的改良；在設計專利方面，第171條之保護對象則為製成品（article of manufacture）之設計，而製成品一語足以涵蓋產品本身及其元件，因此，無論銷售產品（指F-150）或元件（指引擎蓋或頭燈），均會耗盡其專利權且允許無限次維修。

法院拒絕接受此說法。其認為，「製成品」一語僅是表示Ford得就應用於F-150卡車整體或引擎蓋與頭燈之情形主張設計專利，維修權利之適用範圍為何，則視Ford實際主張情形而定；在本案，Ford係選擇就應用於特定元件之情形主張設計專利，如未經Ford同意而製造或使用系爭設計，自屬侵權。ABPA雖辯稱消費者並未意識到引擎蓋與頭燈受設計專利保護，故應允許其使用該等設計，惟此番說法不僅欠缺證據，縱使消費者不知專利存在或無意侵權，仍不妨礙構成直接侵權。

最終，法院拒絕爲設計專利建立新的耗盡原則與維修原則，F-150卡車引擎蓋與頭燈之設計專利權亦不因車輛售出而耗盡。至於Ford指稱ABPA及其會員並非Ford卡車的購買者，因此無法受益於默示維修授權，法院表示，本案判決尚未觸及此一問題。

分析

ABPA之所以無法透過耗盡原則與維修權利主張其有權使用系爭設計，不僅是因為其並非銷售關係之當事人，亦是由於Ford已就系爭設計取得個別設計專利，一旦製造或使用未經授權，即屬侵權。有意思的是，英國法院過去也曾循類似ABPA的論理方式，試圖保障零件商利益，只是終究因不合法理而窒礙難行，不得不走上立法一途；與本案兩相對照，更能清楚瞭解為何另立規範是解決汽車零備件保護爭議最為可行的方式。

在1960年代末至1970年代初，英國製造商雖礙於法令規定，無法透過註冊保護零備件，但可主張零備件廠商侵害圖紙著作權而禁止其製造或銷售實體成品。惟至1986年British Leyland Motor Corp. v. Armstrong Patents Co.一案判決，法院援引「默示維修權利」及「不得減損授權」（non-derogation of grant）兩項法則，試圖讓原本僅適用契約雙方之默示維修授權，透過不得減損授權原則而與第三人產生契約上連結，亦即，零備件廠商雖未直接參與汽車買賣關係，卻是授權受益人（指汽車購買者）得以實惠價格行使其維修權利之唯一途徑。

儘管法院藉此論理避免製造商濫用該著作權而限制競爭，惟實際上，該判決結果不僅未必能達到使受益人以較低成本行使權利之目的，也存在合理化著作權剽竊行為之疑慮，招致不少批評，英國立法者最終決定於1988年《著作權、設計暨專利法》（Copyright, Designs and Patents Act 1988, CDPA）新增未註冊設計權（design right）保護零備件，並同時排除「得使物品互連發揮效用」之功能性連接特徵（即must-fit），以及「仰賴整體物品其餘外表」之美感性外觀特徵（即must-match）。歐盟共同體設計規則第8(2)條及第110(1)條大致與之相當。

結語

不管是質疑專利有效性或主張售後權利限制，ABPA目的無非是想獲得利用系爭設計製造替換零件之授權，但此點不為既有法則所允許；而綜合前後篇提及之消費者偏好、創意開發自由度、市場競爭、避免壟斷等因素觀察，為零備件爭議另立規範確實有其正當性與必要性，惟首要難題仍在於：國家立法政策上是否有意做出如此區隔？這不僅牽涉到一國汽車製造及零備件產業發展情況，也與產業遊說角力有關。一旦立法，必須決定規範係針對汽車產業，抑或普及所有零備件？若是前者，可能招致獨厚特定產業之質疑，還需找出製造商與零件商皆可接受的規範條件；若是後者，需要廣泛考察普遍性規範涉及之各類環境因素，不宜過度聚焦汽車零備件相關討論，畢竟各種零備件與產品之關係不盡相同（例如占整體價值之比重）。無論如何，都是龐大的立法工程。

【本文僅反映專家作者意見，不代表本報立場。】

Facebook 在北美智權報粉絲團上追踪我們