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設計專利在許多方面不同於發明專利，最顯著的是，設計專利的權利主張和保護範圍由其附圖所揭露的裝飾性設計來確定，圖式也限制該設計所應用的製品。因此，圖式揭露是設計專利最重要的基本要件。發明與設計都必須滿足某一些法定要件才能授予專利，美國專利法（以下簡稱專利法）第112條規定之可據以實施和明確性要件，適用於發明和設計專利，且可據以實施和明確性之判斷主體都是該技藝領域具通常知識者（PHOSITA）。

依專利法規定，在討論申請專利之標的是否滿足可據以實施要件之前，應先判定是否滿足第112條（b）款規定之明確性。這些專利要件之目的，（1）是要確保潛在的競爭者依據說明書及圖式之揭露可得知侵權的內容，（2）說明書及圖式應明確且充分揭露，使所屬技藝領域具有通常知識者能瞭解其內容，並可據以實施[2]。設計專利所揭示之圖式與說明書中任何可能窄化的敘述性用語或說明都會被併入解讀且限制專利權範圍（如圖1）

專利法施行細則（37 CFR）第1.84條規定，設計專利申請案要有代表圖式，須附上所請求設計之圖式或照片，多面視圖要能充分且完整的揭露請求設計。申請人所附的圖式或照片必須是清楚而且完整，因為這些圖式或照片是用來建構出該申請專利之設計的整體外觀及視覺效果，何況，設計專利係依據其所附的圖式或照片內容而授與。

MPEP（Manual of Patent Examining Procedure，專利審查程序手冊）第15章是設計專利的審查基準，第1504.04小節是關於專利法第112條規定的審查判斷，其中說明，設計專利申請案，圖式經由使用請求項用語「如圖所示」的聲明來表示請求之設計，附圖也可經由說明書的敘述性說明進行補充。審查人員必須特別指明圖式揭露不足之處，並敘明所揭露的圖式品質不足以清楚且明確地揭露該設計，因而無法據以實施。

2006年6月14日，Paul Kaufman提出序號29/247,378的設計專利申請案「鞋底花紋」僅揭露一張平面圖（如圖3左側），審查人員認為，雖然申請人不主張單一圖式所揭露鞋底花紋的深度與厚度，無論主張和不主張鞋底花紋的深度與厚度，申請人必須清楚且充分揭露設計申請中請求保護所有線條的詳細資訊，且可據以實施。該技藝領域通常知識者無法了解主張設計表面的相關配置，非經猜測無法製造出該設計。另外，由於缺乏立體圖且視圖中表面陰影的變化使得審查人員無法了解物品的高度變化。因此，該主張設計不明確且無法據以實施，違反第112條之規定應予以核駁。

不過，專利審判和上訴委員會（PTAB）撤銷審查人員的處分，說明：申請人已指明，其權利主張的範圍很廣，涵蓋了從俯視圖看到鞋底部分的裝飾性設計，而寬廣度並未使權利主張不明確。而且，審查人員並未提出反證得以證明Fig.1平面圖未能充分描繪出所主張的裝飾性設計，從而使人無法製造和使用該發明。因此，我們無法維持權利主張不明確且無法據以實施的意見。因此，申請人修正圖式（如圖3右側）後核准公告。

2011年10月24日，Ron Maatita（Maatita）提交序號第29 / 404,677的申請，關於運動鞋底之設計。Maatita提交了兩張圖紙。由於請求保護之部分在兩個圖中是相同的，只有在不主張設計的足弓部分是不同的（如圖4），審查人員拒絕第二個實施例，也拒絕了只有鞋底平面圖的裝飾性設計。

審查人員認為：Maatita以2D實線描繪「主張的」裝飾性設計並表示元件的邊緣或表面裝飾是不確定的。例如：所描繪的其他設計元素相關的這些「邊緣」的高度？它們的位置是不確定的。從該單一平面圖來看，在平面上方不可能識別出任何3D突起。類似地，如果鞋外底表面中存在任何狹窄的凹陷或狹縫，就不應該以這種方式描繪。因此，以不符合專利法的112條，拒絕申請。

Maatita在回應OA時說明，該領域一般技藝者能夠「選擇合適的深度或輪廓，從而產生圖式所揭露的設計特徵組合」。因此，並沒有不可據以實施的問題，並修改了設計說明，澄清圖1和圖2是表示相同的實施例設置於不同的環境中。同時，Maatita也提請審查人員注意Ex Parte Kaufman案件的訴願決定（如圖3）。

2014年5月，審查人員發出最終核駁（final rejection），再次拒絕這無法據以實施和不明確性的權利主張，並準備四張不同的3D透視圖，說明及證明Maatita的2D平面圖可實現的不同實施例（如圖5）。審查人員認為，這4個實施例的可專利性是可區別（distinct），不應被單一權利主張所涵蓋。而且，Maatita在提交的圖紙中並未教導或揭露任何的深度，只是揣測該圖式已說明2D表面和圖案以外的任何東西，因此，並沒有所謂的「適當的深度」，也沒有「設計特徵的圖式組合」。具體而言，審查人員指明，對於該技藝領域通常知識者而言，所揭露的設計是無法理解也不能據以實施的，因此，權利主張不明確。

2014年8月，Maatita 向PTAB提起訴願，2017年3月，PTAB駁回，說明：單一視圖無法充分揭露各個造形元素表面之間的相對深度及3D形狀，且說明書並未揭露足夠的細節可據以實施請求設計，依據專利法第112條第1款及第2款請求保護之範圍不明確且無法據以實施。申請人向CAFC提起上訴。

CAFC認為不明確和可據以實施要件的調查是相似的，可以一起評估。CAFC解決的爭點是，單一的2D平面圖是否充分揭露主張設計的內容。CAFC認為，在這種情況下評估明確性，需要從一般觀察者的觀點來審視該設計。就專利法第112條之立法目的而言，所要求的詳細程度應取決於請求保護之物品設計是否能由2D平面圖來定義。即使Maatita決定不揭露所有潛在可選擇的深度，一般觀察者也會了解請求的設計。因此，CAFC撤銷PTAB的決定。

由於Maatita的設計專利是2011年10月24日提交的，適用AIA之前的美國專利法版本，第112條第1款是關於專利的書面說明及可據以實施要件之規定，說明書應以完整、清楚、簡潔和明確的術語包含對本發明以及其製造和使用的方式和流程的書面描述，以使所屬領域通常知識者能夠了解，並能據以製造和使用該發明。

第112條第2款是關於專利的明確性要件：「說明書應以一個或更多的權利請求項特別並明確地指出申請人認為是其發明的主題」。為了評估設計專利的法定要件，調查僅限於附圖中所揭露的內容。由於設計專利權利請求的範圍是有限制，可據以實施有關的問題被認為與明確性相似。

在上訴中，PTO認為，應該使用與顯而易見性重複專利（obviousness-type double patenting）情況相同的方法來評估，審查人員必須對所提交圖紙進行視覺印象的比較，以檢視它們是否不同[6]。如果實施例之間的差異很小或對該技藝領域通常知識者而言是顯而易見的，則認為實施例之間的差異不足以造成可專利性的區別。CAFC認為，這種分析在Maatita案件是不合適的，Maatita沒有提供可能潛在衝突的多個視圖。相反的，只有單一視圖，而PTAB裁定該視圖是不明確的，依據第112條規定是無法據以實施的。

因為設計專利權利請求僅限於申請圖式中所顯示的內容[7]，在設計專利中明確性和據以實施的概念之間幾乎沒有差異[8]。CAFC認為，特別是在Maatita案中，不明確性和據以實施要件的調查是相似的，可以一起評估。CAFC認為，明確性要件是確保「任何描述是否能充分揭露是否足以告知社會大眾所主張的權利範圍，向其他人發出警告並聲明該權利範圍具有獨占性」。如果「一個欺騙了熟悉現有技藝的一般觀察者以為被控設計與有專利之設計相同，就會發生侵權」。因此，侵權標準可適用在評估設計專利的明確性。

如果視覺揭露中包含多個內部設計不一致的圖式，單一圖式的揭露可能不夠充分，同時會造成相關的權利範圍不確定[9]。在Antonious v. Spalding & Evenflo Cos.,案件[10]中，CAFC駁回對不明確性的簡易判決並說明，當不明確性可能基於圖式之間透視角度的不一致時，而且也不足以使人們無法完全了解設計的全部實質內容，這種圖式的錯誤和不一致不應被專利法第112條所拒絕。在Deckers Outdoor Corp.案件[11]中，法院認為：兩項關於靴子的設計專利，儘管有些圖面在靴子的朝內側面顯示一個小的「V形槽口」，而其他圖面則沒有，還是符合第112條的明確性要件。

當視覺揭露與權利主張語言之間存在不一致時，揭露也可能不充分[12]。當設計說明中表明該設計是用於補土的管狀分配器之蓋子，由於為圖式中並未顯示任何分配器蓋子，僅顯示了管狀分配器，因為不明確性而專利無效。最終，只要根據視覺揭露內容（無論是單一或是多張圖式）閱讀其權利主張，都無法以合理的明確性告知該技藝領域的通常知識者該發明的權利範圍。

CAFC說明，在Maatita案中，不是在處理圖式之間的不一致或圖式與設計說明的不一致，而是單一圖式被認為其設計範圍不明確。在Nautilus案件[13]，處理的是關於發明專利權的不明確性，最高法院強調，專利法第112條第2段規定，必須根據說明書和申請歷史檔案，將專利的權利範圍告知該技藝領域通常知識者，法院進一步解釋說，第112條的明確性要件可防止專利制度中的「不確定區域」目的是確保請求專利揭露內容足夠清楚，以使潛在的競爭者可以知道請求保護的外觀設計，以及什麼會侵害該設計專利。

CAFC說明，即使正確的檢測，端看一般觀察者如何解釋申請案中實際提出的圖式，因為單一2D圖或平面圖所揭露的設計，可經由多種方式應用於三維鞋底。具體而言，Maatita設計指定的設計元素形狀可以是平面、凹面、凸面或它們的某種組合。在Maatita看來，「表面之間的相對深度和3D」根本不是請求保護設計的一部分，並且該設計可能的3D實施之間的區別只是未請求保護之標的的差異[14]。

CAFC認為，PTO的說法是正確的，鞋底通常是3D立體的，表面可能是凸面或凹面。而且，的確許多鞋底設計師選擇以3D方式表明其設計。但是，鞋底具有3D外觀的事實並不能改變「能從2D、平面圖或平面透視圖方式揭露和判斷鞋底的裝飾性設計」的事實，而且，Maatita的2D圖清楚地展示可從鞋底觀察的透視圖。潛在的侵權者對於如何確定侵權行為是毫無疑問的。在這種情況下，Maatita不揭露所有可能深度選擇的決定並不會妨礙一般觀察者理解其請求保護之設計。

因為該技藝領域具通常知識者可像一般觀察者一樣判斷Maatita的設計，可基於2D圖式進行侵權比較，Maatita的主張符合專利法第112條的明確性和據以實施要件，CAFC撤銷PTAB的決定。2019年10月1日，USPTO核准公告。

Maatita判決引發美國專利業界的關切和討論，許多人認為，CAFC混淆了設計專利無效性與侵權的判斷標準，希望PTO可以提出全院聯席審理（en banc）；也有不同的解讀，認為CAFC在這案件中放寬了設計專利圖式揭露的規定，也擴大設計專利可主張的權利範圍。然而，單一視圖可充分且明確揭露申請人想要保護的3D物品設計，是所有設計專利申請可適用的揭露原則？還是特殊的例外情況？

最高法院在Nautilus v. Biosig案[15]中定義了明確性的檢驗標準，裁定第112條第2款規定是「專利請求項，根據說明書和申請歷史檔案檢視後，以合理的確定性將發明範圍告知所屬技藝領域具有通常知識者」。然而，該案涉及的是發明專利，在設計專利中不會完全相同。在Maatita案中，CAFC不依賴於設計專利先前案例的有效性判斷標準，反而是依賴1902年Carnegie Steel Co. v. Cambria Iron Co.的一項決定，這是關於熔融豬金屬混合方法的發明專利的侵權問題。這種功能性權利請求限制相關的法律分析，並不適用於設計專利。

CAFC認為，對於設計專利而言，一般觀察者檢測是確定侵權時的正確標準，該標準可適用於確定明確性。然而，CAFC的推理忽略了可據以實施要件，裝飾性設計可據以實施的判斷標準也適用於明確性要件。此外，明確性的判斷標準是基於該技藝領域具通常知識者的知識和經驗，且與「一般觀察者」和「侵權」無關。

CAFC說明：申請案揭露內容的充分程度取決於所附視圖是否充分揭露物品的外觀設計，我們認為揭露所需的詳細程度應取決於是否能由2D、平面或平面視圖來定義所請求的物品設計。原則上，地毯或餐墊的設計可經由2D平面圖或平面圖檢視和理解（如圖6），並清楚地定義正確的權利主張範圍[16]。大家公認通常的扁平物品是可以用單一視圖充分說明其權利主張，單一圖式的單一權利主張就可以覆蓋所有類似地毯或墊子的設計（如圖7）。

CAFC同時也說明，2D平面圖在有限的情況下對於設計專利揭露是足夠的，不過，汽車、鞋子（如圖8）、鞋底或茶壺（如圖9）的整體或部分設計本質上是3D的立體設計，無法用平面圖充分且明確地揭露。物品是否侵權取決於觀察或檢視該物品的所有視角所產生的視覺效果是否實質相同，而2D平面圖沒有提供各種不同視角來觀察或檢視物品設計。事實上，CAFC還是建議其他鞋底設計的申請人要像其他人一樣，最好選擇以3D透視或是足夠視圖來揭露其設計（如圖10）。

根據CAFC的Maatita決定，設計專利申請人可以選擇提交較少視圖的圖式來描繪設計，也不必在視圖中揭露非權利主張部分的變化。然而，這種單一2D平面圖的揭露只局限於一般觀察者可由該圖式合理地確定或理解設計元素整體範圍的情況。這決定似乎為申請人提供申請較寬廣權利請求的可能性，現在，申請人可以考慮提交較少視圖的多實施例設計申請，以及較多視圖可充分且完全揭露設計的多實施例申請，使得他們的設計可得到較寬廣的保護，同時確保可據以實施和明確性。

在設計專利申請之前，申請人應該要了解此類申請策略的複雜性，設計師和製造商必須仔細檢視較少視圖是否已充分且明確地揭露他想要保護的設計，才能避免造成揭露不充分且無法補救的缺失，或是日後補充視圖會有超出權利請求的風險問題。

參見In re Maatita (Fed. Cir., August 20, 2018)。
現行專利法第26條第2項及第126條第2項中已將「可據以實施」修改為「可據以實現」，為配合本文所討論的智財法院106年民專訴字第34號民事判決中TWD 128,047設計專利核准時之專利法，本文統一用語為「可據以實施」，併予指明。
Nike公司的USD843,702設計專利的設計說明：「The uneven length broken lines immediately adjacent to the shaded area define the bounds of the claimed design and form no part thereof. The even length broken lines within the shaded area represent an unclaimed feature. The uneven length broken lines showing the remainder of the shoe represent unclaimed subject matter and form no part of the claimed design.」。
The Kaufman decision can be obtained by inputting its application serial number to the publicly accessible database maintained by the PTO at https://portal.uspto.gov/pair/PublicPair。
在CAFC的決定後，2019年10月1日，USPTO核准公告Maatita的申請案，發布的圖式就是申請的原始圖式。
參見In re Rubinfield, 270 F.2d 391 (CCPA 1959。
參見In re Mann, 861 F.2d 1581, 1582 (Fed. Cir. 1988)。
參見Ex Parte Asano, 201 U.S.P.Q. 315, 317 (B.P.A.I. 1978) (explaining that issues related to enablement were “generally the same as” issues concerning definiteness in the design patent context)。
參見Times Three Clothier, LLC v.Spanx, Inc., Case Nos. 13-cv-2157, 13-cv-7260, 2014 WL 1688130, at *7–9 (S.D.N.Y. 2014)。
參見Asano, 201 U.S.P.Q. at 317; see also Antonious v. Spalding & Evenflo Cos., 217 F.3d 849, 1999 WL 777450, at *8 (Fed. Cir. 1999) (unpublished)。
參見Deckers Outdoor Corp. v. Romeo & Juliette, Inc.,Case No. 2:15-cv-02812, 2016 WL 7017219, at *3–5 (C.D.Cal. Dec. 1, 2016)
參見Eclectic Prods., Inc. v.Painters Prod., Inc., No. 6:13–CV–02181, 2015 WL930045, at *3 (D. Or. Mar. 2, 2015)。
同註8。
參見MPEP § 1504.04 (“[W]hen visible portions of the article embodying the design are not shown, it is because they form no part of the claim to be protected”。
參見Nautilus, Inc. v. Biosig Instruments, Inc. , 572 U.S. ____, Case No. 13-369, 2014 WL 2440536, decided June 02, 2014。
參見Ex Parte Salsbury, 38 U.S.P.Q. 149, 1938 WL 28182, at *2 (Com’r Pat. & Trademarks May 5, 1938)。