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JY認為她的禮服設計與其他敞篷禮服不同，也意識到可轉換禮服設計是新穎且獨特的裝飾性設計、也有功能性的創新，應藉由智慧財產權來保護她的創新設計，於是，JY提出設計專利和發明專利申請。

JY推出這款輕質材料的可轉換禮服設計與眾不同，改變了消費者對新娘和伴娘禮服的看法，評論員與分析師甚至將這禮服稱為「遊戲規則改變者」。這款禮服在美國各地的主要百貨商店、新娘商店和精品店中銷售，大受歡迎。很快的，JY的競爭對手David's Bridal公司、Essense of Australia公司（Essense公司）、紐約品牌Faviana以及Watters Designs公司等也開始販售可轉換的伴娘禮服（如圖2）。

2016年起，JY對David's Bridal公司提起侵權訴訟，指控其幾乎複製了她的伴娘禮服設計（如圖3）。另外，JY也對Watters Designs公司、紐約品牌Faviana和Essense公司提起了類似的侵權訴訟。本文僅分析及討論侵權訴訟中與設計專利侵權相關的議題[3]，例如：設計專利申請歷史檔案、禁反言、不明確性的專利無效、以及設計專利權範圍解讀的相關因素。

JY認為「Aidan」和「Annabelle」伴娘禮服具有裝飾性特徵，例如：腰部附有前後各兩條可轉換薄紗襟翼飾條，這些飾條可完美無縫地融合到禮服中。2012年2月，JY向USPTO申請了禮服的設計專利，JY也認為這些禮服設計具有識別性，也提出商標以及商業外觀的申請。

2012年2月13日，JY提出序號29/395,548「可轉換的禮服」的申請，其中包含11張圖式（如圖4）。審查人員認為，（1）Fig.1-4,6,7,11是屬於第1群組的第1個實施例，揭露的是一件外觀相同的短禮服裙設計；Fig.5,8-10是屬於第2群組的第2個實施例。（2）兩個實施例的可專利性是可區別的，應該分案申請。審查人員建議申請人選擇第1群組，因為第2群組缺乏足夠的視圖。

2013年9月，JY同意選擇第1群組的Fig.1-4,6,7,11等7張圖，將圖式重新編號、修改了圖式說明，也同意刪除第2群組的Fig.5,8-10。不過，審查人員又提出修正意見：（1）反對該設計名稱，應修改為「禮服」；（2）需要一套新的、有清晰輪廓線的正式圖式；（3）修改圖1-圖7的圖式說明。JY答覆時說明，「可轉換」更能明確地定義商品的預期用途和性質，請求可恢復原始提交的設計名稱。

審查人員拒絕了JY修改後的設計名稱和論點，指出「基於第1組實施例1選擇的圖1-4、6、7和11，沒有爭議，……該實施例沒有揭露可做不同的轉換」。具體來說，審查人員指明，儘管JY指出可將禮服的襟翼綁成蝴蝶結，轉換成不同的外觀，但是圖式上並未揭露「可轉換的禮服或其他轉換」，因此JY請求的設計名稱是不明確或不被接受。JY接受了審查人員的最終裁定。2014年1月24日核准公告D 698,120（D120專利），設計標的是「如圖和所述的衣服的裝飾性設計」，附有七張圖式（如圖5），且簡短說明每一張圖式中揭露的內容。

2013年8月10日，JY提出申請序號29/463,142號「可轉換的禮服設計」的分割申請，並主張享有D120專利的申請日利益，包含8張圖式（如圖6），揭露的是一件可以變換外觀樣貌的長禮服設計，其中增加了前，後視圖、左側視圖，刪除了原來的Fig.10。審查人員認為圖式不夠明確要求修改，JY接受修改了圖式，於2015年12月8日核准公告D744,723（D723專利），標的是「如圖和所述的可轉換禮服的裝飾性設計」，共有8張圖式，也包括對該設計專利所有圖式的簡要說明。

核准公告D723專利後，2017年2月，David's Bridal公司向專利審判和上訴委員會（PTAB）提交了授權後審查請求（PGR），主張可轉換禮服設計專利無效，因為該分割申請增加了新事項（New matter），長版禮服的D723專利無權享有原始申請的申請日利益。PTAB拒絕了David Bridal的請求，並做出結論，JY並未在D723專利申請中添加新事項，可享有原始申請案的申請日利益。

JY認為Essense公司銷售可轉換的伴娘短版禮服（如圖7）和長禮服（如圖8）跟她的「Aidan」和「Annabelle」伴娘禮服很相像。JY控告Essense公司侵害了D120專利和D723專利。在法院審理過程，當事人雙方關於設計專利權範圍解讀的8項對抗性補充摘要有不同的主張。另外，雙方對於解讀設計專利權範圍的方法大相逕庭。被告Essense認為設計專利權範圍的解讀應類似於發明專利，要求法院提供兩件設計專利範圍的詳細書面說明，然而，JY則敦促法院允許以設計專利的圖式進行專利權範圍的解讀。

地方法院於2019年10月22日舉行了Markman聽證會，結論是JY的最初立場得到支持。法院認為，被告Essense以逐一分析各個元素取代整體設計之視覺印象的立場是錯誤的。法院依據設計專利相關的立法慣例和沿革對系爭設計專利權範圍提供了指導原則。不過，法院延遲了關於不明確性而無效的裁決，以及申請歷史禁反言、功能性元素可能對專利範圍引起的任何限制。

設計專利只保護外觀設計的新穎和裝飾性特徵，任何功能性元素均超出專利的範圍[7]。要確定設計專利是否被侵害，首先要先解讀設計的權利範圍，然後將其與被告裝置設計相比較，來確定設計專利是否受到侵害[8]。

在評估侵權之前，法院必須首先對專利權範圍進行解讀。解讀專利權範圍是法院的法律問題[9]。解讀專利權範圍只是以一般簡潔的權利請求語言闡述的一種方式，目的是要理解和解釋但不改變權利請求的範圍[10]。在設計專利中，請求保護之標的是實施或應用於製品（或其一部分）的外觀設計，而不是製品本身，是應用於物品的設計包括實施或應用於物品的視覺特徵[11]。

CAFC一再警告，初審法院過度依賴設計侵權案件中的詳細文字描述[12]。儘管，審判法院有責任在設計專利案件中進行權利範圍的解讀，但無須以特定形式來解讀專利權範圍，這一過程由審判法院自行決定。法院解釋說：「設計專利通常如圖式的請求專利，並且對權利範圍的解讀應照著做[13]」。

被告Essense主張，由於圖式與圖式說明之間存在不一致，無法確定在圖式和圖式說明中「我的新設計」。尤其是，側襟翼形狀在變化圖式中是不同的，無法確定請求的是哪一個設計，從而使專利因無法挽救地無效（hopelessly invalid）。因此，所繪製的圖式與圖式說明（description）不一致，無法構成單一設計，依據美國專利法第112規定，因缺乏明確性而無效。

被告Essense的解讀設計專利權範圍論點可分為四項因素：（1）有爭議的權利主張用語；（2）範圍受申請歷史禁反言的限制；（3）範圍受功能性限制；（4）範圍受先前技藝的限制。

Essense試圖根據D120專利和D723專利的圖式說明解釋以下術語：（a）禮服：D120專利是只有兩側襟翼不可轉換的女性外部服裝。（b）可轉換禮服：D723專利是利用衣服兩側襟翼來轉換或改變位置的女性禮服。（c）側襟翼：衣服側面的襟翼。（d）兩側襟翼：禮服側面的兩個襟翼。（e）左側：從左側看禮服的視圖。

JY請求法院以「如圖和所述」來對設計專利進行解讀，無須以文字解讀。儘管如此，JY擴展其論點，主張女性時尚領域的一般設計人員會得出結論，D120和D723專利的圖式所顯示的裝飾性設計就是可轉換的禮服。

Essense引用CAFC在Curver案件 [14]的最新裁決，以支持其主張。Essense主張，由於D120專利和D723專利的權利主張是「如圖及所述」。USPTO要求「設計名稱必須指定裝飾性設計所應用的特定物品」。除參照圖式外，通常無需任何其他說明。該權利主張應以「如圖」或「如圖及所述」的用語表示「應用於物品（指定名稱）的裝飾性設計」。Essense認為，這種文字需要法院來解釋在書面說明及圖式的術語。不過，法院不同意這主張。

MPEP指出：對於設計而言，圖式就是最好的說明，一張圖式的表達勝過千言萬語[15]，通常，MPEP會允許以下的陳述內容「所描述的」權利主張：（1）請求保護設計的部分外觀未在圖式中揭露。（2）說明在圖式中未揭露的製品部分不構成請求保護標的之一部分。（3）說明圖式中虛線表示之目的。（4）如果在前言中，沒有指明該設計專利所使用環境及本質，可在圖式說明中記載。（5）描述設計的特定特徵，申請人認為該特徵相對於先前技藝可以克服新穎性或非顯而易見性的特徵。

MPEP和Curver都沒有依據圖式的敘述性描述，以抽象描述性術語的詳細文字解釋來解讀專利權範圍。在Curver案件，法院處理「非典型」的情況，其中所有的視圖都未能描繪裝飾性設計應用的物品，而權利語言卻指定製品。這項判決不會改變MPEP的要求權利主張包括不超過符合美國專利法第112條標準的「簡短」文字描述。Essense並未引用前案，法院也沒有找到以這種方式解讀「如圖及所述」。因此，法院根據CAFC的判例來解讀設計專利。

解讀設計專利權範圍是對法院提出了特殊的挑戰，因為「設計專利通常如圖主張權利，權利範圍的解讀必須適合於圖式環境」[16]。考慮到用文字描述設計所帶來的困難，通常最好的做法是，法院不要試圖提供請求設計的詳細文字描述來解讀設計專利範圍。自Egyptian Goddess以來，地方法院拒絕偏離CAFC的標準，該標準解釋了諸如Essense所提出的詳細描述所帶來的風險，因為它過分強調專利設計的特定特徵，而遠離了整體設計的考慮。

根據以上的討論，法院也避免以詳細文字去解讀專利權範圍。話雖如此，法院承認「解決與專利權範圍有關的爭論可能是適當的，而不是對整個權利範圍的文字描述」。於是法院直接解決關於D120和D732專利範圍的基本問題，究竟請求保護的設計只限於禮服前面兩側的襟翼，還是也包括禮服後面的襟翼？

法院認為，D120專利和D723專利主張四個襟翼。Essense極力主張法院將權利權範圍解讀為「設計專利的多幅視圖中所揭露的後部特徵不屬於受保護設計的一部分」，不過，他忽略了D120專利的圖2、4和7和D723專利的圖3、4和6，這些圖描繪出兩件禮服後面的兩個襟翼，而且，兩件設計專利的內容都沒表明製品的後部特徵不是所請求設計的一部分，例如：虛線不構成所請求的設計的一部分[17]。

被告Essense進一步指出，D120專利和D723專利的範圍受設計專利文本的修改限制。特別是，JY接受了修改後的設計名稱和描述後，便同意USPTO核駁理由所要求的修正，正如在Curver案件中一樣，D120專利的範圍限於「僅具有兩個側襟翼的不能轉換的禮服。同理，Curver案件也支持將D723專利解釋為僅限於只有兩個側襟翼的可轉換禮服。

Curver Luxembourg是名稱為「椅子圖案」的D677,946設計專利（946專利）申請人，主張一種重疊Y字形的椅子圖案。原始申請的權利主張記載了「用於家具部件的設計」，也沒有一張圖揭露出椅子、任何家具或任何家具部件（如圖10）。USPTO同意權利主張，但反對設計名稱，審查人員說明，依據37 CFR§1.153和MPEP§1503.01（I）之規定，設計名稱必須指定設計所應用之「特定物品」，在這些規定下，設計名稱和說明所使用的「零件」過於含糊。[19]並建議將設計名稱更改為「椅子圖案」，為了整個申請中的「一致性」，設計名稱必須進行修改[20]。Curver採納其建議，但是，沒有一張圖式揭露出應用於椅子的設計。

Curver控告Home Expressions公司侵害其設計專利，主張Home Expressions銷售的籃子（如圖11右側）採用了Curver主張的圖案設計。不過，Home Expression依據美國聯邦民事訴訟規則第12（b）（6）規定請求駁回，主張專利權範圍僅限於椅子，因此其籃子沒有侵害專利。[21]法院同意Home Expression的主張。

在上訴中，CAFC維持了駁回的裁定。Curver爭辯說，地方法院側重於設計專利的文字而非圖式，不當的應用申請歷史禁反言將其設計專利的範圍限制在椅子，因為原始申請的權利主張是「家具部件」的設計。在修改權利主張之前，審查人員同意該權利主張，Curver並沒有放棄原始權利主張所涵蓋更寬廣的範圍。[22]

CAFC不同意並說明：雖然我們同意法院會使用圖式來定義設計專利，但僅因為該物品在設計專利的文字說明中而不是在其圖式中，就忽略製品的唯一識別是不適當的。申請歷史表明，Curver修改設計名稱、權利主張和圖式說明，以椅子圖案滿足確保其設計專利符合「製品要件」。審查人員發現Curver的「家具部件」的原始設計名稱含糊不清，根據第1.153（a）條規定無法構成特定物品，並建議將設計名稱修改為「椅子圖案」。Curver並未爭辯該要件的有效性，而是修改了設計名稱、權利主張以及圖式說明。UPTO接受這些修改，也不要求Curver提供新的圖式來說明應用於椅子的裝飾性設計。由於椅子圖案的修改是根據第1.153條規定必須指定特定的製品，此要件對於取得專利是必要的，因此，946專利範圍受這些修改的限制。

法院指出，使用申請歷史來理解有爭議的權利主張與借助於申請歷史禁反言之間是有區別的。前者是由PTO之前程序的完整記錄組成的內在證據，在專利權範圍解讀階段已得到適當考慮[23]。但是，後者是對侵權的辯護，在專利權範圍解讀時未適當提出。[24]申請歷史禁反言原則是禁止專利權人主張在專利申請過程中放棄了均等的範圍[25]。專利權人不得在以後的侵權訴訟中嘗試奪回已放棄的部分。CAFC已應用該法理禁止所有設計專利侵權主張，並指示申請歷史禁反言是否限制設計專利的範圍，取決於以下三個問題的答案：（1）是否有放棄；（2）是否出於可專利性的原因；（3）被告的設計是否在放棄範圍之內。[26]

毫無疑問，D120專利的產品是「禮服」，而D723專利的產品是「可轉換禮服」。從申請歷史也清楚得知，審查人員將兩項設計專利在「禮服」和「可轉換禮服」之間區分開來。但是，關於設計名稱或圖式說明是否放棄範圍的確認，並不適合作為權利範圍解釋的一部分。如果必須通過申請歷史禁反言來限制任何專利的權利範圍，法院將在即席判決中解決該問題。[27]

被告Essense認為，D723專利視圖中可見的可轉換側襟翼應排除在專利範圍之外，因為它們本質上是功能性的。設計專利保護「設計的整體裝飾性，而不是可分離元素的集合」。CAFC承認「即使設計專利請求的範圍必須限於設計的裝飾性方面，設計也可能同時包含功能性和裝飾性元素」[28]。如果其基本設計是由其功能性目的而決定，則必須將其從設計專利的權利範圍中排除。因此，必須解釋權利範圍，以便識別該專利圖式中設計的非功能性特徵。即使製品的某些特徵執行功能或實用目的之情況下，CAFC也重申，地方法院仍必須考慮其他功能性元素的某些裝飾性是否有助於設計的整體裝飾性。[29]在Egyptian Goddess決定之後，法院逐漸認識到，在解讀設計專利權範圍時，擷取各別特徵是毫無意義的，最終應該考量的是整體設計。

在這種情況下，Essense未能充分確定側襟翼的功能性，且對設計的整體裝飾性沒有幫助。JY認為該專利涵蓋了四個襟翼可轉換禮服的「一般設計概念」。側襟翼使請求保護的禮服能夠轉換，因為它們可以轉換或更改位置，但這些襟翼還具有裝飾性設計元素。Essense尚未證明側襟翼的特徵是如何取決於功能性而決定，或者基於它們的形狀如何將其發揮某種實用性優勢，以確保能將其排除在整體裝飾性之外。因此，法院解讀D723專利的權利範圍包括側襟翼。

最後，Essense認為，D120和D723專利的範圍受到正式和可轉換禮服的限制，特別是具有兩個側襟翼的禮服的先前技藝。依據先前技藝對設計專利範圍的限制必定會包含在侵權分析中。CAFC說明，在封閉的情況下，沒有給出參考框架，很難回答侵權問題。比較設計專利和被告的設計，先前技藝提供了這種參考框架，通常是在侵權比較過程中是很有用的。[30]

侵權分析必然涉及在訴訟中的專利、被告裝置和先前技藝參考文獻之間的三方比較，「在參考框架由眾多類似先前技藝設計組成的情況下，那些設計可突顯出一般觀察者所觀察到的系爭專利與被告設計之間的區別」（如圖12）。Essense提出的專利權範圍解釋實質上是試圖「重新使用」先前技藝，這已侵犯陪審團根據「一般觀察者」標準判斷侵權與否的範圍[31]

地方法院根據上述分析以及此處的所有文件，記錄和訴訟程序，法院解讀了兩項系爭專利的專利權範圍：D120專利請求保護禮服的裝飾性設計，如圖1-7和所述。D723專利請求保護的一種可轉換禮服的裝飾性設計，如圖1-8和所述。

2018年，在Avantek Mktg., Inc. v. Shanghai Walk-Long Tools Co.案件[32]，CAFC廢棄地方法院的判決並說明，Avantek在申請過程中，選擇了範圍較寬廣的寵物圍籠之骨架結構，因此，不論系爭產品是否有其他特徵（是否加蓋）皆落入系爭專利之權利範圍，並不適用歷史禁反言。2018年，德州法院裁定，JY在原始申請中保留短禮服，但在延續申請的D723專利中涵蓋了在申請過程中放棄之標的物。被告Watters Designs公司僅生產長禮服，因此，專利權人無法根據D120短禮服專利提起訴訟，但是，專利權人可以根據D723的長禮服專利維護訴訟[33]。這些案件強調了在設計專利的審查過程，因應選擇要求所進行的選舉或修正，會導致核准公告後的重要後果，並提醒申請人應仔細考慮提交的分割申請，要能涵蓋任何或所有當初未被選擇的設計。

在品牌或產品發表時，保護時尚（或任何流行行業）的創造力是很重要的。希望從JY設計專利申請及法律案件所汲取的教訓，能對剛進入時裝界的其他年輕設計師有所幫助。USPTO註冊的設計專利和商標對於保護外觀設計是必要的，預先獲得保護的成本將降低後端被仿冒的風險。

YJ公司的Aidan及Annablelle系列的禮服的圖片是源自JENNY YOO的網路商店的網站， https://www.jennyyoo.com/mto/aidan 。
Watters Designs的可轉換禮服圖片係源自Jenny Yoo Coll., Inc. v. Watters Design, Inc.,的訟狀。
參見Jenny Yoo Collection, Inc. v. Essense of Australla, Inc., Case No. 17-2666-JAR-GEB.（D.Kan. January 17, 2020)。
David's Bridal的可轉換禮服圖片係源自Jenny Yoo Collection, Inc. v. David's Bridal Inc.,的訴狀。
參見Jenny Yoo Collection, Inc. v. Essense of Australla, Inc., Case No. 17-2666-JAR-GEB.（D.KS. January 17, 2020)。
圖7和圖8的Essense與JY的可轉換禮服筆比對圖片係擷取自Jenny Yoo Collection, Inc., v. Essense of Australia, Inc., 的訟狀。
參見Richardson v. Stanley Works, Inc., 597 F.3d 1288, 1293-94 (Fed. Cir. 2010).。
參見OddzOn Prods., Inc. v. Just Toys, Inc., 122 F.3d 1396, 1405 (Fed. Cir. 1997)。
參見Markman v. Westview Instruments, Inc., 517 U.S. 370, 384-91 (1996)。
參見Embrex, Inc. v. Serv. Eng'g Corp., 216 F.3d 1343, 1347 (Fed. Cir. 2000) (quoting Scripps Clinic v. Genentech, Inc., 927 F.2d 1565, 1580 (Fed. Cir. 1991)).。
參見MPEP § 1502。
參見Crocs, Inc. v. Int'l Trade Comm'n, 598 F.3d 1294, 1302-03 (Fed. Cir. 2010) (citing Egyptian Goddess, 543 F.3d at 679).。
Id. at 679 (quoting Ariminak & Assocs., Inc. v. Saint-Gobain Calmar, Inc., 501 F.3d 1314, 1319 (Fed. Cir. 2007)).。
參見Curver Luxembourg, SARL v. Home Expressions, Inc., 938 F.3d 1334 (Fed. Cir. 2019)
MPEP § 1503.01。
參見Crocs, Inc. v. Int'l Trade Comm'n, 598 F.3d 1294, 1302 (Fed. Cir. 2010).。
參見35 C.F.R. § 1.152。
參見938 F.3d 1334 (Fed. Cir. 2019)。。
Id at 1341-42, 938 F.3d 1334 (Fed. Cir. 2019)。
Id. (noting that "[t]he claim in a design patent must be directed to the design for an article" under 35 U.S.C. § 171)。
Id at 1338。
Id at 1341。
參見Phillips v. AWH Corp., 415 F.3d 1303, 1317 (Fed. Cir. 2005)。
參見 Regents of Univ. of Cal. v. Dakocytomation Cal., Inc., 517 F.3d 1364, 1376 (Fed. Cir. 2008) (holding prosecution history estoppel "prevents a patentee from recapturing under the doctrine of equivalents subject matter surrendered during prosecution to obtain a patent."); Senior Techs., Inc. v. R.F. Techs., Inc., 76 F. App'x 318, 320 (Fed. Cir. 2003) ("prosecution history estoppel does not apply to claim construction."。
參見Regents of Univ. of Cal. v. Dakocytomation Cal., Inc., 517 F.3d 1364, 1376 (Fed. Cir. 2008) (holding prosecution history estoppel "prevents a patentee from recapturing under the doctrine of equivalents subject matter surrendered during prosecution to obtain a patent.")。
參見Pac. Coast Marine Windshields Ltd. v. Malibu Boats, LLC, 739 F.3d 694, 700, 702 (Fed. Cir. 2014). Indeed, prosecution history estoppel has been applied by other courts to the 'D120 Patent in the context of motions to dismiss under Fed. R. Civ. P. 12(b)(6). See Jenny Yoo Collection, Inc. v. Watters Designs, Inc., No. 3:17-cv-3197-M, 2018 WL 3330025, at *5-6 (N.D. Tex. June 6, 2018)。
參見Aylus Networks, Inc. v. Apple Inc., 856 F.3d 1353, 1359 (Fed. Cir. 2017) (quoting Omega Eng'g, Inc. v. Raytek Corp., 334 F.3d 1314, 1323 (Fed. Cir. 2003)). The doctrine applies "where an applicant, whether by amendment or by argument, unequivocally disavowed a certain meaning to obtain his patent." Schindler Elevator Corp.v. Otis Elevator Co., 593 F.3d 1275, 1285 (Fed. Cir. 2010)。
參見Ethicon Endo-Surgery, Inc. v. Covidien, Inc., 796 F.3d 1312, 1334 (Fed. Cir. 2015)。
參見OddzOn, 122 F.3d at 1396; Richardson v. Stanley Works, Inc., 597 F.3d 1288, 1293 (Fed. Cir. 2010)。
參見543 F.3d 665, 676-77 (Fed. Cir. 2008) (en banc)。
Id at 677。
參見Advantek Mktg., Inc. v. Shanghai Walk-Long Tools Co. (Fed. Cir. 2018)。
參見Jenny Yoo Collection, Inc. v. Watters Designs, Inc. et al, Civil Action No. 3:17-cv-3197-M (N.D.Tex. June 6, 2018)。