285期
2021 年 05 月 26 日
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解析台美設計專利較早申請日利益主張中相同設計之審查判斷
葉雪美╱北美智權報 專欄作家

綜觀美國設計申請實務,主張較早申請日利益之情事,不只是國際優先權,還有分割案和連續申請案也可主張。通常USPTO的審查人員不會進行「相同設計」的實質審查,若是在設計專利核准之後,由侵權訴訟之利害關係人,第三人或其商業競爭對手提出優質證據,向PTAB主張專利權無效,就會進行「相同設計」的實質審查。本文以台灣及美國相關案例說明主張優先權或較早申請日利益中相同設計的判斷實務,也說明台美設計專利的相同設計判斷標準的差異。

※本文摘錄自[解析台美設計專利較早申請日利益主張中相同設計之審查判斷]

巴黎公約第4條A項(1)款確立了國際優先權原則,對於同樣內容的申請只對最先提出申請之人授與專利權。優先權主張可將「先申請原則」及專利要件之審查判斷基準日提早至優先權日,優先權期間的揭露,都不會影響該申請案之可專利性。

美國專利法與較早申請日利益相關之法律規定

美國專利法第119條、第120條是關於較早申請日利益及優先權之規定。第119條(e)(1)是臨時申請案(provisional application)之規定,申請人須在臨時申請案之申請日起12個月內提出相對應的正式申請案,才能主張「臨時申請案的申請日」為「專利申請日」。設計專利不適用第119條(e)款之優先權規定。

美國專利法第120條規定,基於「較早於美國申請之利益(benefit of earlier filing date in the United States)」,專利申請案若依據相關規定有較早於美國申請之申請案時,該同一發明人在該較早申請案(或與其同樣享有該較早申請案之申請日利益之申請案)核准專利、放棄或審查確定前或核准公告後提出之後申請案,若該後申請案與較早申請案具特定關聯性者(相同設計),該後申請案得享有較早申請案之申請日之效力。簡言之,依較早於美國申請之利益的規定,申請人得以較早申請案為基礎申請相關之後申請案,惟該後申請案之申請專利之設計(claimed design)的內容必須已揭露於原申請案中。

通常,當審查委員認定專利申請案包括兩個或兩個以上的設計,且是獨立的又不同的設計時,審查委員會發出「限制要求(requirement for restriction)」的OA,要求申請人限制或選擇其中一個發明進行審查,而申請人可依據美國專利法第121條規定,針對未做選擇的設計另申請DA案,DA案是以母案為基礎的一種繼續申請案,申請人在母案申請歷程中或核准公告後提出DA案,都可主張其可享有母案申請日利益,主張母案之「有效申請日(effective filing date)」為其「有效申請日」。

C&D ZODIAC, INC., v. B/E AEROSPACE, INC.

2011年4月18日,B/E Aerospace公司提出一件「飛機內部盥洗室(Aircraft Interior Lavatory)包括提供盥洗室內空間的視覺感知的設計元素」的發明專利申請,其序號為13089063(如圖1),主張2010年5月20日申請的臨時申請案US32619810的申請日利益。2013年11月26日核准公告,公告號為8590,838(838專利)。

圖1:B/E Aerospace公司的US 8,590,838發明專利


圖2:B/E Aerospace公司的USD749,709設計專利

分割的設計專利申請案主張發明案的較早申請日利益

2013年10月10日,B/E Aerospace公司提出一件關於「飛機內部盥洗室」的設計專利的分割申請案,主張838專利的申請日利益(2011年4月18日),2016年2月16日核准公告號USD 749,079(D079專利,如圖2)。2015年9月18日,提出一件關於「飛機內部盥洗室」的設計專利的分割申請案,主張USD749,079設計專利案的申請日利益,2016年8月16日核准公告USD764,031(D031專利,如圖3)。

圖3:B/E Aerospace公司的D031專利

D031專利的PGR程序請求

2016年12月,B/E Aerospace公司在德克薩斯州東區法院針對法國飛機系統和設備提供商C&D Zodiac公司及多家子公司提起一系列專利侵權訴訟。B/E Aerospace 公司控告Zodiac製造的飛機內部組件產品(如圖4右側),包括廢物系統和廁所侵害了B/E Aerospace公司的5項專利[1]。2017年10月11日,C&D Zodiac公司提出證據向PTAB請求專利授予後審查程序(post-grant review proceeding, PGR),請求審查D031專利無法享有較早申請日利益,致使D031專利違反美國專利法第102條(a)(1)款之規定而使得專利權無效。

圖4:C&D Zodiac製造的飛機內部盥洗室與D031專利之比對

C&D Zodiac公司對D031專利提起授予後審查(PGR)程序申請,檢附的證據有2012年3月 B/E Aerospace公司投資者日活動上展示的幻燈片,其中描述了D031專利所涵蓋的Spacewall技術(圖5左側),又包括8億美元在內的商業成功以及於2011年與波音公司簽訂的合約。C&D Zodiac公司主張D031專利無法享有838專利的較早申請日利益,在其有效申請日之前B/E Aerospace公司與D031專利相關的波音737模組化盥洗室系統的Spacewal產品在2012年3月(有效提交日期之前)已經銷售和公開使用。

圖5:D031專利與B / E Aerospace投資者日幻燈片內容之比對

有差異的近似設計非相同設計無法享有較早申請日利益

2018年10月23日,PTAB發布最終書面決定,D031專利無效。PTAB認為,D031專利請求享有838專利的較早申請日利益,因而將D031專利和838專利的說明書進行比對,PTAB在D031專利中請求保護的設計與專利申請中的相關圖與之間發現了一些差異(如圖6藍色箭頭),顯示出兩者並非相同設計,因此,發現D031設計專利無權享有838專利之較早申請日(2011年4月18日)利益,而B/E Aerospace公司的波音737模組化盥洗室系統的Spacewal產品在2012年3月(有效提交日期之前)已經公開銷售和公開使用,違反專利法第102(a)條。

圖6:D031專利與838 專利之比對圖

其他發明專利也經由IPR程序而剔除權利項

C&D Zodiac也在地方法院及PTAB針對B/E Aerospace的其他專利提出了IPR程序審查,結果從838專利中剔除了29項權利項。C&D Zodiac提出的其他四項IPR請求導致兩項最終的書面決定,致使B/E Aerospace公司在地方法院針對C&D Zodiac公司提出侵權訴訟的所有專利權主張均被宣告無效。

我國設計專利與較早申請日利益相關法律規定

我國92年專利法第129條第1項規定新式樣專利準用第27條、第28條、第33-35條規定,第2項規定新式樣專利之優先權期間。新式樣申請案得主張國際優先權之期間為6個月。專利法第27條是關於國際優先權之規定,申請人就相同發明在與中華民國相互承認優先權之國家或世界貿易組織會員第一次依法申請專利,並於第一次申請專利之日後十二個月內,向中華民國申請專利者,得主張優先權。第2項規定,申請人於一申請案中主張二項以上優先權時,前項期間之計算以最早之優先權日為準。第3項規定,外國申請人為非世界貿易組織會員之國民且其所屬國家與中華民國無相互承認優先權者,如於世界貿易組織會員或互惠國領域內,設有住所或營業所,亦得依第一項規定主張優先權。第4項規定,主張優先權者,其專利要件之審查,以優先權日為準。

我國102年專利法第142條規定設計專利準用第28條、第29條、第33條、第34條第3項、第4項之規定等。第33條規定,申請發明專利,應就每一發明提出申請。二個以上發明,屬於一個廣義發明概念者,得於一申請案中提出申請。第34條規定,申請專利之發明,實質上為二個以上之發明時,經專利專責機關通知,或據申請人申請,得為分割之申請。第34條第3項規定分割案申請日之認定及優先權之主張。分割案仍以原申請案之申請日為申請日,原申請案如有主張優先權者,分割後之其他分割案亦得享有該優先權日。第4項規定,分割後之申請案,不得超出原申請案申請時說明書、申請專利範圍或圖式所揭露之範圍。

第130條是設計專利申請案之分割規定,申請專利之設計,實質上為二個以上之設計時,經專利專責機關通知,或據申請人申請,得為分割之申請。第2項規定,分割申請,應於原申請案再審查審定前為之。第3項規定,分割後之申請案,應就原申請案已完成之程序續行審查。

相同新式樣

93年版專利審查基準第3篇「設計專利實體審查」第5章「優先權」中第3節「實體要件」中「相同新式樣」之判斷說明,主張優先權時,「相同新式樣」的判斷應以後申請案圖面所揭露申請專利之新式樣是否已揭露於優先權基礎案圖說之全部內容為基礎,而不單以優先權基礎案之申請專利範圍為準,惟不得以優先權基礎案所載之參考圖或其他已聲明排除之內容為判斷的基礎。

「相同新式樣」並非僅指優先權基礎案與後申請案圖面所揭露之設計及文字記載事項在形式上完全一致,若物品外觀設計細部稍加變化,對於整體視覺效果並無顯著影響者,仍屬「相同新式樣」之範圍;該範圍並不等同於新穎性判斷基準中的近似範圍。

Johns Tech公司新式樣專利申請案優先權主張不認可

Johns Tech公司於2009年10月19日向USPTO提出一件關於「用於在測試期間固持積體電路封裝之殼體」的設計專利申請案,申請序號為:29/345,566。圖式揭露第一實施例俯視圖及第二實施例仰視圖及申請保護之花紋設計(如圖7),2010年4月15日,Johns Tech公司將該申請案在台灣提出設計專利申請,序號為99301896號,主張美國申請案29/345,566的優先權日。2010年4月17日也向JPO提出部分意匠申請,也主張美國申請案29/345,566之優先權日。2011年7月19日核准公告(如圖8),公告日早於我國申請案後續分割或改請之日期。

圖7:Johns Tech公司在美國的設計專利申請案之圖式

圖8:Johns Tech公司在日本申請的設計專利公告圖式

圖9 第99301896號申請案之圖式[2]

智慧局審查優先權主張不認可

智慧局審查人員認為:申請人所主張之優先權基礎案(美國第29/345,566號申請案)圖說全部內容僅揭露本案第一實施例俯視圖及第二實施例仰視圖,無法判斷其完整確實之型態為何,故無法由前揭優先權基礎案所揭露之內容直接得知其與本案為「相同新式樣」,乃為本案「優先權主張應不予認可」之處分。申請人不服,提起訴願。

訴願階段申請人主張:該公司所主張美國優先權基礎案之單一圖面已充分揭露本案之主要設計特徵,足供確認與本案屬相同新式樣;且美國專利法規並未要求新式樣專利申請案須含有立體圖及六面視圖,倘因優先權基礎案不含前揭所有種類圖面,即認定無法判斷本案與優先權基礎案為相同新式樣,豈非形同在他國申請不含立體圖及六面視圖之新式樣,在我國均無法主張優先權?

訴願決定維持原處分機關優先權不認可之處分

2011年7月22日,經濟部訴願委員會認為訴願無理由,維持原處分機關所為本案「優先權不予認可」之處分。決定書理由敘明:

(一)按主張優先權時,「相同新式樣」之判斷,應以後申請案圖面所揭露申請專利之新式樣是否已揭露於優先權基礎案圖說之全部內容為基礎,而不單以優先權基礎案之申請專利範圍為準,惟不得以優先權基礎案所載之參考圖或其他已聲明排除之內容為判斷基礎;且「相同新式樣」並非僅指優先權基礎案與後申請案圖面所揭露之設計及文字記載事項在形式上完全一致,若物品外觀設計細部稍加變化,對於整體視覺效果並無顯著影響者,仍屬「相同新式樣」,為專利審查基準第3篇新式樣專利實體審查第4章優先權第3-4-6頁所明定。

優先權基礎案並未揭露後申請案之整體設計和另一面設計特徵以致無法認定為相同新式樣

(二)本案訴願人申請保護之新式樣實質上有二,即其第一實施例及第二實施例所分別揭露之「用於在測試期間固持積體電路封裝之殼體」。又依本案新式樣專利申請書內容所載,訴願人所主張之優先權基礎案為西元2009年10月19日申請之美國第29/345,566號專利案;該優先權基礎案依訴願人所檢送優先權證明文件內容觀之,其圖面有三,其中第1圖揭示如本案第一實施例之俯視圖,第2圖揭露如本案第二實施例之仰視圖,第3圖則為該優先權基礎案所申請保護之花紋設計。

(三)經比對本案與前揭優先權基礎案,該優先權基礎案之全部圖說僅揭示前述本案二實施例之單一圖面(即本案第一實施例之俯視圖及第二實施例之仰視圖),僅可知該用於在測試期間固持積體電路封裝殼體單一面之視覺效果,無法得知其另一面或側邊之視覺訴求創作為何(如圖2藍色框所圈選處),因此無從判斷本案與該優先權基礎案是否完全相同,而與本案是否屬「相同新式樣」。

續行審查之分割及改請案

第99301896號的國際優先權主張不認可確定後,智慧局續行審查。申請專利之新式樣實質上為二個以上之新式樣時,得為分割之申請,審查人員依專利法第129條第1項準用第33條規定要求申請人分割申請。惟2013年1月1日起,我國開放部分設計。2013年3月8日,Johns Tech公司將第99301896號的實施例一改請為部分設計專利(第102301678號案),實施例二分割為第102301675號案,且改請為部分設計,兩案係將原申請案的兩個實施例整體設計圖式中不主張設計之部分由實線改為虛線方式揭露,故改請案及分割案都可援用原申請案之申請日(2010年4月15日)。而且,審查人員未能發現申請日之前的先前技藝或引證文件,2013年1月11日核准公告分割改請之第102301675號案(如圖10),2013年7月1日核准公告改請之第102301678號案(如圖11)。值得一提的是,2019年8月TIPO公告的「設計專利之優先權認定」新措施,發現有申請案之申請日或相關資料之公開日在優先權日與後申請案申請日之間時,才就該優先權證明文件進行判斷是否認可其優先權主張;若未發現者,原則上將依申請人所主張者刊載於專利公報上。

圖10:第102301675號改請案公告之圖式

圖11:第102301678號申請案公告之圖式

結語

我國第99301896號設計專利申請案的優先權主張,因為優先權基礎案的圖式並未揭露後申請案之整體設計及另一面之設計特徵,難以認定兩者屬於「相同新式樣」。優先權基礎案無法充分揭露後申請案的整體設計和所有的設計特徵,不認可其優先權主張毫無疑義。又我國現行設計專利的審查基第3篇設計專利實體審查第5章優先權第3節實體要件中寫明[3],若「相同設計」之外觀細部稍加變化,而對於整體視覺效果並無顯著影響者,仍屬「相同設計」之範圍。

由前面的分析可得知,美國D031專利與838專利略有差異,整體觀之,這些差異對於整體視覺效果並無顯著影響,而PTAB認為D031專利不得享有838專利的較早申請日利益。顯然USPTO對於DA案及CA案的相同設計認定非常嚴格,外觀細部稍加變化的近似設計都不會被認為是相同設計。例如:Apple公司於2010年6月21日將申請序號29/281,460(簡稱為母案,2007年6月23日提出申請)中的第14實施利分割申請為申請序號29/364,272的申請案(如圖13左側,272申請案)。審查人員發現申請日至較早申請案申請日間的先前技藝(母案已於2010年6月8日核准公告,如圖12之USD617,345),於是審查人員在OA中將272申請案的Fig.1與原申請案的Fig.14一起比對(如圖13中間)並說明,如果272申請案要享有原申請案之申請日利益,其所附之Fig.1-2深色方形框底邊兩側圓弧角及陰影修飾是原始圖式無法支持的,必須將之移除,修正的圖式必須與原申請案的原始圖式Fig. 14一致,相同設計才能享有原申請案之申請日利益。申請人依據審查人員的建議修正圖式,2012年5月核准公告(如圖13右側)。

希望我國廠商在美國的設計專利申請如有分割及連續申請時應小心注意,分割及連續申請的圖式與母案的圖式必須完全一致,才是相同設計,得以享有母案的較早申請日利益。

圖12:2010年6月8日公告的USD617,345之圖式

圖13:Apple公司的D660,315申請歷程之相關圖式

 

備註:

【本文僅反映專家作者意見,不代表本報立場。】

 
作者: 葉雪美(Sherry H.M. Yeh)
學歷: 世新大學法律研究所法學碩士
國立成功大學工業設計系學士
經歷: 科技部 研發成果管理審查會委員
經濟部智慧財產局專利一組 簡任專利高級審查官
中央標準局新式樣專利主任審查員(75-76)
中央標準局專利審查委員(80-89)
台灣科技大學 專利所 兼任助理教授
著作: 《美國設計專利侵害認定相關問題研究-兼論我國新式樣專利侵害認定問題》,2004。
《設計專利申請實務-台灣及美國專利申請策略》,元照出版公司,2008。

 

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