本文介紹英國高等法院的Shnuggle Ltd v. Munchkin Inc. & Anor案件 判決，其中引用最高法院在PMS International Group Plc v Magmatic Limited案件的裁決來解讀單色CAD圖式的顏色選擇限制了保護範圍，另外，法院由設計資料庫中先前設計確定設計約束及參考框架，會依據參考框架分析出系爭設計新穎的設計特徵，系爭設計與被告產品的近似之處與相異點，各項近似之處及差異點對整體視覺印象影響的權重比例，最後綜合判斷兩個設計產生的整體視覺印象，以及確定被告產品是否侵害了原告的設計權。

※本文摘錄自[英國高等法院解讀註冊設計單色CAD圖式的保護範圍以及侵權比對分析]

歐盟設計法第36條（1）款及施行細則第4條規定，註冊設計之圖式必須由黑白或彩色的圖式或照片複製本所構成（如圖1）。無論是以紙張、電子申請或傳真的形式提交申請案，設計必須在中性背景上複製，且不得使用墨水或校正液修飾。圖式必須具有對於請求保護之設計所有細節能清楚辨識的品質，以便能放入共同設計公報所刊登的註冊設計之中[1]。另歐盟設計法第36條（6）款規定，確實允許在任何註冊外觀設計的陳述中附加有限的描述，但奇怪的是，該法規還規定，此類描述「......不應影響此類外觀設計的保護範圍......」。在這種情況下，此類描述不能用於排除CAD圖像的任何色彩。

圖1：EUIPO允許不同的圖式呈現方式

事實背景

原告Schnuggle公司是一家位於北愛爾蘭的小型公司，設計、製造和銷售嬰兒產品。第一被告Munchkin公司是一家在同一地區運營的美國大型公司，第二被告Lindam公司是Munchkin公司的間接子公司。2012年和2013年，Shnuggle公司設計和開發了一款膨脹聚丙烯泡沫（EPP）製成的嬰兒沐浴盆，並於2014年1月首次在市場上出售。該產品（Shnuggle Mk 1，如圖1）總共售出700套。

圖2 Shnuggle Mk 1嬰兒洗澡盆[2]

Schnuggle公司對Shnuggle Mk 1不甚滿意，因此在2014年8月至2014年12月間重新開發了該設計，生產了注塑聚丙烯製成的版本。該嬰兒浴盆（Shnuggle Mk 2，如圖2）於2015年初在英國市場出售。Mk 2在英國、歐洲、北美、亞洲和澳大利亞取得了顯著的商業成功。

圖3：Shnuggle Mk 2嬰兒洗澡盆

2013年4月20日Shnuggle公司向EUIPO提交ShnuggleMk 1的註冊設計申請（RCD-196，如圖4），2013年5月3日公告（早於RCD-763的申請日）；2015年1月20日Shnuggle公司向EUIPO提交有關Shnuggle Mk2的註冊設計申請（RCD-763，如圖5）。

圖4：RCD-196的圖式

圖5：RCD-763的黑白線稿圖式

2017年10月和2017年11月間，Munchkin公司的高級產品設計師Quinn Biesinger設計了一款嬰兒沐浴盆。2019年1月該產品在英國市場首次以「Sit & Soak」的產品名稱（如圖6）出售。原告Schnuggle公司得知Munchkin公司銷售類似產品後提起侵權訴訟，主張RCD-196和RCD-763的註冊設計侵權。

圖6：Munchkin公司的Sit & Soak照片

Munchkin公司質疑RCD-196及RCD-763的設計權無效

Munchkin公司和Lindam公司否認侵權，認為其產品不構成侵權，並提出四個先前設計（如圖7）質疑RCD-196及RCD-763因缺乏保護要件而無效。

適用的法律原則

新穎性
設計法第5條規定，如果沒有相同或同一的設計已公開在先，該設計被認為具有新穎性。（a）不註冊的設計，是以該設計首次公開的日期，作為其是否具新穎性的基準日（b）需註冊的設計，是以該設計提出申請的日期，作為其是否具新穎性的依據，如果有優先權主張，應以優先權日為基準日。在評估註冊設計是否具有新穎性，註冊設計具有與先前設計不同或額外的設計特徵是有重要關係的，如果這些元素（特徵）是如此微不足道，就可能會被忽視。

獨特性
立法理由（14）對「獨特性」的涵義提供了一些指導：「對設計是否具有獨特性的評估應基於相當認知的使用者觀看設計時產生的整體印象是否明顯不同於現有設計資料庫給他的印象，並考慮產品所針對的獨特性。設計被施加或在其被併入，特別是在工業部門所屬的和在開發設計的設計者的自由度」。

相當認知的使用者
相當認知的使用者是概念上和假設的人物。上訴法院認可了在Samsung Electronics（UK） Ltd v Apple Inc.案件[3]的Birss法官的說明：以相當認知的使用者的觀點評估設計。歐盟法院在PepsiCo v Grupo Promer案件[4]以及在普通法院提起上訴的Grupo Promer v OHIM案件[5]和在Shenzen Taiden v.OHIM案件[6]中已經討論了相當認知使用者的資格和屬性。

Samsung認為相當認知的使用者具有以下的特徵：（1）他（或她）是打算將設計併入產品的使用者[7]；（2）與商標法的普通消費者不同，他特別謹慎[8]。（3）了解相關行業設計中通常包含的設計資料庫和設計特徵[9]；（4）對相關產品感興趣，並在使用時表現出較高的關注度[10]；（5）除非存在特殊情況或設備具有某些特性使其不切實際或不常見，否則將直接對所涉設計進行比較[11]。Clarke法官補充說明：相當認知的使用者不能僅僅認知整體設計而不分析細節，也不會仔細觀察可能存在的細微差異[12]。

著作權法中實質近似判斷標準的「一般觀察者或聽眾測試法」的「一般觀察者」即如侵權方法中的正常合理性之人，在法院判決中，「一般觀察者」有時會與「平均一般觀察者」、「正常合理之人」或「正常一般觀察者」等名詞交錯適用。因此，正常合理之人與相當認知的使用者不一樣。

嬰兒浴盆的相當認知的使用者

法院認為本案的市場/產業部門是嬰兒浴盆市場，而不是一般的浴盆市場。通常的情況是，相當認知的使用者是對嬰兒浴盆興趣並觀察到的成人使用者，他們具有前述Samsung Electronics（UK） Ltd v Apple Inc.案[13]的各項特徵。

設計自由度

法院在評估「獨特性」和評估保護範圍時，都考慮設計師在開發設計方面的自由度。Hacon法官在Cantel Medical（UK） Ltd v ARC Medical Design Ltd案件[14]中討論了設計自由度，列出了要考慮的關鍵點：（1）產品的技術功能或法定要件施加的約束；（2）在比較產品產生的整體印象時，歸因於兩種產品的相應部分之間的設計約束的近似性將沒有多大意義；如果設計師至少在某些方面具有較高的設計自由度，則注意力可能會集中在具有可變性潛力的部分上。（3）近似性不能僅通過設計約束來解釋，而傾向於趨於整體印象沒有差異的看法，那麼差異將導致相反的結論。（4）討論設計進行比較的資料庫時，Hacon法官說明：（a）明顯不同的外觀設計將賦予更大的保護範圍；（b）對於產品間共通的特徵給予很少或幾乎沒有的權重。

設計之圖式

在本案中，一個問題是註冊設計圖式中顯示的對比和顏色對於保護範圍的影響。在PMS International Group Plc v Magmatic Limited案[15]中，Neuberger勛爵說：「申請人應清楚說明註冊設計中包括主張的內容和排除的內容，他們在使用方式上擁有廣泛的自由。法院的任務不是向申請人提供建議。」他還引用了EUIPO設計部門的Martin Schlotelburg博士的著作：「……表現設計方式的選擇等同於專利中權利請求項的草擬：包括設計特徵，亦即請求保護它們。」

總之，由註冊設計權的申請人決定申請什麼內容；在申請時，要包括、省略哪些特徵，以及如何表現它們。正如Munchkin公司所提及的，依據Magmatic上訴案件的法律見解，註冊設計使用顏色和/或對比的圖式進行了註冊，那麼顏色或對比度的使用都會限制保護範圍。

嬰兒浴盆的設計資料庫

在一般的嬰兒浴盆市場上，有各種各樣的設計資料庫，相當認知的使用者認知這一點，並且提供了其中很多的實際例子。其中包括：Tippitoes，Mothercare拖鞋型、Mebby Cocoon和Shnuggle Mk 1，它們是先前技藝的一部分。

圖7：法院整理的嬰兒浴盆的先前技藝

嬰兒浴盆設計的技術約束和自由度

法院在評估獨特性和保護範圍時，必須考慮設計者開發設計的自由度。在此過程中，我們確定的產業領域即一般的嬰兒浴盆市場。設計約束包括批量製造的約束。

法院整理出嬰兒浴盆的設計師受到設計約束有8項：

1. 適用一個比例範圍內的寶寶。嬰兒浴盆在其設計的年齡範圍內適合不同大小和形狀的嬰兒；
2. 嬰兒浴盆必須方便攜帶。
3. 嬰兒浴盆需要在有水和嬰兒進入的情況下能保持穩定。
4. 嬰兒浴盆需要在運輸，存儲和零售中易於堆疊。
5. 需要有足夠的空間來洗嬰兒。
6. 嬰兒浴盆必須夠小以便放入水槽中。
7. 嬰兒（至少在開始時）無法支撐自己或頭部和四肢。
8. 嬰兒浴盆需要較低的價格且適合量產。

Munchkin公司先生只同意（1）-（6）項的設計約束，不同意（7）、（8）項是設計約束。Munchkin公司說明，儘管接受年幼的嬰兒在使用嬰兒浴盆時需要一些支持，但完全可以由看護人提供，嬰兒浴盆提供部分或全部支撐的任何要求不是約束。嬰兒浴盆必須適合批量生產和銷售也不是設計約束。

設計資料庫中嬰兒浴盆的共通特徵

Munchkin公司提出，Corcoran先生確定在設計資料庫中很常見設計特徵有：

1. 拖鞋型嬰兒浴盆（後部高於前部）（圖7的Mothercare slipper, John Lewis value）；
2. 背部傾斜以支撐嬰兒的頭部；
3. 屁股的隆起；
4. 嬰兒頭部或背部的墊子，以保持舒適；
5. 底座和側面；
6. 較窄的側面和較寬的頂部；
7. 圍繞底座的裙邊或法蘭（腳墊）。

RCD-196設計權的有效性

Shnuggle公司認為RCD-196與現有的嬰兒浴盆有很大的設計差異，後者是較傳統的嬰兒浴盆，要求嬰兒在沐浴時能大幅度地向後傾斜，或者是「桶式」嬰兒浴盆，需要將寶寶放倒的。

Munchkin公司認為，RCD-196是中間型浴缸，適合於比新生兒略大的嬰兒使用，這既可以在3-5個月左右的時間裡以更直立的姿勢支撐，也可以在5個月或6個月內自行坐下。Munchkin公司認為，Tippitoes是類似的中間型浴缸有類似的特徵，並且尺寸與Shnuggle Mk1相似。Tippitoes試圖達到的目標，即針對相似年齡範圍的嬰兒，以更直立的角度向後傾斜，並帶起的形式產生支撐，這兩者之間存在近似之處。但是，設計權不能保護思想，Tippitos和RCD-196實現這些目標的方式在視覺上極為不同，從而導致了截然不同的設計。因此，法官認為RCD-196是新穎的且具有獨特性。

RCD-763的設計權無效

就註冊設計是否新穎而言，這是根據公眾可知悉的先前技藝中相同外觀設計來評估的。Lane小姐提交的證據是RCD-763與Shnuggle Mk 1相同，只是僅在特徵的實質性細節上有所不同。她認為，從相當認知的使用者的整體印象來看，上述每一個細部差異都是微不足道的，以至於RCD-763的整體印象與RCD-196或Shnuggle Mk1（兩者均在其申請日之前就已公開）所產生的整體印象不會不同，因此，RCD-763缺乏獨特性而無效。

RCD-763的先前設計包括Shnuggle Mk1和RCD-196。Munchkin公司認為，RCD-763與RCD-196的差異點（如圖8）有：（1）它沒有顏色限制，是線條圖；（2）側面沒有把手；（3）有背墊；（4）它具有不同的「島形」凸起。（5）RCD-763具有凸緣，底座的下側面與RCD-196不同，且RCD-196是厚壁的，而RCD-763是薄壁的；（6）凸緣雖然從上方看起來近似，但可以感覺到是較薄的軋製。

Clarke法官說明：我接受Shnuggle公司所提的Mk1和RCD-763之間的區別，但是我發現很難從RCD-196設計中感知浴盆壁的厚薄。因此，我同意Munchkin公司的看法。（1）RCD-196側面的把手非常不引人注目，RCD-763中有無把手對視覺印象幾乎沒有影響。（2）背墊是不同的，但實際上，這些執行方式是很常見的。（3）凸緣是常見的，相當認知的使用者不會感興趣。（4）邊緣是一個捲邊，但視覺效果是在整個浴盆頂部周圍具有類似於RCD-196的扁平寬邊緣。（5）底部島形凸塊在形狀和位置上與RCD-196略有不同。以上這些細微差異沒有足夠的區別性，RCD-763因缺乏獨特性而無效。

圖8：RCD-196與RCD-763之比較圖

確定註冊設計的保護範圍

PMS International Group Plc v Magmatic Limited[16]上訴案件中法院法官Kitchin LJ[17]說明：檢視OHIM的審查指南有關設計圖式之規定，共同設計的註冊申請可以黑白（單色）或彩色提出（如圖1）。如果顏色不構成設計的一部分，則通常以黑白方式提交設計。同樣，如果某種特定的顏色確實構成了外觀設計的一部分，則可以全部或部分使用該顏色。如果單色是設計的特徵，則可以通過將設計放置在統一但不同顏色的背景上來顯示出來。

在本案中，註冊設計是一系列不帶註釋的CAD精描圖。原告Shnuggle公司辯稱，由相當認知的使用者解釋RCD-196的顏色，將會解釋RCD-196的顏色為灰白色，或者可能是藍灰色。精描圖沒有特別目的，只是在精描圖的色調差異中表明設計的形狀。因此，Shnuggle認為設計範圍不應僅限於藍色，而是限制形狀。

法院說明：RCD-196是以單色註冊的，不論這是不是Shnuggle的意圖。然而，相當認知使用者會認為精描圖是灰白色的，或者是單一的藍灰色，意圖是指任何顏色或沒有顏色，這一點我不能接受。如果Shnuggle公司只希望記錄浴盆的形狀，而不是積極選擇藍色，它可以提供墨線圖或以單色的灰色陰影呈現。依據Magmatic案例的見解，我判斷，RCD-196顏色的選擇限制了保護範圍。

註冊設計、先前技藝和被指控產品給人的整體印象

Munchkin公司認為，與先前技藝相比（如圖9），RCD-196的最顯著特徵是：（1）浴缸頂部和背面形成的完美橢圓形；（2）平坦邊緣；（3）兩側中間的把手；（4）沒有背墊；（5）藍色；和（6）底部凸塊的特殊形狀。

Clarke法官說明：我同意Munchkin公司所列的清單，但我認為，隆起的凸塊是在浴盆底部從一側到另一側的隆起，相當認知的使用者會注意到這一事實。我還要補充一項，我認為浴盆主體從橢圓形底部到橢圓形頂部向外張開的方式是一個值得注意的特徵。在Sit & Soak中沒有前述的特徵，除了我添加的最後一項。

圖9：RCD-196與被告產品和先前技藝相比較

原告主張RCD-196與Sit & Soak的近似之處

Shnuggle認為，RCD-196與Sit & Soak之間的近似之處包括：（1）大體為橢圓形的橫截面。（2）所有水平橫截面均為橢圓形。（3）就高度和位置而言，非常近似的隆起「凸塊」。（4）浴盆的上邊緣相對水平地開始然後向上彎曲的方式，導致後部比前部高。（5）類似的滾動邊緣效果。

被告主張RCD-196與Sit & Soak的差異點

Munchkin公司認為兩個設計的差異點在於：（1）RCD-196的壁很厚，而Sit & Soak的壁很薄。（2）Sit & Soak稍長一些。（3）Sit & Soak的底部中間「腰部隆起」在拐角處略有不同。（4）Sit & Soak的背面比RCD-196向上延伸。（5）從側面看時，兩個邊緣都向上彎曲，而Sit & Soak曲線略有不同。（6）Sit & Soak的軟墊背部在主浴槽製造後就被粘在上面了。（7）Sit & Soak的底面是不同的。（8）Sit & Soak帶有插頭。

討論與綜合判斷

Clarke法官說明：RCD-196和Sit & Soak之間的主要視覺相似之處在於兩者的形狀或比例的基座，尤其是當浴盆上升和向外張開時，其身體輪廓從底部開始，在邊緣下方。我同意RCD-196和Sit & Soak的背部比前面高的設計特徵是在視覺上近似，但這特徵在設計資料庫中的拖鞋式浴盆是常見的。因此，我認為相當認知使用者會給予這近似之處很小的權重。

Clarke法官說明：相當認知使用者將識別出以下主要差異：

1. Sit & Soak沒有顯示出有如RCD-196頂部的完美橢圓形，而是被拉長並在後部以水滴的形狀延伸，沒有RCD-196頂部的完美橢圓形。我認為，相當認知使用者會給這個特徵很大的權量。
2. Sit & Soak從浴盆的側面和正面拉出的較薄且飄浮的邊緣。相當認知使用者將給這個特徵重要的權量，因為這設計特徵創建的視覺印象大不相同；
3. RCD-196在厚邊下方的兩側側面有小巧、不引人注目的把手，而Sit & Soak側面沒有把手，而是在細長的後背上打了一個孔作為把手。我認為，相當認知使用者會給這個特徵重量很大的權量，因為後部和孔一起產生明顯不同的視覺印象。
4. RCD-196沒有後墊，而Sit & Soak的後墊則具有獨特的形狀，並延伸了後部的整個長度並圍繞把手/孔。儘管我發現後背或頭部的舒適墊是一個常見的特徵，但是該墊在配置、尺寸和形狀上都有一定的設計自由度，而Sit & Soak選擇了這獨特的背墊是設計資料庫中所未見的，並能提供明顯的視覺印象。
5. Sit & Soak中存在大膽的對比色排水孔。RCD-196則沒有任何排水孔；
6. Sit & Soak底部是島嶼型的凸起，而RCD-196則是壁與壁之間的駝峰。我認為，相當認知使用者會感知到兩個嬰兒浴盆各不相同的凹凸形狀產生不同的視覺印象，會給這項特徵一定的權量。我不會把那個權量放得很高，但是會有一定的權量；和
7. 我發現RCD-196的範圍僅限於藍色。Sit & Soak是白色的，後墊，排水管，腳和基座上的小防滑細節之間形成藍色對比；
8. 其他差異包括RCD-196中未出現的Sit & Soak底座周圍的凸緣和底座上的附加防滑墊。我認為，相當認知使用者會注意到防滑墊，但權量卻很小。
9. 我不認為相當認知使用者會在使用中看不見的底部的差異上施加任何實質性的權量，但是Sit & Soak非常引人注目的藍色支腳，也許足以引起注意。

法院認為：重要的是RCD-196與Sit & Soak並排比較所產生的整體視覺印象。根據我的判斷，如果相當認知使用者退後一步，並排看這兩者，並將它們與我提到包括先前技藝的所有內容直接進行比較，則Sit & Soak將在他或她的腦海中產生不同的整體視覺印象。即使我同意RCD-196的範圍不限於藍色，也會得出這個結論。基於以上的原因和分析，得出的結論是「Sit & Soak」給相當認知的使用者帶來了不同的整體印象。Sit & Soak浴盆沒有侵害RCD-196的設計權。

結語

實務上，幾乎各國都允許設計專利或註冊設計的圖式可以不同形式之圖式來呈現及表示出申請人想要請求保護之設計標的以及請求保護之部分和不請求保護之部分；值得注意的是，圖式中揭露的所有內容似乎都會對註冊設計的保護範圍造成重大的限制與影響（如圖10）。本文重申黑白線條圖優於CAD圖像，因為CAD圖像中的色彩或陰影會縮小註冊設計的範圍，嚴重影響權利人執行其註冊權利。

圖10：我國核准的單色CAD圖式的設計專利

由我國著作權侵權相關判決可得知（如圖11），所謂整體觀念及感覺測試是「一望即知」的一種較主觀之檢測[18]，不對二著作予以解構、分析其構成元素、相關配置及特徵，僅就二著作整體觀察比對，以一般理性閱聽大眾之直覺反應或主觀的觀感印象作為判斷基準。然而，因為文化背景不同產生的主觀認知，將導致侵權的判斷陷入更難以預測、模糊或者令人困惑的結果。

反觀中國的外觀設計專利、美國及台灣的設計專利制度、或是歐盟的註冊設計制度，法院在侵權比對分析之前，必須依據圖式解讀系爭專利（或設計）的保護範圍。另外，有關專利要件及保護要件的實質審查，或是侵權訴訟中的侵權分析都會有一客觀性指標的參考框架，這參考框架就是先前技藝可涵蓋申請前所有能為公眾得知之資訊，法院會依據參考框架客觀的分析系爭專利新穎的設計特徵，再進行系爭專利（或設計）與被告產品之比對分析。由此可得知，著作權和設計專利的侵權分析內容和判斷的主體和判斷的理論依據完全不同，根本沒有適用的餘地。

圖11：原告的金魚美術著作與橙果的禮盒設計的金魚之比較

備註：

【本文僅反映專家作者意見，不代表本報立場。】

作者： 葉雪美（Sherry H.M. Yeh） 學歷： 世新大學法律研究所法學碩士 國立成功大學工業設計系學士 經歷： 科技部 研發成果管理審查會委員 經濟部智慧財產局專利一組 簡任專利高級審查官 中央標準局新式樣專利主任審查員（75-76） 中央標準局專利審查委員（80-89） 台灣科技大學 專利所 兼任助理教授 著作： 《美國設計專利侵害認定相關問題研究－兼論我國新式樣專利侵害認定問題》，2004。 《設計專利申請實務－台灣及美國專利申請策略》，元照出版公司，2008。

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