294期
2021 年 10 月 13 日
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談設計專利之權利範圍解釋—美國與台灣司法實務之比較
陳秉訓/國立政治大學科技管理與智慧財產研究所副教授

設計專利為「對物品之全部或部分之形狀、花紋、色彩或其結合,透過視覺訴求之創作」。由於設計專利的內文無請求項,故其專利權範圍不如發明專利或新型專利而以請求項的文字來界定。專利法第136條規定「設計專利權範圍,以圖式為準,並得審酌說明書」。

本文以美國聯邦巡迴上訴法院(United States Court of Appeals for the Federal Circuit, CAFC)之Crocs, Inc. v. International Trade Commission案判決[1]為比較對象,來闡述台灣與美國對於設計專利的權利範圍解釋有何異同。

Crocs案之背景

Crocs案所涉及的侵權物與洞洞鞋有關。本案涉及的專利包括為設計專利和一般專利,前者是美國專利第D517,789號,而後者為美國專利第6,993,858號。雖然權利人的專利權主張有其複雜度,本文僅分析設計專利的議題。

本案的權利人是美國籍Crocs公司,其在台灣稱為「卡駱馳」[2]。其商品主要為鞋類產品。侵權人總共有十二位,為專利權人之競爭對手,其包括美國和外國公司,例如Collective Licensing International, LLC(位於Englewood, Colorado)、Gen-X Sports, Inc.(位於Toronto, Ontario)、Australia Unlimited, Inc.(位於Seattle, Washington)、Pali Hawaii(位於Honolulu, Hawaii)等等。

本案專利權人向美國國際貿易委員會(International Trade Commission, ITC)提出申訴而指出上述侵權人所進口的物品侵害其專利,並要求ITC禁止該些物品進入美國。申訴日為2006年3月31日。有些被申訴對象選擇和解,有些被申訴者則被認定無侵權行為,因而最後只剩五位被申訴對象受到ITC的調查。在CAFC階段,有爭議的侵權物為:(1)Double Diamond Distribution Ltd.(位於Saskatoon, Saskatchewan)的Beach DAWGS™和Groovy DAWGS™等二系列的洞洞鞋,其與系爭設計專利之比較見圖1-1與圖1-2;(2)Holey Soles Holding Ltd.(位於Vancouver, British Columbia)的Explorer和Cricket等二系列的洞洞鞋,其與系爭設計專利之比對見圖1-3;(3)Effervescent Inc.(位於Fitchburg, Massachusetts)的Waldies AT系列的洞洞鞋,而圖1-4顯示其與系爭設計專利之比對。

圖1-1:左列為系爭設計專利圖示;中間列為新款Beach DAWGS™洞洞鞋;右列為舊款Beach DAWGS™洞洞鞋。

圖1-2:左列為系爭設計專利圖示;中間列為Groovy DAWGS™洞洞鞋;右列為Big DAWGS™洞洞鞋。

圖1-3:左列為系爭設計專利圖示;中間列為Explorer洞洞鞋;右列為Cricket洞洞鞋。

圖1-4:左列為系爭設計專利圖示,而右列為Waldies AT洞洞鞋。

在關於設計專利的調查部分,專利權人於2006年9月29日向行政法官聲請中間裁判以確認侵權行為的成立,同時被申訴人也聲請宣告侵權不成立。2006年11月7日,行政法官決定侵權行為是不成立的。

不過,ITC在2007年2月15日公布初步決定(initial determination)而認為本件應該再調查,因而案件發回給行政法官。行政法官在2007年9月上旬舉行了聽證會。在2008年4月11日,行政法官仍然裁定侵權不成立。

專利權人不服該認定。在2008年4月24日,其和ITC的調查律師一同向ITC申訴。ITC所審查的爭議之一為系爭設計專利侵權是否不成立。2008年7月25日,ITC決定維持行政法官的認定,即系爭設計專利並未被侵害。專利權人不服而上訴至CAFC。

Crocs案之法律爭點與CAFC的見解

在行政法官的侵權分析中,行政法官先以文字方式描述系爭設計專利的權利範圍。之後,該行政法官再以該文字敘述為準,而進行系爭專利和侵權物的比對。本案的法律爭點即是關於ITC所認可的以文字為依據的設計專利範圍解釋是否合理。

CAFC認為ITC的行政法官做了錯誤的侵權判斷,因為行政法官過於依賴對設計的文字描述,而忽略圖示的重要性。CAFC並非完全否認以文字描述設計專利權利範圍的意義;而是CAFC認為應該非常小心這樣的作法,因為過於依賴文字時常會產生偏重於設計專利的某個特徵,而忽略要以整體的設計進行比較。

CAFC認為設計專利的權利範圍應以圖示為準,對於設計的文字說明必須要契合圖示的內容。文字有時不能詮釋設計的精神層面。因此,圖示本身就是解釋設計內容的最好方式。

CAFC認為行政法官或ITC被對系爭設計專利之相關文字敘述內容限制住。在檢視圖示後,CAFC具體指出圖案特徵和文字敘述的差異。另在指出ITC的錯誤後,CAFC進一步判斷侵權物是否侵害系爭設計專利。CAFC使用「一般觀察者」(ordinary observer)基準來分析二者的異同,並得出侵權成立的結論。

台灣司法實務

早期設計專利稱為「新式樣專利」的時候,當時專利法第123條第2項規定:「新式樣專利權範圍,以圖面為準,並得審酌創作說明」;另當時專利法施行細則第32條第2項規定「新式樣之創作說明,應載明物品之用途及新式樣物品創作特點」。

此「得審酌創作說明」之觀點對有些法官而言卻是解釋設計專利的關鍵資訊。以智慧財產法院100年度民專訴字第91號民事判決為例,該案法院指出「解釋申請專利之新式樣範圍目的,在確認申請專利之新式樣範圍及其新穎特徵,以合理界定專利權範圍,得先以創作說明中所載之文字內容為基礎,經比對申請專利之新式樣與申請前之先前技藝後,始能客觀認定具有創新內容的新穎特徵」。所謂「新穎特徵」指「申請專利之新式樣對照申請前之先前技藝,客觀上使其具有新穎性、創作性等專利要件之創新內容」;該內容「必須是透過視覺訴求之視覺性設計」,而「不得為功能性設計」。

該案之系爭新式樣專利為證書號第078298號「光明燈」(公告日:2001年12月21日),其圖示見圖2-1。根據說明書之創作說明,系爭專利的視覺特徵,包括:(1)「由六支龍柱所排列而成,其龍柱頂端各設有一極明亮、搶眼之壽桃造型,頗有一柱擎天、高聳直立之視覺感官」;(2)「中央則有一獨特、且層次分明,擬為塔狀之飾樣」;(3)「龍柱外圍則有如魚麟般之精緻彿像」;(4)「再設一古典、藝術之圓形鼎腳桌,並於周圍則環設有極立體、亮麗之蓮花瓣,且亦可設為旋轉之用,使其莊嚴之寺廟更充滿另一種獨特之風格」;(5)整體搭配,更是莊嚴、隆重,頗具突顯之外型,令人深深印入眼簾,更替寺廟增添許多文化藝術氣息,極充滿吉祥、平安感」。

不過,該案法院則解釋為「系爭專利之造形係由六支圓柱所排列而成,其圓柱頂端各設有一壽桃造型,整體柱體頂部中央設有一具層次之塔狀飾樣,各圓柱外圍則有如魚鱗般之佛像,整體柱體底部設一燈座,燈座下方為一圓形鼎腳桌,燈座周圍環設有蓮花瓣型之造形;如是整體呈現圓座體上設有多支環狀排列圓柱,再於環列圓柱上具有塔狀屋頂之多層次視覺效果之設計」。另該案法院認可專利權人所指之「新穎特徵」,其包括:(1)「燈體由六支燈柱排列」;(2)「燈柱外有如魚鱗般之佛像環繞」;(3)「各燈柱頂端設有一壽桃燈」;(4)「整體柱體頂部中央設有一塔狀飾樣」;(5)「整體柱體底部設一燈座,燈座周圍環設有蓮花瓣型之造形」;(6)「燈座下方設一圓形四腳鼎腳桌」。

圖2-1:左圖為前視圖(與後視圖相對稱);中圖為俯視圖;右圖為仰視圖。

亦即,法院仍會從圖示本身來詮釋設計專利權的範圍。又例如在智慧財產法院100年度民專上字第23號民事判決中,該案法院指出:「由系爭專利之新式樣專利圖說各圖觀之,該滑鼠之造型為一握持部為橢圓形殼體,由前視圖觀之,該滑鼠的外殼大致分為三部分,最上層是屬於操作控制部,在圖面的較左邊具有一長圓形槽,且在該長圓形槽的前端形成1道細溝,將該外殼分成左鍵及右鍵兩部分,並在該長圓形槽內配置一圓盤形的滾輪;另如仰視圖所示,該滑鼠的的底座(最下層),其高度一致,於一端延伸出連接電線用的圓管形連接部,而在底部的中間有一圓形部(光學感應部)者」。

近期,智財法院(現為智慧財產及商業法院)首度於103年民專訴字第82號民事判決提出:「設計專利的專利權範圍是由『物品』及『外觀』所構成」;其更「依系爭專利核准公告之圖面,並審酌圖說之新式樣物品名稱及物品用途」,而指出「系爭專利[第D130556號]所應用之物品應確定為可安裝於提箱的『提箱面板』」,則「依系爭專利核准公告之圖面,並審酌說明書所載之創作特點」,而認為系爭專利之外觀為如圖面各視圖中所構成的整體形狀」。

直至今日,「物品加外觀說」已成為智商法院解釋方式的主流,以近期智慧財產及商業法院109年民專訴字第61號民事判決為例,其陳述「設計專利的專利權範圍是由『物品』及『外觀』所構成」;「依系爭專利核准公告之圖式,並審酌說明書中之設計名稱及物品用途,系爭專利所應用之物品應確定為一種殺菌消毒用紫外線燈之底座」;再「依系爭專利核准公告之圖式,並審酌說明書中之設計說明,系爭專利之外觀為如圖式各視圖中所構成的整體形狀」。此外,在侵權比對時,該案法院也少於以文字方式描述比對,而以「比對圖」附件之方式來認定「系爭產品與系爭專利於整體外觀特徵已幾近完全相同」。

關於設計專利的權利範圍解讀,美國司法實務是以圖示為準,而認為當圖示轉化為文字時,必須要非常小心,而不能讓文字取代了圖示內容來進行侵權判斷的依據。台灣司法實務亦是以圖示為主,但其對文字描述的依賴則從早期的看圖描述,發展至近期的「不再陳述」。

(本文所用的圖示取於各判決內的附圖。)

 

備註:

 

【本文僅反映專家作者意見,不代表本報立場。】

 
作者: 陳秉訓
現任: 國立政治大學科技管理與智慧財產研究所副教授
經歷: 國立台北科技大學智慧財產權研究所助理教授
華邦電子公司製程工程師
聯華電子公司製程整合研發工程師
台灣茂矽電子公司專利工程師
禹騰國際智權公司專利工程師
威盛電子公司專利工程師
亞太國際專利商標事務所專案副理
學歷: 美國聖路易華盛頓大學法律博士
美國聖路易華盛頓大學智慧財產暨科技法律法學碩士
政治大學法律科際整合研究所法學碩士
台灣大學化工所碩士
台灣大學化工系

 

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