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不過，專利法第124條規定不予設計專利者之一為「純功能性之物品造形」，但智財局於實務上仍核准輪胎、槌頭扳手等功能性產品的整體造形為設計專利標的。問題在於司法實務在判斷設計專利侵害時，是否願意將系爭設計之功能性部分排除為專利權保護之部分，以貫徹不予純功能性造形之設計專利之規定。

本文以美國聯邦巡迴上訴法院（United States Court of Appeals for the Federal Circuit, CAFC）之David A. Richardson v. Stanley Works, Inc.案判決[1]為例，以比較二國司法實務在設計專利之侵權分析方法之異同。基本上，台灣法和美國法是有差異的。台灣法不提到設計中功能性部分。美國法則在面對功能性物品時，法院會區隔設計專利的裝飾性部分和功能性部分。不過整體來說，二國法制是相似的。美國法在比較差異時會針對裝飾部分，而此和台灣法比較視覺性部分是類似的。

本件涉及的設計專利美國專利第D507,167號（見圖1），關於多功能榔頭。原告（即專利權人）David A. Richardson是一位木工匠，在訴訟當時有29年工作經驗。

本案的侵權物是具錘子、扳手、與撬棍等功能的工具產品，由營建用工具的供應商Stanley Works公司所生產，而相關產品品項為FuBar、Utility Bar、FuBar III、Forcible Entry Tools等等。系爭侵權產品亦美國專利第D562,101號所保護。圖2顯示系爭侵權物（FuBar）的圖示。

2008年6月3日，原告在Arizona州的聯邦地方法院對被告提起專利侵權訴訟，主張被告的產品侵害其美國專利第D507,167號。本件的侵權事實判斷是由地方法院的法官執行，因為原告未能即時聲請以陪審團聽審。地方法院認為侵權行為是不成立的，因為系爭專利設計可區分為功能性部分和裝飾性部分；而從裝飾性部分比較，系爭侵權物並未落入系爭設計專利的保護範圍內。原告不服地方法院的判決，進而上訴至CAFC。

在上訴程序中，原告認為地方法院對權利範圍解讀錯誤。原告主張設計專利的權利範圍應該以整體的角度解釋，而在進行侵權判斷時應以整體的設計專利來與系爭侵權物比對。然而，CAFC贊同地方法院的判決。

CAFC引述OddzOn Products., Inc. v. Just Toys, Inc.案判決[2]，而指出當設計包括功能性和非功能性元素時，專利權範圍之解釋必須辨識出專利內所顯示之設計其「非功能性」部分。重點爭點之一為設計的功能性部分和裝飾性部分之間的區別性。

CAFC認為地方法院於解釋專利權範圍時，適當地辨別出系爭設計專利之功能性部分。CAFC點出系爭專利設計本身為多功能的工具，其具備多種功能性組件；但設計專利的保護僅及於物體的裝飾性設計，以致於若專利設計主要是功能性而非裝飾性時，系爭專利為無效；另當該設計也包括裝飾性部分時，其仍受到保護，但保護範圍僅及於該裝飾性部分，而不得擴及功能性元素。

因此，雖原告認為地方法院的專利權範圍解釋乃錯誤地將功能性元素抽離於系爭設計專利，但CAFC認為該解釋是正確的。

CAFC引用Egyptian Goddess, Inc. v. Swisa, Inc.案判決[3]，而指出判斷設計專利是否被侵害，其原則為「通常觀察者檢驗法」（ordinary observer test）。此通常觀察者是熟悉先前設計的人士。而專利權人必須要證明該通常觀察者看到侵權物時會有種被欺騙的感覺，因為他誤認侵權物為專利設計。這樣的侵權判斷是事實判斷，而專利權人的舉證義務為「優勢證據」（a preponderance of the evidence）原則。

CAFC以Crocs, Inc. v. International Trade Commission案判決[4]來解釋侵權判斷方法。在Crocs案中，CAFC分析並比較侵權物與專利設計的裝飾部分，而得出從整體裝飾的角度，二者在市場上會有混淆的情況發生。又CAFC引用Amini Innovation Corp. v. Anthony California, Inc.案判決[5]，而認為對於帶有功能性部分的專利設計，雖然在判斷時要避免受到功能性部分的影響，但最後的判斷決定必須是從整體的角度，而非將各元件隔離後而逐一元件比對。

地方法院以熟悉先前設計的通常觀察者之觀點，而認為系爭侵權物（FuBar）的整體視覺外觀係不同於系爭設計專利之外觀。對此，CAFC指出雖地方法院於比較二者時，其所認定之主要不同部分是裝飾性部分，但地方法院的確是從通常觀察者的角度在論述。

此外，CAFC認為在忽略工具的功能性元素之情況下，系爭專利設計和系爭侵權物是不一樣的設計。其主因是系爭侵權物的設計係基於流線性的視覺情境，包括系爭侵權物之各組成：窄化的榔頭、流線性的撬棒、三角狀且圓滑表面的頸部、和平坦外緣的握把部分等。從這些組件的比對，CAFC指出系爭侵權物因該流線性視覺情境之整體效果，而高度有別於系爭專利之設計。整體來說，與系爭設計專利相比，系爭侵權物明顯具有較多的平滑外觀與較少的尖銳邊緣。

因此，CAFC認為地方法院認定系爭侵權物所內含之整體效果係非見於系爭專利設計中，該認定並非為明顯錯誤；故並無市場混淆之結論，而未違反「通常觀察者」檢驗法。

以智慧財產法院100年度民專訴字第31號民事判決為例，該案法院指出：「判斷新式樣專利侵害，應依據解釋申請專利之新式樣範圍及被訴侵權物品之整體外觀、圖面及物品種類等特徵」，以「解析被訴侵權物品」，並「作為被訴侵權物品，是否侵害新式樣範圍之分析比對基準」；進而「依序分析比對」：（1）「物品是否相同或近似」；（2）「視覺性設計整體是否相同或近似」；（3）「被訴侵權物品，是否包含新穎性特徵」。

「新穎性特徵」指「申請專利之新式樣對照申請前之先前技藝」時，「客觀上使其具有新穎性、創作性等專利要件之創新內容，其應透過視覺訴求之視覺性設計，不得為功能性設計」；另判斷上，「解釋申請專利之新式樣範圍時，得先以創作說明中所載之文字內容為基礎」，並「經比對申請專利之新式樣與申請前之先前技藝後，始能客觀認定具有創新內容之新穎特徵」。

另外，「倘認為被訴侵權物品落入專利權範圍，最後審究有無先前技藝之阻卻事由與禁反言原則之適用，判定被訴侵權物品是否有排除侵權成立之可能」。

系爭新式樣專利（現稱設計專利）第D121600號「輪圈」（應用於自行車），相關圖示見圖3。系爭侵權物為「GRINTA輪組」產品，相關圖示見圖4。該案法院認為系爭產品與系爭專利物品相同。

再就整體視覺性設計之判斷，該法院指出「經異時異地整體比對，綜合判斷整體視覺性設計，以普通相關消費者選購商品之觀點，應可輕易區分各輪圈為兩件式或一體型構件物品，外框、內環接合處係屬落差段亦或斜面，頂緣之凹槽內是否具有微突肋等」；因而「系爭產品與系爭專利所產生之視覺印象，不致使普通相關消費者將系爭產品之整體設計，誤認為系爭專利而產生混淆之視覺印象」，而「應認定系爭產品整體視覺性設計與系爭專利不近似」。因此，該案法院不再探究系爭產品是否包含系爭專利之新穎特徵，並認定侵權不成立。

應注意者是，近期以智慧財產法院109年度民專上字第31號民事判決為例，設計專利侵權分析乃判斷系爭侵權物和系爭設計專利間「是否為相同或近似物品，及是否為相同或近似之外觀」，並且其角度為「普通消費者選購相關商品之觀點」。

美國法關於設計專利的侵權判斷，其基本上是以設計的裝飾性部分為核心，但最終的判斷必須是以整體的專利設計來與侵權物比對而決定。設計專利如果是針對實用工具的產品時，當專利設計存在功能性的特徵時，該類專利設計有可能被認為不具可專利性。其原因為該設計整體上可能會被認為是功能性設計，而不屬於視覺的、裝飾性的設計，故不應授予設計專利。

台灣的基準是首先解釋設計專利範圍。接著，從侵權物的整體外觀、圖面和物品種類等三方向來解析侵權物。再來是，從二者的物品類型比對相似度，並針對二者的整體視覺性部分來比對近似度。最後，在探究侵權物是否包含系爭設計專利的新穎特徵。

關於設計專利的侵權分析，台灣和美國是不太一樣的。台灣法不論設計的功能性部分，但根據Richardson案判決，美國法會考慮設計的功能性特徵，而法院會先界定設計專利的裝飾部分和功能性部分的區隔後，才進行比對。但是，美國法在比較設計專利和侵權設計的差異時，會將焦點置於裝飾部分；而台灣法會比較設計的視覺性部分。故二國法制在不同中也有是相似之處。

David A. Richardson v. Stanley Works, Inc., 597 F.3d 1288 (Fed. Cir. 2010).
OddzOn Prods., Inc. v. Just Toys, Inc., 122 F.3d 1396 (Fed.Cir.1997).
Egyptian Goddess, Inc. v. Swisa, Inc., 543 F.3d 665 (Fed. Cir. 2008).
Crocs, Inc., v. Int’l Trade Comm’n, 598 F.3d 1294 (Fed. Cir. 2010).
Amini Innovation Corp. v. Anthony Cal., Inc., 439 F.3d 1365 (Fed. Cir. 2006).