2020年6月11日，美國專利審判和上訴委員會（PTAB）指定一個對有關設計專利功能性審查的決定為信息性決定（informative decisions）提供指導性原則。PTAB的先例性決定對所有委員會小組都具有約束力。信息性決定雖不具有約束力，但它們確實為委員會提供了關於經常性問題的規範、對委員會第一印象問題的指導、關於委員會規則和實務的指導，以及對在許多情況下通過分析經常性問題可能產生的問題的指導性原則。

※「PTAB指定一項PGR決定作為設計專利功能性審查的指導性原則」將分為三期刊載，本文為第一部分

本文中將介紹PGR2019-0003決定，分析與設計專利功能性審查相關的事證及論述[1]，提供給國內廠商及專利業、法院作為在主張及判斷設計專利中功能性設計之參考。

挑戰專利有效性的IPR和PGR程序

設計專利保護的是製品的裝飾性設計。依照工業製品的定義，旨在執行有用的功能。但是，如果製品的設計是由其功能決定的，特別是如果沒有可用的替代設計來執行相同的功能，根據美國專利法第171規定，設計專利可能因缺乏裝飾性而專利無效。通常在討論美國專利法第171規定之法地標的時，討論中經常會將「功能性」和「缺乏裝飾性」的術語交替使用。

當企業覺得競爭對手的美國專利有問題時，如果專利的有效申請日期在2013年3月16日或之後，企業有九個月的時間來決定是否通過請求IPR來挑戰專利的可專利性。或者，公司可以等到頒發後九個月內，對已頒發的專利提出質疑，然後提交多方請求審查（PGR）。在IPR和PGR中，請求者都可以參與USPTO的程序並回應專利權人的立場。挑戰競爭對手專利的第三種選擇是在專利發布後的任何時間請求重新審查（Reexamination）。但重新審查成立後，請求方不得參加重新審查，只能以印刷出版物為由提出重新審查。由於請求者不能參與機構後的重新審查，公司通常更願意通過提交IPR或PGR請求來攻擊對手的專利。

IPR和PGR程序在範圍和時間上彼此不同。專利可以在PGR中以任何可專利性為基礎對專利提出質疑，而專利只能基於IPR中的印刷出版物受到質疑。如果在IPR或PGR中做出有利於專利權人的最終決定，則禁止挑戰者在訴訟中提出任何可能在專利局程序中提出的有效性問題。這意味著PGR最終決定中的損失比IPR中的相應損失具有更深遠的影響。PGR的損失完全阻止公司在訴訟中提出任何無效抗辯，而IPR的損失（原則上）僅阻止公司根據印刷出版物提出無效抗辯。

如果一家公司看到競爭對手的專利即將發布，並希望僅根據印刷出版物提交PGR或IPR，則它面臨著一個戰略選擇：（a）在發布後立即攻擊競爭對手的專利，但有可能放棄訴訟中的所有無效抗辯（PGR）；或（b）等待9個月，直到可以提交IPR，以將任何訴訟禁反言限制在印刷出版物，但可能會面臨9個月的延遲，從而使專利所有者在市場、訴訟中甚至在IPR中具有戰略優勢本身（如果平行訴訟進展迅速）。

發現一項因功能性或缺乏裝飾性而無法獲得專利的設計可能很困難，特別是因為通常可以使用替代設計。但是，如果可以提出有說服力的論點，即有專利之設計是由其功能決定的，並且挑戰者願意冒險在訴訟中犧牲所有未來的無效抗辯，則PGR程序可以成為在不久之後移除競爭對手的設計專利的非常有效的工具在受理後。對於請求人Sattler來說，提起PGR程序的風險已得到了回報。

Sattler Tech.公司的PGR2019-00030案件

2017年2月17日，位於Illinois州芝加哥市的Humancentric Ventures公司向USPTO提出一個「VESA 安裝適配器支架」的設計專利申請案，其中包含6張圖式，1張立體圖及5張視圖（如圖1所示），左側視圖與右側視圖呈鏡像，故省略之，D093專利請求保護的設計部分包括以實線揭露的：（1）頂部和底部凸片和（2）八個凸起的扣眼，以對角線對排列朝向板的四個角。說明書中解釋，「圖中虛線代表物品的一部分，不構成請求保護設計的一部分」。2018年7月17日獲准公告，專利號D823,093專利（簡稱D093專利）。2019年1月15日，Sattler Tech公司提出證據向PTAB提交了對D093設計專利進行授權後審查程序（PGR）的申請書，認為D093專利的權利請求是缺乏裝飾性的功能性設計而無法獲得專利。

圖1 Humancentric Ventures公司的D093專利之圖式

授權後再審查的資格分析

Sattler在申請書中主張，VESA安裝適配器支架是專門設計用於安裝在視頻監視器的背面，以便它們可以連接到使用行業標準（稱為視頻電子標準協會平面顯示器安裝接口標準）的監視器安裝系統上。Sattler認為，Humancentric D093專利之設計的幾個設計特徵實際上是功能性的，而不是裝飾性的，包括支架頂部和底部的標籤以及扣眼的位置、尺寸和凸起邊緣。Sattler認為，這些功能性中的每一個都是符合VESA標準的必要條件。Sattler主張，所有替代的VESA安裝適配器支架都具有與D093專利相同的設計特徵，因為這種設計是其正常運行所必需的。

美國發明法案（American Invents Act, AIA）第6節的授權後審查規定，僅適用於受第一發明人提交AIA規定的專利。具體而言，第一個提出規定的發明人適用於任何專利申請，以及在其上頒發的任何專利，該申請包含或在任何時候包含對請求保護的發明的權利請求，其有效申請日期為2013年3月16日或之後。此外「授權後審查請求只能在不遲於授予專利或重新頒發專利（視情況而定）之日起9個月的日期提交。」[2]

D093專利於2018年7月17日發布。請求書是2019年1月15日提交。因此，請求書是在D093專利發布後的九個月內提交的。此外，D093專利的最早有效申請日期是2017年2月17日。因此，D093專利須由第一發明人提交AIA條款。

請求人證明D093專利「可用於授權後審查，並且請求人沒有被禁止或阻止請求對D093專利進行授權後審查」。在程序的這個階段，專利權人沒有對請求人關於D093專利是否有資格進行授權後審查的論點提出質疑。在此記錄上，我們同意請求人的觀點，即D093專利有資格進行授權後審查。

備註：

【本文僅反映專家作者意見，不代表本報立場。】

作者： 葉雪美（Sherry H.M. Yeh） 學歷： 世新大學法律研究所法學碩士 國立成功大學工業設計系學士 經歷： 科技部 研發成果管理審查會委員 經濟部智慧財產局專利一組 簡任專利高級審查官 中央標準局新式樣專利主任審查員（75-76） 中央標準局專利審查委員（80-89） 台灣科技大學 專利所 兼任助理教授 著作： 《美國設計專利侵害認定相關問題研究－兼論我國新式樣專利侵害認定問題》，2004。 《設計專利申請實務－台灣及美國專利申請策略》，元照出版公司，2008。

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