長久以來，在設計專利侵權訴訟中，被告將功能性設計與非顯而易見性用來作為專利權無效的積極抗辯，在這前提概念下，一個不是裝飾性的設計不具可專利性，而設計是否具有裝飾性，應就個案的基礎事實個別處理，必須藉由發明專利或關於設計取決於功能性考量因素的分析加以證明。設計專利被推定有效，因此，尋求在簡易判決中使設計專利無效的請求方必須提交非常明確和令人信服的無效事實證據，否則，法院將無法做出無效的判斷[1] 。
※本期為「 CAFC 確認設計專利因功能性及顯而易見性而無效之決定（一） 」之第二部分
功能性設計學說與判斷原則
Sport Dimension 案件的功能性五因素檢測
這是在確定侵權之前確定設計專利權利請求範圍的一種非常重要的分析方法。也就是說，所有功能性元素都有一個特定的外觀。並且無論實用元素在視覺上多麼重要，在確定侵權時，它與被控產品的外觀相結合，與所有其他主張的元素的外觀相結合。換言之，在確定侵權時，會考慮所有要求保護的元素的外觀方面，無論是否實用。不久之後，這種方法得到了CAFC的確認。
Sport Dimension 案件[2] 中，Coleman是一家戶外運動器材公司，銷售一系列產品，包括個人漂浮設備。Coleman擁有「個人漂浮裝置」的USD623,714設計專利（如圖2左側，D714專利）。Sport Dimension 是一家運動設備和服裝公司，銷售水上運動相關設備，包括其 Body Glove® 系列個人漂浮設備。該公司的 Body Glove® Model 325產品（如圖2右側）被指控侵害D714專利。不過，Sport Dimension 在加州中區地方法院提起了一項宣告性判決訴訟，請求判決其沒有侵害 D714 專利並且該專利無效。
地方法院依據Sport Dimension 的請求解讀D714專利範圍如下：個人漂浮裝置的裝飾性設計，如圖 1-8 所示和描述，除了左右臂章和側面軀幹變細，它們是功能性的而不是裝飾性的。不過，CAFC反對這種解讀，因為它不允許將Ethicon 請求保護的設計元素排除在外。CAFC同意應提出專利範圍解讀，並且臂章和錐形側面具有功能性而非裝飾性目的，但認為地方法院將這些功能性元素從專利範圍解讀中完全移除是錯誤的。
圖2：Coleman 的D714專利與被告的個人漂浮裝置之比對
從Sport Dimension 案開始，CAFC進一步支持確定專利設計中哪些元素具有功能性的框架。為此，法院從功能性的專利無效方面借用了營業外裝的一個檢測，即Berry Sterling 五個因素[3] ：(1)受保護的設計是否代表最佳設計；(2)替代設計是否會對指明物品的效用產生不利影響；(3)是否有任何相對應的發明專利；(4)廣告是否吹捧設計的特定特徵具有特定功效；(5)以及設計中是否有任何元素或整體外觀顯然不是由功能性決定的。
法院發現了Berry Sterling 幾個因素表明，該專利的臂章和軀幹側面逐漸變細的設計具有功能性的作用。看看其他類似的設計，獲得專利的臂章和軀幹似乎是個人漂浮裝置的最佳可用設計。Coleman 還提交了一份發明專利申請（如圖3），其中涵蓋了這些特徵的功能性。
圖3：Coleman關於個人漂浮裝置的發明專利
法院說明：因此，我們著眼於 D714 專利中公開的 Coleman 個人漂浮裝置的整體設計，以確定正確的權利範圍解讀。該設計包括三個相互連接的矩形的外觀（如圖2）。它是極簡的，幾乎沒有裝飾性。設計包括臂章的形狀和側面軀幹逐漸變細，在某種程度上它們有助於設計的整體裝飾。然而，正如我們上面所討論的，臂章和軀幹側面逐漸變細是出於功能性目的，因此事實認定者在確定侵權時不應關注這些元素的特定設計，而應關注這些元素對設計整體裝飾的貢獻。由於設計的許多功能性元素和極少的裝飾，相應地，權利請求項的整體權利請求範圍較窄。
替代設計檢測在確定功能性方面的作用
法院如何確定設計專利是否被不當用作發明專利？為了評估整體設計是否具有不允許的功能性設計，當今大多數法院都採用了一種簡單、直接、客觀可確定的檢測——替代設計檢測。也就是說，如果要求保護的設計具有執行基本相同功能的替代設計，則確鑿的證據表明性保護的設計沒有壟斷該功能，再次維持所謂的通道原則。考慮到功能學說的基本政策來支持這一點：防止外觀設計專利壟斷只能由實用專利保護的功能（實用）特徵。這種替代設計檢測的美妙之處在於它是客觀可確定的。專利權人只需提供此類替代設計的證據即可。
最早採用替代設計檢測的案件之一是 Bergstrom v.Sears, Roebuck & Co. ,案件[4] ，相關的是壁爐爐排（如圖4）的設計專利，法院說明：無可否認的證據表明，管狀壁爐爐排有許多可能的設計解決方案，這些壁爐爐排根據對流熱原理運行……。功能考慮可能很好地決定了管狀壁爐爐排的一般「C」形。這並不意味著功能性目的總是決定在 Bergstrom 設計中發現的配置，或者任何基於對流熱原理運行的管狀壁爐爐排看起來都是一樣的............就壁爐爐排設計的外觀而言，無數的替代方案，以及就構成整體設計的元素而言存在的變量，得出的結論是，Bergstrom專利在功能性並非無效。法院還承認，僅僅因為一項外觀設計具有某種功能，它並不會喪失設計專利保護的資格。
圖4：Bergstrom 的USD 228,728設計專利與其它的可行方案
在某些情況下，設計專利無效，因為沒有替代設計可以實現與專利設計基本相同的功能。這樣的案例是Best Lock Corp. v. ILCO Unican Corp .,[5] 中的專利設計是一種鑰匙片毛坯（如圖5），法院在說明替代設計檢測後，得出結論認為，這種鑰匙片設計的任何其他形狀都不會配合其對應的鍵槽/鎖，因此該設計專利被認定無效。
圖5：Best Lock的Des 327,632設計專利
參見 Spigen Korea Co. v. Ultraproof, Inc. , 955 F.3d 1379, 1383 (Fed. Cir. 2020).。
參見Sport Dimension, Inc. v. Coleman Co., Inc. , 820 F.3d 1316, 1322(Fed. Cir. 2016)。
參見Berry Sterling Corp. v. Pescor Plastics, Inc. , 122 F.3d 1452, 1455 (Fed.Cir.1997)。
參見Bergstrom v. Sears, Roebuck and Co. , 496 F. Supp. 476（D. Minn. 1980）。
參見Best Lock , 94 F.3d at 1566 (“A design is not dictated solely by its function when alternative designs for the article of manufacture are available.”。
【本文僅反映專家作者意見，不代表本報立場。】
作者： 葉雪美（Sherry H.M. Yeh）
學歷： 世新大學法律研究所法學碩士
經歷： 科技部 研發成果管理審查會委員
著作： 《美國設計專利侵害認定相關問題研究－兼論我國新式樣專利侵害認定問題》，2004。
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