※本期為「歐盟未註冊設計保護和首次揭露之相關問題（二）」之第三部分。

德國法院的審理及判決

Thane 案件

2004年3月17日，法蘭克福地方法院對Thane International Group的申請案件3/12，O5/04作出判決；顯然，RCD第110（a）（5）條來得太晚，無法對法院的判決產生任何影響，判決中未提及。原告是在一家美國製造商的許可下生產腹部肌肉訓練器。美國製造商自2002年5 月起就在美國做廣告並銷售這些訓練鞋，原告則於2002年10月才在德國銷售類似的競爭產品。原告試圖依靠 UCD 限制被告產品的營銷。被告辯稱，由於該設計先前已在美國發布，因此，不存在有效的 UCD。

法院考慮了在相關日期要求保護的外觀設計是否已向公眾公開。裁定第七條第一款的主要部分，即推定沒有地域限制；外觀設計在貿易中的使用是發生在歐盟領土內部還是外部並不重要。法院還認定，實施該設計的運動鞋在美國進行廣告和銷售的事件已為歐盟相關圈子所知。重要的是，根據第11 條之規定，法院決定該設計首先在歐盟內向公眾公開，因為2002年10 月該設計在歐盟內向公眾公開時，之前已在美國的揭露已為歐盟相關界人士所充分了解，因此並不新穎性，不得作為 UCD 受到保護，

由此推斷，地方法院的觀點是：（1） 對於第11 條含義的歐盟內向公眾提供的外觀設計，相關揭露事件必須發生在歐盟領土內；（2） 由於在滿足第11條之前不存在UCD保護，因此新穎性應從UCD保護生效之日起進行評估；（3） 如果第 7（1） 條含義內的事件發生在世界任何地方，且該事件可以合理地成為為歐盟相關圈子所熟知。

Gebäckpresse II 案件

Thane之後是案件I ZR 126/06 Gebäckpresse II，這是德國聯邦最高法院2008年10月9 日的判決。該案的原告是一家香港公司，該公司開發了電動糕點機，這是一種壓製形狀以製作烘焙產品的設備。申請人在中國申請了外觀設計註冊，並於2002年5月獲得授權並公佈。下級法院同意或認定該外觀設計在中國的公佈理應為相關界人士所知。2002 年6月至10 月期間，原告的糕點機在英國出售。2003年11月，被告在德國銷售類似的糕點機，引發了侵權訴訟。

聯邦最高法院認為，已註冊外觀設計在中國的公佈並未引起UCD保護，因為該公佈並未根據CDR第11條規定在歐盟內向公眾提供該外觀設計。這需要歐盟境內進行揭露行為，因此，歐盟相關圈子對中國的揭露了解程度並不重要。如果第11 條在這方面的含義存在任何歧義，則通過頒布第 101（a）（5） 條第二句消除了歧義。法院認為，雖然該判決包含在新成員國加入法案中，但它適用於所有成員國，其目的是澄清法條。

儘管沒有明確說明，但法院似乎認為，除非且直到 UCD 存在，否則無法評估 UCD 的新穎性。關於法院對第11條的解釋，那是在2002年6月，當時原告的印刷機首次在英國出售。法院區分了第11 條下的「向公眾提供」和第 7 條下的「向公眾提供」。後一項條款沒有具體規定在歐盟境內進行揭露。2002年6月，該外觀設計缺乏新穎性，因為申請人的外觀設計權在中國的公佈此時已經為歐盟相關界人士所知。

德國法院的決定

因此，從Thane案的判決中推斷出的三項法律原則在Gebäckpresse 案中得到了聯邦最高法院的明確或推論認可。德國法院表示，沒有必要提及歐盟法院，因為第 110（a）（5） 條已經提出了與第 11 條相關的任何可參考的法律觀點。

英格蘭和威爾士商業和財產法院的決定[1]

歐洲法院尚未審議第一及第二個法律問題。（1） 要根據RCD第 11 條規定產生 UCD 保護，揭露事件必須發生在歐盟的地理範圍內，或者該事件無論發生在何處，都可以合理地為該歐盟所知。歐盟相關業內的正常業務為何？（2）RCD 第 5（1）（a） 條規定的新穎性是否應自第 11 條規定的 UCD 保護生效之日起或自外觀設計公開事件之日起進行評估，無論它發生在何處，可以首先在正常業務過程中合理地為歐盟的相關業內所知嗎？

RCD第110（a） 條是在幾個國家2003 年加入歐盟時添加的，似乎提出了一種狹隘的、以歐盟為中心的首次揭露方法：「根據第11 條規定，尚未公開的設計在歐盟領土內的設計不得作為未註冊的共同設計而受到保護。「第 11 條的模糊用語以及上述內容足以讓德國聯邦最高法院 （Bundesgerichtshof） 在案例 I ZR 126/06 Gebäckpresse II中裁定，作為 UCD資格所依據的揭露事件必須在歐盟的領土。Hacon 法官指出，這一判決對英國法院具有顯著的說服力。

然而，英國學術界對這個議題的看法存在分歧。斯通（Stone)（「歐洲設計法」）[2]和本特利（Bently)、謝爾曼（Sherman)、岡吉（Gangjee) 、強森（Johnson)（「智慧財產權法」）[3]接受聯邦法院的觀點，儘管如果立法方案確實像表面上那樣具有保護主義性質，可能會對設計師產生嚴重影響。相比之下，Howe、St Ville 和 Chantrielle（Russell-Clarke 和 Howe on Designs）認為，只要該設計能夠合理地在歐盟眾所周知，那麼在歐盟之外的揭露就可以符合的7（1）條規定，獲得UCD 的保護。

「與貿易有關的知識產權協議」（TRIPs）是 經 1994 年 12 月 22 日理事會決定 (EC) 94/800 批准，由於歐盟是該協議的締約方，因此設計法規必須盡可能與 TRIPs 解釋一致，這是共識。TRIPs 第 3 條規定，除此處不相關的規定例外情況外：「在知識產權保護方面，各成員給予其他成員國民的待遇不應低於其給予本國國民的待遇，……」。原告律師Tritton 先生依據TRIPs第3條規定的國民待遇主張，如果Gebäckpresse所採取的法律觀點是正確的，它將有利於那些通過歐盟境內的事件首次揭露其設計的人，這將是一種有利於歐盟國民的隱蔽型歧視。

關於TRIP，筆者認為有爭議的是，居住在歐盟的實體更有可能首先在歐盟內銷售新設計的物品，從而獲得設計的UCD 保護，而居住在歐盟以外的實體則可能會這樣做。更有可能首先在歐盟之外進行營銷，從而冒著失去 UCD 保護的風險。然而，歐洲立法機構過去並不反對「歐洲堡壘」的立法方式，歐盟法院也對此表示支持。一個例子是歐洲而非國際上採用的智慧財產權用盡原則。這種方法往往有利於保護位於歐洲的實體的歐洲本土市場[4]。

BHTB的律師還提出了一種創造性的替代解釋：「分割日期」，即 UCD 在歐盟首決所提出的問題，因此將以下問題提交給歐盟法院：首次揭露時首次存在，但新穎性必須在世界任何地方首次揭露時進行評估。法院認為歐盟法律尚未解決所提出的問題，因此，將以下問題提交給歐盟法院：

1. 根據 2001 年 12 月 12 日理事會通過的RCD第11 條，保護未註冊的共同設計，通過向公眾提供該外觀設計第11（1） 條規定。第11（2） 條含義內的揭露事件必須發生在歐盟的地理範圍內，或者該事件無論發生在何處就足夠了，在正常業務過程中，該事件可以合理地為歐盟內運作的相關部門的專業人士所知（假設該設計未在第11（2） 條最後一句的條款內秘密揭露）？
2. 是評估未註冊共同設計保護的外觀設計的新穎性的日期，根據條例第 5（1）（a） 條的含義，該外觀設計的未註冊共同設計保護生效的日期根據規則第11條，或者第7（1） 條含義內的外觀設計揭露相關事件，在正常業務過程中合理已知的日期向在歐盟內運作的業內相關部門（假設該設計未在第7（1）條最後一句的條款內秘密揭露），或是其他一些關於日期的問題，法院都認為歐盟法律尚未解決。

備註：

【本文僅反映專家作者意見，不代表本報立場。】

作者： 葉雪美（Sherry H.M. Yeh） 學歷： 世新大學法律研究所法學碩士 國立成功大學工業設計系學士 經歷： 科技部 研發成果管理審查會委員 經濟部智慧財產局專利一組 簡任專利高級審查官 中央標準局新式樣專利主任審查員（75-76） 中央標準局專利審查委員（80-89） 台灣科技大學 專利所 兼任助理教授 著作： 《美國設計專利侵害認定相關問題研究－兼論我國新式樣專利侵害認定問題》，2004。 《設計專利申請實務－台灣及美國專利申請策略》，元照出版公司，2008。

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