葉雲卿╱世新大學智慧財產研究所 助理教授

美國專利訴訟中所稱「Joint Infringement」或是「Divided Infringement」係指數人共同完成某一專利流程請求項或數人共同製造生產專利產品，每一個個體各自分擔一部分流程或生產部分組成。Joint Infringement可翻譯成「共同侵權」，但此處並非指間接侵權與直接侵權的共同被告關係或是數個直接侵權的共同被告，而係指侵權人分別分擔一部分專利請求項內容，結合個別所有行為，才落入專利權範圍；如以個別行為觀之，則並未落入專利權範圍（註1）。因此，在美國專利實務上，又稱之為「Divided Infringement」，係指每一個體行為，構成專利權請求項的部分內容，結合個體行為之後，才若入專利範圍。

在涉及方法專利的侵權訴訟案件，經常面臨被告僅有實施某一部分的步驟，而由使用者、授權人或其他第三人實施其他步驟，因此，如何證明被告因實施部分步驟而構成直接侵權是一大問題。事實上，使用者或產品授權人等第三人的行為，是否歸責於被告，是決定直接侵權是否成立的重要因素。近年來由於方法專利案件的申請量增加，有關共同侵權的問題也受到美國聯邦法院的重視。分析這些聯邦法院的見解有助於專利權人避免在申請專利時可能會發生弊病、或增加專利保護的強度。

一、直接侵權與間接侵權

實務上有認為共同侵權是第271條的例外，也就是主張專利侵權，無須由被告一人完成所有專利請求項的要件，因此談論共同侵權之前，必須由專利法第271條專利侵權行為的態樣出發。專利權人可以依美國專利法第271條規定的三種態樣，主張被告行為，依其行為的內涵所應負擔專利侵權行為責任（註2），其中包括:第271(a)條直接侵權(direct infringement)，第271(b)條誘導侵權(inducement infringement )，第271(c)條輔助侵權(contributory infringement)。誘導侵權與輔助侵權，統稱為間接侵權(indirect infringement)。

針對第271(b)條誘導侵權的部分，雖然美國專利法沒有明確定義誘導侵權，但美國聯邦法院闡釋，誘導侵權指誘導侵權人明知且有意誘導直接侵權人侵害專利 (註3)；換言之專利權人必須證明誘導侵權人具有構成直接侵權行為之意圖(actual intent to cause the acts that constitute ) (註4)。

第271(c)條輔助侵權有四個要件: (1)銷售、提供銷售、進口或出口某一物件: (2)該物件為專利產品的某一種重要部分成分(a component)或為用於實施某一專利的流程之某一種重要組成，(3)該項物件僅適合商業侵權使用，(4)知悉銷售、提供銷售、出口，即特別知悉其生產將作為專利侵害產品之部分。

輔助侵權人被控告的標的，未必構成專利侵害，但卻是發明的重要部分，而該成分除了用於專利發明之外並無法作為其他用途，仍可以成立輔助侵權（註5）。輔助侵權人需知悉該成分將被製造或使用於侵害專利。輔助侵權人的內涵在法理上，有點類似刑法上的幫助犯，必須知悉所被控告標的將做為侵權使用，必須知悉(Knowledge) 所侵害專利。
原告證明第271(a)條直接侵權，必須證明要件包括:

1. 製造、使用、販賣、提供販賣、進口、出口某被控產品；
2. 專利侵害行為發生於美國境內；
3. 專利請求項的限制條件可以完全被「讀入(Read On)」被控產品；即指被控原件是否與專利產品相同或實質相同。

證明直接侵權，只需證明專利元件可以被讀入被控產品，無需證明被告是否具有意圖。但是當被控產品 「僅」實施專利某一個步驟，而其他步驟由其他人實施，此時專利請求項的限制條件無法完全被「讀入」被控產品，理論上，不構成專利侵權。但是，如果不限於 「同一個人」實施全部步驟或實施部分專利保護的步驟，那麼仍有可能可以成立直接侵權。事實上，專利法第271(a)條對於共同侵權的問題，並沒有明確的定義，因此有賴聯邦法院透過案例建立判斷標準。

二、美國聯邦法院對於多數人行為聯合侵害專利之意見整理

多數人行為聯合侵害專利問題涉及以下幾個基本的法律問題：

1. 共同侵權案件直接侵權是否必須由一個侵權人實施所有要件，或是可以由數人分擔實施呢?
2. 方法專利中，專利請求項若由多個步驟所組合，直接侵權人是否必須實施全部步驟，或專利保護的步驟可以由不同的主體實施。
3. 如果認為直接侵權之成立可以由數人分擔實施，那麼是否有限制條件？限制條件之內容為何？

美國聯邦法院對於以上幾個問題，建立了幾個判斷標準：

(1)直接侵權人必須控制或引導實施整個專利方法

2008年聯邦巡迴法院，在Muniauction, Inc. v. Thomson Corp. (註6) 一案處理多方當事人聯合侵害某一方法專利請求項。該案上訴法院指出，多方當事人聯合侵害某一方法請求項時，專利持有人若要證明直接侵權，必須證明其中某一被告行為足以構成「控制或引導」實施整個專利方法；因此，所有方法中步驟完成的侵權結果，可歸責於控制方(controlling party)，又稱「控制意識」(mastermind)（註7）。在多方侵權人的情況，如果欠缺控制方，而是由多方均等貢獻(arm length cooperation)聯合運作行為，任何一方均不成立直接侵權。直言之，法院認為直接侵權人，雖然無須完成所有的步驟，但是必須「控制或引導」實施整個專利方法，對於侵權的結果具有控制力。

(2) 倘直接侵權人「控制或引導」第三方行為，則第三人行為可以歸責於控制方

在2008年Global Patent Holdings, LLC v. Panthers BRHC LLC（註8）一案中，,該案原告指稱網站本身與遠端用戶的行為聯合侵害某一項原告專利。原告指稱遠端用戶的電腦被告所控制，因為被告將Java程式軟體置於遠端用戶電腦，使得用戶的電腦可開始執行程序。以下以此案例來說明多方聯合實施某一專利的狀況：

在Global Patent Holdings, LLC v. Panthers BRHC LLC案中所爭執的專利為U.S. 5,253,341，其中第17項專利請求項如下:

17. A method for downloading responsive data from a remote server comprising the following steps:
(a) identifying a query via a data input means and inputting said query to remote query and data retrieval means;
(b) transmitting said query from said remote query and data retrieval means to said remote server via an input/output means;
(c) receiving a compressed or non-compressed response to said query at said remote query and data retrieval means from said remote server via said input/output means;
(d) displaying a presentation corresponding to said compressed or non-compressed response on output means;
(e) wherein said compressed or non-compressed response is compressed prior to receipt at said remote query and data retrieval means, and wherein said compressed response is decompressed at said remote query and data retrieval means using an asymmetric decompression technique corresponding to an inverse operation of the technique used to compress said compressed or non-compressed response.

本案中，'341專利請求項第17項，要求二個自然人或是實體完成所有的方法步驟，才構成侵權。因此，必須是由一個傳輸性(transmitting)電腦傳輸某一查詢(query)訊號，而由遠端伺服器，接收與回應該項查詢。依照Muniauction, Inc. v. Thomson Corp.乙案所建立的判斷標準，被告遠端伺服器雖只執行'341專利請求項第17項之某一部分，但除非原告能證明被告遠端伺服器「引導或控制」 (direction or control)之下接收和回應該項查詢，否則不存在侵權。

換言之，如上所述必須由被告「控制或引導」實施整個專利方法，以致所有方法中步驟完成的結果，可以歸責於控制方(controlling party)，則控制方成立直接侵權行為。

(3)直接侵權人與方法專利使用人之間人須有代理關係

2005年Cross Med. Prods. v. Medtronic Sofamor Danek (註9), 乙案中，原告Cross Med. Prods.認為被告生產外科手術植入物(surgical implants)，植入物嵌入病人的骨骼而構成侵權。被告，Medtronic Sofamor Danek抗辯手術植入物並非在生產人(directed)引導下植入，而是由外科醫生使用外科工具來植入，因此不構成侵權。聯邦上訴法院認為，外科醫生並非Medtronic Sofamor Danek 的代理人(agent) ，且被告缺乏製造器具與骨骼間的平台，使植入物可以藉由被告的平台嵌入骨骼，因此不構成侵權。基本上，聯邦上訴法院認為外科手術植入物必須以手術方式植入「operatively joined」，而因為植入物是由外科醫生藉由手術方式植入，所以Medtronic Sofamor Danek生產植入物本身並不構成侵權。本案聯邦上訴法院另指出，共同侵權人必須有代理人的身分。

(4) 方法專利侵權案件，原告無法證明直接侵權，間接侵權則無所依附

在McKesson Technologies Inc. v. Epic Systems Corp.乙案中（註10）, 原告McKesson Technologies Inc所有的美國專利為6757898。 該 '898專利，為方法專利，透過個性化的網頁之使用，以促進醫療服務提供者(Heath Care Provider，以下簡稱醫療單位)和病人之間的溝通方法。 '898專利披露一項發明實施例，該實施例指出'898專利可以運用於提供網頁造訪人特定的資訊與通訊功能。該特定資訊，包含顯然超過一般患者造訪醫生所可以獲得資訊。該網頁還可以讓病人管理與醫療單位之間預約掛號，並要求處方箋延長。

被告EPIC是軟件體開發商，並授權所開發之軟體給醫療單位。 EPIC其中一項軟體為MyChart，該軟體使醫療院所可以透過個人網頁，使病人接觸到個人病歷，且病人也可以利用網頁與醫療院所溝通。

MyChart軟件授權僅是EPIC授權醫療院所軟體一部分功能，因此醫療院所可以選擇是否使用MyChart與病患溝通功能，以及利用軟體使病患資料連結。但是，EPIC所有被授權之醫療單位並不主動要求病患必須使用MyChart功能，MyChart所提供的通信功能必須有病人登入網頁，並主動啟動使用的功能才能使用。病人一旦通過驗證，藉由個人化的網頁，即可獲得醫療院所提供的醫療記錄並藉由網頁與醫療院所通訊。

在2006年，麥克森公司控告EPIC誘導透過授權MyChart給醫療單位而侵害'898專利。 摘要'898專利第一項請求如下：

1. A method of automatically and electronically communicating between at least one health-care provider and a plurality of users serviced by the health-care provider, said method comprising the steps of:

initiating a communication by one of the plurality of users to the provider for information, wherein the provider has established a preexisting medical record for each user;
enabling communication by transporting the communication . . . ; electronically comparing content of the communication . . . ;
returning the response to the communication automatically . . . ;
said provider/patient interface providing a fully automated mechanism for generating a personalized page or area within the provider’s Web site for each user serviced by the provider; and
said patient-provider interface service center for dynamically assembling and delivering customer content to said user.

2009年9月聯邦地方法院判決原告敗訴，2011年上訴法院確認地方法院見解。本案在上訴法院針對Single En Rule (單一主體法則)是否適用於共同侵權行為見解歧異，多數與協同意見主張單一主體法則應有適用，少數意見認為單一主體法則與之前聯邦法院所建立的引導與控制前案不符。

多數人的意見認為McKesson Technologies Inc. v. Epic Systems Corp.乙案啟動My Chart 的功能是病患，而病患並非醫療院所的代理人，病患也欠缺合約義務啟動Mychart的功能，因此直接侵權不成立。而既然原告無法證明直接侵權行為人存在，所以誘導侵權不成立。多數意見與前述Muniauction意見一致，要求直接侵權對於侵權的結果可以控制或引導。

三、方法專利撰寫建議

方法專利中聯合行為的討論是近幾年的熱門話題，按照目前聯邦法院見解，原告起訴方法專利侵權，必須證明單一直接侵權人(single Entity Rule)，但並不要求該侵權人必須執行方法專利的所有步驟，只要直接侵權行為人足以控制與引導侵權結果，或實施人與直接侵權人具有代理關係，那麼直接侵權即可以成立。因此，在撰寫方法專利時，如果預測該方法專利可能由多數個體實施，那麼以物或系統專利來取代方法專利對於專利權人較有保障，可以避免共同侵權或分擔侵權所衍生的問題。

以前述'341專利請求項第17項為例，該請求項為方法請求項。請求項摘要如下：

"17. A method for downloading responsive data from a remote server comprising the following steps…"

對此美國專利律師建議或許可以改寫成物的專利，以避免證明侵權時，方法專利容易有數人實施的問題，例如 (註11)：

"a remote server that receives incoming queries, processes them, and responds with a display."

註１：本文所指的共同侵權，皆指數人共同實施一部分專利流程而言，其他共同被告的共同侵權關係不在本文討論範圍。
註2：35 U.S.C. 271
註3：Water Tech Corp. V. Calco, Ltd, 850 F.2d 660 (Fed. Cir 1988).
註4：Hewleet-Paclard Co. v. Bausch & Lomb Inc., 909 F.2d 1464.
註5：Warer-Jenkinson Co. v. Hilton Davis Chemical Co, 520 U.S. 17 (1997)
註6：Muniauction, Inc. v. Thomson Corp., 532 F.3d 1318, 1329 (Fed. Cir. 2008)
註7：Mastermind雖在本文翻成侵權主意思，中文並沒有相對的用語，簡短翻譯用語實難以涵蓋法律意含，因此在此補充所代表法律意義。事實上，Mastermind是在說明有數個侵權人共同實施某一專利，而其中有一個侵權人心態上具有主導地位，主導其他人行為，而造成專利侵權的結果。
註8：Global Patent Holdings, LLC v. Panthers BRHC LLC,586 F.Supp.2d 1331, 1335 (S.D.Fla. 2008)F.3d 1318, 1329 (Fed. Cir. 2008).
註9：Cross Med. Prods. v. Medtronic Sofamor Danek, 424 F.3d 1293 (Fed. Cir. 2005)
註10：McKesson Technologies Inc. v. Epic Systems Corp., F.3d , 2011 WL 1365548 (Fed. Cir. April 12, 2011)
註11. 10 Mistakes That Will Kill Your Patent In Litigation- And How to Avoid, PLI order 34069, 2012

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