IHPE 專欄
《專利管理系列之四十一》
專利法修正案三讀通過後

作者╱IH資深專利工程師 黃琴文

2011.12.20

作者簡介
琴文

現職:
現任某大電子公司資深專利工程師

學歷:
美國Franklin Pierce Law Center智慧財產權碩士
台灣大學電子工程學研究所

立法院於100年11月29日三讀通過專利法修正案,新修正的條文試圖將過去一些模稜兩可的文字明確化,讓一些程序錯誤有機會補救。整體來說,三讀通過的台灣專利法修正案,新增了不少針對專利申請維護以及專利攻防的策略上可以善加運用的規定。


相較對岸的百萬件專利申請量,台灣每年8萬件左右的案件量相對偏低,但大多數的台灣企業仍未放棄在台灣進行專利佈局,因此,在專利法修正後,仍值得未來計畫在台灣申請專利的企業關注。

在申請專利方面,修正後的新法第二十二條將6個月內申請發明以及新型專利之優惠期的適用範圍,由新穎性修正為包含新穎性以及進步性。另外,新法也增訂了申請人因自己的意思在刊物上公開,無論此公開是否為商業發表,且不限因實驗方面的公開,都可以主張6個月的優惠期。在過去,IHPE可能會因為發明人已將產品在台灣公開而放棄申請台灣專利,有了這項新規定,可以讓IHPE在新法實施後,將延誤申請時機的專利提案是否已公開超過6個月的問題,納入申請時的決策考量。

另外,由於專利程序龐雜,一旦待處理的專利申請數量暴增時,企業內部或事務所在程序控管的流程上難免出錯,而此次專利法修法也針對部份情況新增有關復權的規定。例如專利法第二十九條增加了非因故意而未主張優先權,得於16個月內補救,又如第五十二條,增訂了未於期限之內繳納證書費以及第一年專利費,得於繳費期限屆滿後6個月內加倍補繳,這項新規定,對專利權人不啻為一項利多。

針對專利說明書方面,新法第二十三條以第二十五條將申請專利範圍以及摘要修正成為獨立於說明書之外,且新法第五十八條更進一步明定,在解釋申請專利範圍時,得參酌說明書以及圖式,但摘要不得用於解釋申請專利範圍,新法明顯為了避免模糊空間出現爭議,排除了摘要,這是在處理爭議案件時應多加留意之處。

此外,爭訟時常用的手法「舉發」也在新法第七十一條、第七十三條、第七十五條及第七十八條至第八十二條等條文方面出現了較大的變動,例如第八十二條,發明專利經舉發審查成立者,應撤銷其專利權;其撤銷得就各請求項分別為之。這部份和過去的規定大不相同,過去並未明定撤銷請求項可以分別撤銷或分別被宣告無效。至於舉發事由方面,若出現因為分割、改請或更正導致申請專利範圍實質擴大時,還是可以提出舉發。新增的規定,對於舉發人來說較為明確,也方便舉發人針對需要的項次提出舉發即可。

最後,在針對損害賠償以及訴訟的條文方面,第九十六條針對去除侵害以及請求損害賠償分別釐清,去除侵害這部份可立即辨明,因此無故意或過失判定的必要,但未來在請求損害賠償方面,則行為人的故意或過失將會作為請求損害賠償的依據。另外,第九十七條增訂了以相當於授權實施發明專利得收取之權利金的數額作為所受損害,以避免若市場上有第三人存在時,無法判別所失利益究竟是否應歸屬於第三人競爭時應得的利益,還是因侵權品而導致專利權人之損失。針對專利標示的部份,現行條文容易讓人誤解因為未標示即不可請求損害賠償,因此修正後之新法刪除了「其未附加標示者,不得請求損害賠償」等文字,而進一步改為「於請求損害賠償時,應舉證證明侵害人明知或可得而知為專利物。」

和現行條文相較,新版的專利法變動不小,對於持續在台灣進行專利佈局的業者而言,未來在專利權取得、維護、權利歸屬以及專利攻防的策略上自當注意條文的變革,以維護自身的權益。

 


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