IHPE 專欄
《專利管理系列之四十九》
不疾不徐 掌握專利申請時效

黃琴文╱IH資深專利工程師

2012.06.14
         

作者簡介
琴文

現職:


現任某大電子公司資深專利工程師

學歷:


美國Franklin Pierce Law Center智慧財產權碩士
台灣大學電子工程學研究所

產品要搶先,專利申請更要急急急!但要思考的是,案子究竟有多重要?是不是已經做過初步的前案檢索?構想揭露的內容是否夠充實?實施例是否仍有加強的空間?如果只顧著取得申請日,也可能會面臨揭露不足思慮不周的風險,不疾不徐掌握專利申請時效似乎更難能可貴。


取得較早申請日,可以說是處理申請案時的最高指導原則,每一個專利工程師在入行時,時效性甚至比專利三要件更需要優先掌握。

為了掌握時效,有些企業甚至要求IHPE (企業內部專利工程師) 自行撰寫專利說明書,以便在了解研發人員所提出的構想之後,於一週之內完成撰稿並送件。

不過透過事務所撰寫說明書初稿是大部分In house所採行的做法,為什麼將專利說明書撰稿的重大工程委外事務所,有許多考量,原因不外乎In house人力配置不足,無法負荷大量的撰寫工作,又或者申請的領域龐雜,委外可以更自由的調配較為嫻熟某領域的專才,且直接由IHPE撰寫稿件,也容易因為沒有第三人審閱而難免有些撰寫上的盲點。

最重要的是,專利說明書的品質本來就難以掌握,即便有好的構想,沒有花時間好好的構思申請專利範圍,未來就算取得專利也很難利用,但又要掌握說明書品質,同時又要兼顧時效性,確實不太容易。

台灣事務所通常都是在訪談之後一個月左右提供說明書初稿,從初稿到送件確實會有許多耽誤送件的可能,例如說明書技術內容掌握不佳、申請專利範圍佈局的不夠好、或者製圖有所延誤,又或者IFPE(事務所專利工程師) 手上案件太多以致於耽誤等種種原因。

為了避免上述情況,由程序訂定內部期限,也是掌握時效的方法之一,另外,許多IHPE習慣與特定事務所或熟悉的IFPE合作,以免去往返溝通的時間。也為了掌握說明書品質,有些IHPE會希望由資深的IFPE負責撰寫稿件,一般事務所也多由資深的專利工程師協助審閱資淺的工程師的稿件。

至於利用主張優先權或是以美國臨時申請案來取得較早的申請日也是方法之一,不過,以台灣的事務所服務費來說,如果一件申請案既重要又急迫,以急件方式處理的價格其實十分低廉,並不會造成企業過大的負擔。事務所要多急就可以多急,這時候反倒要思考的是,案子究竟有多重要?是不是已經做過初步的前案檢索?構想揭露的內容是否夠充實?實施例是否仍有加強的空間?

如果上述的這些問題不能在第一時間內準備好,只是一昧的透過優先權、臨時申請案的方式來搶得申請日,日後要利用這些所謂的高價值專利時才發現,原始的構想揭露內容過少將無法有效主張優先權日。

產品要搶先,專利申請更要急急急!慢工不一定出細活,說明書品質固然重要,但一件申請案作得再完美,拖上好幾個月,在競爭激烈的業界,已經落後一大截。拖時間固然不能容許,但只顧著取得申請日,也可能面臨揭露不足思慮不周的風險,不疾不徐掌握專利申請時效似乎更難能可貴。

 

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