IHPE專欄
《專利管理系列之六》 一件專利之死
作者/IH資深專利工程師 黃琴文
2008.12.01


作者簡介:現任某大電子公司資深專利工程師,台灣大學電子工程學研究所、美國Franklin Pierce Law Center智慧財產權碩士。

 

說再見很難,笑著說再見更難。

一個又一個令人心碎的故事每天都在世界某處上演著,只是有些人來不及告別,有些人則乾脆辦一場生前告別式,與所有心愛的親朋好友共同約定,如果這一天即將來臨,請記得笑著說再見。

人終究要揮別這個世界,只是揮別的方式不同而已。

即使是無惡不作的罪犯被處死的那一刻,在某個角落說不定仍有人為他感到不捨。更何況是當一個受人敬重、待人溫厚的人離開人世,親友們更難免離情依依。

死者已矣,放不下的總是活著的一方。

即便是已經往生了,恍惚中,親友們可能還以為是夢境,或者,希望能有奇蹟出現,即使機會是如此渺茫。

為了這些渺茫的奇蹟,百年以前就有許多關於墳墓偵測裝置的構想,可以想見的是,即使是萬分之一的奇蹟出現,倘若已經入土為安的死者突然死而復生,這些偵測系統可以提供空氣並發出警報,避免遺憾發生。

因此, 1882 年獲證的「 Device for indicating life in buried persons 」,顯然不是此領域的唯一專利,時至今日,仍有類似想法不斷的被提出。

專利終究難免一死,只是方式不同而已。

有些 Idea 根本來不及誕生就已經胎死腹中。胎死腹中的原因常常是 R&D 太忙。

有些 Idea 即使出生了,但是未久即不幸夭折。夭折的原因不一而足,這些

夭折的原因大多來自於企業內部本身,有可能是被 R&D 的長官訓斥一頓之後而夭折,也有可能是企業經費不足而夭折,也有可能是 IHPE 從中作梗而夭折。

有時候, IHPE 找到一件前案( Prior art ),以新穎性不足為由,駁回了這個 R&D 好不容易想到的 Idea ,也可能是找到了一件以上的前案,以進步性不足為由殺死了這個 Idea 。

當這個 Idea 經過公司內部的重重關卡終於提出申請,到世界各國去旅行的時候,又要面臨更多嚴峻的考驗。各國有各國的審查基準,每一個國家的審查委員的素質也不一致,有時候被駁回是有道理,但是死的不明不白也是大有機會。

如果審查委員所找到的前案真的已經揭露所有的申請專利範圍,除非說明書中仍有已經揭露、但未被寫入 claim 中的技術可以修改加入,否則以新穎性為由被駁回,幾乎是沒有機會死而復生。

假設審查委員引用了一件前案,駁回一項 claim ,並附帶說明 claim 中未被前案揭露的部份已隱含( inherently )於其中,那麼除非審查委員所認知的技術有誤,否則此時要成功的反駁審查委員的定見通常會面臨相當大的困難。

舉例而言,申請案的某一 claim 包含了一元件 CPU ,審查委員所提出的引證案與電腦技術有關,其中, claim 所包含的元件及其連結關係,均可於引證案中找到,引證案唯獨缺乏 CPU 之相關敘述,此時,審查委員有可能以未被揭露的元件已隱含於前案為由,以新穎性駁回。

而真正讓 IHPE 苦惱不已的則是以進步性駁回的專利申請案,此時此刻,到底要慷慨就義還是與死神奮力一搏?

通常接到第一次官方核駁理由通知書,如果不是完全雷同或相當近似的前案,努力的答辯是必要的。

如果審查委員以 3 件以上的前案試圖駁回一項 claim ,那麼很顯然的,這件專利申請案存活下去的機率比較高。

然而,當沒有找到相關引證案,卻又駁回某申請案,台灣審查委員最常引用的理由是未附引證案的部份為「習知技術」,也就是大陸審查委員最常提到的「公知常識」。

然而是不是習知技術、是不是本領域的技術人員能夠輕易想其實見仁見智。雖然在台灣、大陸、美國的審查基準中規範了禁止「後見之明」( hindsight )的原則,但是,進步性本身就是一個模糊的標準, IHPE 有時即便有理也說不清。

所以當接到第二次核駁理由時,要繼續答辯嗎?如果答辯不成功,要提出訴願 嗎? 訴願不成要繼續提起行政訴訟 嗎? 如果是美國的話,要提出請求繼續審查 ( Request for Continued Examination ; RCE ) 嗎?

為了一件案子不斷的答辯、訴願進而興訟,初期的花費是必要之惡。但要不要繼續答辯端看一家企業的政策與經費而定,如果企業規模大,但是對於智慧財產權不重視,或者在該領域智慧財產權興訟的可能性不高,那麼期待多次答辯的機會或許不大。

反之,如果企業經費充裕,且認同一件攻擊性專利得來不易,那麼視情況努力的答辯到最後一刻有何不可?

千萬要記住,往往經過九死一生、百轉千迴的層層阻撓而取得的專利, 10 年後可能是一件氣力萬鈞、銳不可當的無敵專利。

即使要死,死前奮力一搏是必要的。

如果不得不死,試著學會笑著說再見。