1996年，美國開放電腦形成圖像（Computer-Generated Icons，以下簡稱電腦圖像）的設計保護之後，歐盟、澳洲、日本、韓國、我國與中國大陸也相繼開放，至今（2016年4月）USPTO也已核准了超過5,500件的電腦圖像設計專利，累積了多年的審查實務與判斷原則。本文係就設計專利之法定標的以及工業產品要件的實體審查與判斷，列舉相關申請案件的歷程逐一說明[1]，提供設計界、產業界、專利業者在美國申請電腦圖像設計專利時參考。

※本文節錄自[解析USPTO對於電腦圖像之工業產品要件的審查與判斷]

近幾年，無論是電子、通訊及資訊產業生產的電子產品與設備，還是網際網路的商業模式、網路商店、雲端服務、行動資料庫與線上遊戲等的人機互動介面，甚至在醫療用的測量儀器及檢測設備，例如：血壓計、血氧濃度計（如圖1所示）等，都已大量應用視覺化的圖形介面、圖形化使用者介面與電腦圖像，產業界也相續提出電腦圖像的設計專利申請。

圖1.美國Nellcor N-600x的血氧濃度計及圖形化使用者介面

電腦圖像之工業產品要件

1996年，USPTO（美國專利商標局）公布電腦圖像的審查基準，在專利審查程序手冊[2]（Manual of Patent Examining Procedure，簡稱MPEP）第1504.01(a)章節的「電腦圖像的設計申請審查指南」中規定，電腦圖像的設計申請案應遵循美國專利法（以下簡稱專利法）第171條規定，符合「工業產品（Article of Manufacture）」的專利要件。

2006年，日本在意匠法第2條中明定電腦圖像設計為設計保護之標的。意匠法第2條第1項規定：所稱設計者，係對物品（包含物品之部分）之形狀、花紋或色彩或其結合，透過視覺可引起美感者。第2項：前項物品之部分形狀、花紋或色彩或其結合為可供物品操作用途之圖像者（限於發揮該物品之功能狀態而創作者），應包含顯示於該物品及與其一體使用之圖像。

2004年4月，歐盟實施註冊設計制度開放電腦圖像的設計保護，2014年公布之註冊設計審查指南（Guidelines For Examination of Registered Community Designs）第4章實體要件之審查第4.1節中說明，顯示螢幕所顯示的圖像以及藉由電腦程式顯現的可見元素之設計都是可註冊之法定標的[3]。換言之，電腦圖像與圖形化使用者介面本身就是註冊設計保護之標的，圖式中無須揭露其所實施或應用之產品（如圖2所示）。

圖2.歐盟的電腦圖像註冊設計無需揭露應用的產品

MPEP中電腦圖像的設計申請審查指南

MPEP第1504.01(a)章節「電腦圖像的設計申請審查指南」中說明：「電腦圖像無論是顯是在整個螢幕的圖形化使用者介面或是其中個別圖像（icons）都是單純的表面裝飾，是具有二維空間的影像（image）[4]。電腦圖像必須實施於在工業產品（an article of manufacture）才是法定之設計標的，方可作為設計專利保護之適格標的」。因此，在申請案中必須主張電腦圖像是實施於電腦螢幕、終端機、其他顯示面板、或其一部分，其申請專利範圍已符合專利法第171條規定的「工業產品」要件。[5]

在評估設計申請案所繪製的電腦圖像是否符合「工業產品」要件的審查過程中，審查人員應詳閱申請案揭露的所有內容，確定何者為申請人主張的設計以及請求設計是否實施於工業產品上，確定圖式是否已提供申請專利範圍的最佳說明。審查人應檢視：

（1）檢視圖式，確定電腦圖像是否實施於電腦螢幕、終端機、其他顯示面板、或其一部分[6]。不過，申請案之圖式必須包含「足夠數量的視圖」，應足以完整揭露物品的整體外觀[7]。
（2）檢視設計名稱，確定其是否明確的說明申請專利之標的[8]。
（3）檢視設計說明內容，確定其是否已有創作特徵的陳述[9]。

圖式必須揭露所實施之顯示螢幕

2012年7月SAP SE公司提出一個圖形化使用者介面的設計專利申請案（申請序號29/427,984）包含3個實施例和3張視圖（如圖3所示），設計名稱是「Graphical User interface for Electronic Display」，設計說明中記載：FIG.1是第1實施例，FIG.2是第2實施例，FIG.3是第3實施例。圖式中的虛線是為了說明環境結構之目的，並不是主張設計之一部分。審查人員提出限制要件（Restrict Requirement）並說明，3個實施例的可專利性是可區分的，應保留其中1個實施例，將其他2個實施例分割申請。申請人選擇保留第1個實施例，並刪除第2、第3個實施例。

圖3.SAP SE公司原始申請文件所揭露的3個實施例

2014年8月，審查人員發出核駁通知並說明：「依據專利法第171條之規定，設計必須實施於工業產品，工業產品應解讀為是一種有形體的實物或有形的物件[10]。可實施於工業產品的設計形態有：（1）應用在物品的表面裝飾；（2）應用在物品的形狀、或表面配置；（3）前者與後者的結合[11]。依據MPEP 1504.01(a)之規定，如果電腦圖像設計能依據下列的方式揭露則能符合法定設計標的之要件，(1)在圖式中以實線或虛線揭露電腦螢幕、終端機、其他顯示螢幕或其一部分，且在其內部揭露電腦圖像，以及(2)申請專利範圍直接指明設計標的是實施於工業產品。本申請案的圖式僅揭露一個電腦圖像，並未揭露其所實施或應用的工業產品，不符合專利法第171條規定的『工業產品』要件。」

2015年1月，申請人提出書面說明及圖式之修正（如圖4左側所示），審查人員再次發出核駁通知並說明：原始申請文件的FIG.1並未揭露顯示螢幕的邊框，FIG.2及FIG.3僅揭露單一線條構成的邊框，其中未有實施例揭露兩道線條或兩道虛線所構成的方形邊框。因此，2015年1月所提的圖式修正本中的兩道虛線的方形邊框的新特徵，被認為是導入新事物。審查人員並建議申請人要將邊框修正為如同原始申請文件所揭露的單一線條方形邊框，可將邊框的實線改為虛線。2015年4月，申請人再次修正書面說明及圖式（如圖4右側所示），2015年6月核准公告。

圖4.SAP SE公司提出的第1次修正及第2次修正的圖式

設計名稱要符合工業產品要件

2011年11月Yahoo!公司提出一個圖形化使用者介面的設計專利申請案（申請序號29/403,826）包含2張視圖（如圖5所示），設計名稱是「Graphical User interface for In-Image Interactive Application」。審查人員說明：「依據MPEP 1504.01(a)1.B.(A)(2)之規定，設計名稱必須要明確說明申請專利之標的。本申請案之設計名稱並未指明所應用之特定物品，不符合工業產品之要件」。審查人員建議，設計名稱應修正為「Portion of a Display screen with a Graphical user interface（附有圖形化使用者介面之顯示螢幕之部分）」才能克服專利法第171條之工業產品要件及第112條之明確性規定。

圖5.D738,391設計專利核准公告之圖式

2011年6月日本富士軟片公司（Fujifilm）提出一個設計專利申請案（申請序號29/394,301）只有1張視圖（如圖6左側所示），設計名稱是「A computer generated Icon」，設計說明中記載著：「FIG.1中的虛線僅是為了說明環境之目的，並不構成主張設計之一部分」。審查人員以不符專利法第171條予以核駁，說明：「專利法第171條規定之設計標的必須要實施於工業產品，工業產品應該是一種有形體的實物或有形的物件[12]，依據MPEP 1504.01(a)之規定，如果電腦圖像設計能依據(1)在圖式中以實線或虛線揭露電腦螢幕、終端機、其他顯示螢幕或其一部分，且在其內部揭露電腦圖像，以及(2)申請專利範圍直接指明設計標的是實施於工業產品，方能符合法定設計標的之要件。」

審查人員建議申請人，設計名稱修正為「Display screen for electronic camera with computer generated icon」，將設計說明有關虛線的敘述修正為「圖式中以虛線揭露的電子相機與其表面裝飾、顯示螢幕內的視覺元素都不是主張設計之一部分」。2015年8月，申請人依據審查人員的建議修正書面說明並將圖式中右側中央圓形框左側外凸出之不明確線條予以修正（如圖6右側所示）。

圖6.Fujifilm公司申請時的原始圖式與修正後之圖式

設計說明要明確說明所實施之工業產品

2013年5月三星公司（Samsung）提出一個設計專利申請案（申請序號29/454,508）附有2張視圖（如圖7所示），設計名稱是「Display screen or portion thereof with graphical user interface」，設計說明中記載：「虛線僅是為了說明之目的並不構成主張設計之一部分。FIG.1及2中附有圖形化使用者介面之顯示螢幕或其一部分的尺寸、大小比例及位置關係，僅是為了說明之目的並不構成設計標的之一部分。FIG.1及2中的任何色彩都並不構成主張設計之一部分；本案所主張之設計可能施以任何顏色或其組合；FIG.2是一個示範的例子。」

圖7.Samsung申請時所提的原始圖式

審查人員以不符專利法第171條及第112條之規定予以核駁，核駁理由說明：「FIG.2中並未揭露其所實施或應用之工業產品，不符合專利法第171條之工業產品要件，不是法定設計標的。虛線的敘述不夠清楚、明確，本案的設計名稱是『附有圖形化使用者介面之顯示螢幕或其一部分』，設計名稱中已記載所實施之工業產品是顯示螢幕，惟圖式中並未以虛線揭露，不符合專利法第171條之工業產品要件，應將虛線部分的說明修正為『圖式中以虛線揭露之顯示螢幕是說明使用環境並不構成主張設計之一部分』，才能清楚且明確說明所實施之工業產品。」

另外，關於專利法第112條書面說明的明確性規定，審查人員說明：設計說明中關於尺寸、比例大小、位置關係、顏色及顏色配置等可以改變的實施例之敘述，申請人企圖以文字說明擴大其所主張設計的保護範圍，使其主張設計的外觀及確實的保護範圍無法確定，不符合專利法第112條的明確性要件。

2015年9月，Samsung提出說明書及圖式之修正，刪除FIG.2，並將圖式中的虛線清楚揭露（如圖8所示），另依審查人員的建議修正設計說明中虛線部分的說明，並刪除書面說明中所有不清楚且不明確的說明文字。

圖8.Samsung修正的圖式

影像（Image）不是法定之設計標的

1992年在Ex part Strijland的上訴案件[13]中，專利訴願委員會（Board of Patent Appeal & Interferences，簡稱BPAI）說明：因為電腦圖像是應用在電腦系統，而電腦系統是一項工業產品，當電腦系統執行程式或儲存軟體時，由軟體所形成的圖像顯現在電腦螢幕上，形成電腦不可或缺的一部分。

2011年初，USPTO的設計技術中心（Design Tech Center）重新檢視電腦圖像之法定標的且說明：電腦圖像及使用者介面的設計專利應該回歸於Ex part Strijland案件[14]的初衷，應聚焦於經由中央處理器、電腦作業系統或程式運算後顯示在螢幕上的資訊圖像，或諸如此類的圖像設計，這些資訊圖像是中央處理器的作業系統操作時不可缺少且有用的元件。如果僅在電腦螢幕或其他顯示螢幕上揭露一張圖畫（picture），這種揭露方式與在紙張上顯示圖畫並沒有區別，不足以將「圖畫」轉換為「應用在工業產品的設計」。

2012年7月Samsung提出一個圖形化使用者介面的設計專利申請案（申請序號29/426,164）包含2張視圖（如圖9所示），設計名稱是「Generated Image for a Display Screen or Portion thereof」。在申請過程中，審查人員的核駁理由說明：「本案請求之設計標的不符合專利法第171條所規定，應予以核駁。使用者介面的設計專利應回歸於Ex part Strijland案件的初衷，聚焦於經由中央處理器、電腦作業系統或程式運算後顯示在螢幕上的資訊圖像，或諸如此類的圖像設計，這些資訊圖像是中央處理器的作業系統操作時一個不可缺少且有用的元件。本申請案的設計名稱所用的詞彙『影像（generated image）』並不是中央處理器的互動元件。」

審查人員建議要克服專利法第171條之工業產品要件，必須修正設計名稱指明正確的工業產品，並將『影像（generated image）』用辭修正為「圖像或圖形化使用者介面」。申請人接受建議將設計名稱修正為「Display screen or portion thereof with a graphical user interface（附有圖形化使用者介面之顯示螢幕或其一部分）」。

圖9.D735,737設計專利核准公告之圖式

結語

由前面的案例分析可得知，USPTO對於電腦圖像申請案的實體審查有一套比較嚴格的審查機制，尤其是對於工業產品要件的審查，不僅要檢視設計名稱與設計說明是否能清楚且明確說明所實施之工業產品，圖式中也必須揭露所實施之工業產品。如果申請案之設計說明中缺乏對於工業產品的相關說明或敘述，還是不符合工業產品要件，設計名稱、設計說明與圖式之揭露必須一致，其所主張之設計方能符合電腦圖像的定義，才是專利法第171條規定之法定設計標的。

就設計專利制度而言，我國與美國都採用實體審查制度，兩國的審查基準中對於電腦圖像的定義、設計名稱、設計說明與圖式揭露的方式等相關規定大部分都相同，只有在圖式修正部分，USPTO對於准予修正的判斷原則與修正要件較為嚴謹。本文所介紹的電腦圖像申請案件較具代表性，一方面能說明USPTO在電腦圖像申請案有關法定設計標的審查基準與實務操作，希望能提供國內廠商及專利業界在美國申請圖像或介面設計專利時作為參考，另一方面能提供我國專利專責機關與智慧財產法院作為審查參考之用。

參考資料：

1. Nellcor血氧濃度計圖片擷取自Covidien公司的Nellcor N-600x脈搏血氧儀器產品目錄。
2. 美國專利審查程序手冊, MPEP（2015年10月改版）。
3. 參酌Guidelines For Examination of Registered Community Designs, 4 Examination of the Substantive Requirements, 4.1 Compliance with the definition of a design,（01/08/2014以及23/03/2016發行之版本）。
4. 參照Ex parte Strijland, 26 USPQ 2d 1259（Be. Pat. App. &Int. 1992）（電腦形成的圖像只是單純的表面裝飾）.
5. 參見MPEP §1504.01(a).1.。
6. 參見37 CFR 1.152。
7. 參照37 CFR 1.152。
8. 參見37 CFR 1.153。
9. 參見37 CFR 1.71。
10. 參照Henry Hanger & Display Fixture Corp. v. .... Display Fixture Corp. v. Sel-O-Rak Corp., 270 F.2d 635 (5th Cir. 1959); Kim Craftsmen, Ltd. v. Astra Prods., Inc.,. 212 U.S.P.Q. 268 (D.N.J. 1980)。
11. 參照Gorham v. White,81 U.S, 511,525(1871); In re Schnell, 46 F. 2d 203,209(CCPA 1931); MPEP §1502。
12. 參照Henry Hanger & Display Fixture Corp. v. .... Display Fixture Corp. v. Sel-O-Rak Corp., 270 F.2d 635 (5th Cir. 1959); Kim Craftsmen, Ltd. v. Astra Prods., Inc.,. 212 U.S.P.Q. 268 (D.N.J. 1980)。
13. 參照Ex parte Strijland, 26 USPQ2d 1259 (Bd. Pat.App. & Int. 1992)。
14. 同註15。

【本文僅反映專家作者意見，不代表本報立場。】

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