在專利三性 (產業利用性、新穎性及進步性)當中，進步性可以說是專利審查委員在審查專利時最後的一關，相對於前兩者，「進步性」的標準比較抽象，也是最讓發明人費心的一「性」。進步性的英文是non-obviousness，亦有人譯為「非顯而易知性」，從英文名稱可見，「進步性」跟進步可以說是一點關係都沒有。我國專利法並未規定何謂進步性，但卻對不具進步性之情形有所規定。專利法第二十二條：「……但為其所屬技術領域中具有通常知識者依申請前之先前技術所能輕易完成時，仍不得取得發明專利。」換句話說，凡是熟習該項技術領域者，運用申請前既有之技術或知識，能輕易完成該申請發明之內容，即不具有進步性。如申請專利之發明不具進步性，當然無法獲准專利。

各國對「進步性」之判斷基準雖是大同，但仍有小異，如果能充分了解這些差異，對發明人申請國外專利時應有很大的幫助。就美國專利的部分，已經有很多進步性的案例可以參考，故本刊期來關注一下日本、韓國及中國大陸等台灣廠商主要目標市場之「進步性」判斷基準。

言規、正傳上台一鞠躬……

正傳：言兄好久不見，今天咱們要給群眾們說個啥段子呀？

言規：咱們今天不說相聲。

正傳：不說相聲，那我們做啥來呢？

言規：我們要跟大家介紹，跟相聲一樣，在智慧財產權中歷史悠久的「專利」，別看他只有兩個字，它的制度發展可有好幾百年囉！

正傳：那不就像孫悟空被壓在五指山下那般久囉，好，讓我們從頭說起吧！

言規：不、不、不，我們今天要介紹的是上世紀中才成形的概念 ─ 「進步性」，她在專利制度中可說是相對年輕的概念喔。

正傳：喔，那咱們可得好好地介紹這位小姑娘囉。

言規：咱們兩個說相聲的臭皮匠，恐怕火候還不夠呢！

正傳：那可怎辦才好？

言規：別擔心，全國工業總會已經貼心地為大家舉辦了「日、韓、中專利申請之進步性判斷基準」研討會，讓大家可以好好探討一下「進步性」。

正傳：那我們可得好好談談這個研討會了。

言規：研討會當天由智慧財產業界的大家長 ─ 智慧局局長洪淑敏為大家主持開幕典禮，接著由理律法律事務所執行長李家慶及日本深見特許事務所所長木原美武所長致詞，揭示了在未來工業4.0的時代，智慧財產權應朝進步的思維與觀念、進步的立法與基準、進步的司法與制度等三大方向邁進。

不僅如此，接下來的演講也相當精彩。首先，在日本專利之進步性判斷基準部分，由任職於日本深見特許事務所、長期從事專利相關業務的長野篤史專利師主講。

日本深見特許事務所所長木原美武

智慧局局長洪淑敏

理律法律事務所執行長李家慶

正傳：聽說日本審查基準關於進步性判斷方式，在2015年有明顯的改變，長野先生應該在這方面著墨不少吧。

言規：正兄所言甚是，長野先生指出日本關於進步性判斷的特色主要在於：發明所屬技術領域中具有通常知識者 (簡稱PHOSITA) 會先選定一個適合用於論述的主引用發明，比對申請專利之發明與其之相違點，綜合考量否定進步性因素與肯定進步性要素後，審酌是否能建立申請專利之發明不具進步性的論理，若能建立出該論理，申請專利之發明不具進步性，反之，則應認可其發明具進步性。

在否定進步性因素之部分，可分成 (1) 有動機將副引用發明適用到主引用發明，及 (2) 動機以外之否定進步性因素。在 (1) 的部分包含了：(主、副引用發明間) 技術領域的關連性、課題的共通性、機能作用的共通性、引用發明內容中之唆示；而 (2) 的部分則包含：主引用發明的設計變更等、先前技術的單純集合。

在肯定進步性因素之部分，須考量的事項則包含：阻害要因、有利效果。

正傳：長野先生任職專利師多年，想必也跟大家分享了不少他在審查實務方面的經驗了吧。

言規：正兄高明。長野先生表示，依據他多年從事專利相關業務的經驗，一般而言，比起在否定進步性因素的部分努力地進行申復，在肯定進步性要素的部分多著墨，會比較容易被接受。尤其是有利功效的部分，更是選擇發明的重點，所以他通常會在申請文件如說明書中，儘量多記載申請專利之發明所達成的功效，以利後續進行修正、申復時，能有更多的著力點。這個部分對海外申請案，尤其是中、韓的申請案來說更是重要，因為中韓智慧局對證明有利功效的補充實驗數據之接受度相對較低，因此，於撰寫說明書時盡量多注意功效的呈現是必要的。

日本深見特許事務所專利師長野篤史

韓國資深專利師金真會

北京律盟知識產權資深專利代理人林斯凱

正傳：勉強你哪裡馬希達（勉強になりました。），那韓國的部分呢？

言規：韓國的部分，則由韓國Lee International IP & Law Group資深專利師金真會為大家說明。金真會首先深入介紹了韓國進步性審查基準的內容，以及多個近年關於進步性的重要判決；隨後，更淺出地說明韓國與日本的方式類似，即採用廣泛論理的方式來建立申請專利之發明不具進步性之論述，但韓國更著重於最接近先前技術 (對應於日本之主引用發明) 的選定方式，該最接近先前技術通常是最接近、最適合用於達到申請專利之發明的先前技術，而引證間的結合則以其與申請專利發明之關連性為重點。此外，在有利功效的部分，即使申請專利發明所達成的功效未明顯優於先前技術，若申請專利之發明本身已非基於先前技術容易想到的，則仍有可能視其為增加技術的豐富程度，而承認其進步性。

正傳：看啥哈你達(감사합니다)，那接下來就是對岸的部分囉，就上次兩岸猿聲啼不住的段子之後，這次兩岸要合力抖什麼包袱呢？

言規：這回請來的是任職於北京律盟知識產權代理有限公司，並深諳兩岸專利制度的資深專利代理人林斯凱。經由他精彩的解說，大家可以理解到在創造性 (以下稱進步性) 判斷的部分，大陸採行的是類似於EPO問題解決法的方式，其包含：藉由「確定最接近的先前技術、確定區別特徵和發明實際解決的技術問題、判斷區別特徵對本領域普通技術人員 (PHOSTA) 來說是否顯而易見」三步驟法確認要求保護之發明 (下稱申請專利之發明) 是否具有實質性的特點，並且注意其是否具有顯著的進步 (亦即不可為改劣之發明)；另外，也需針對其他考慮因素：如商業上獲得成功、克服技術偏見、避免事後諸葛亮 (後見之明)、預料不到的技術效果等進行綜合考量後，判斷申請專利之發明是否具有進步性」。其中，關於預料不到的技術效果在審查實務上更是重中之重，由於知識產權局對於申復時補充實驗數據證明功效之接受度低，近年的專利行政訴訟重要判決中，就有多個關於功效證明的相關議題，後續發展值得大家繼續關注。

正傳：對岸的申請案量年年增加，成長幅度不容小覷，其專利制度的最新狀況動見觀瞻，的確應該多加關注。那本次研討會還有啥是大家要注意的？

圖桌論壇由智慧財產局專利一組廖承威組長主持 (右二)

言規：研討會重頭戲就在最後由智慧局廖承威組長主持的圓桌論壇。這場論壇在主持人巧妙的串場下，現場聽眾與三位講者對中、日、韓的進步性判斷進行了熱烈討論，小弟我撿要地整理了如下的列表，讓讀者更易消化。

表1.  中國大陸、日本、韓國之進步性判斷基準列表

製表：本文作者

正傳：不虧是規兄，經過您扼要的整理，大家就更了解進步性這個小姑娘的美與好囉。

言規：是呀，當大家能對進步性有更深的理解，就會發現她跟令妹越來越像啦。

正傳：這是哪壺不開提那壺，怎麼扯到舍妹了？

言規：不就是正妹嘛，哈哈…。

正傳、言規：言規、正傳下台一鞠躬。

【本文僅反映專家作者意見，不代表本報立場。】

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