美國聯邦巡迴區上訴法院 (CAFC) 再次針對專利適格性做出有利於專利權人的判決，在Visual Memory LLC v. NVIDIA Corp., No. 2016-2254, 2017 WL 3481288 (Aug. 15, 2017)案[1]中，聯邦法院法官以二對一的決議，撤銷了地院對於因請求項指向抽象概念而不具專利適格性的決定。

Visual Memory LLC (以下稱Visual)以美國專利號5,953,740控告NVIDIA Corp. (以下稱NVIDIA)侵權，地院法官認為'740專利的請求項在Alice測試中，第一步驟指向抽象概念(abstract idea)，第二步驟不具發明概念(inventive concept)，故准許NVIDIA依據Rule 12 (b)(6)的聲請，對Visual 的請求項作出不具專利適格性的判決。Visual不服上訴至CAFC。

系爭專利是有關改善記憶體系統的技術，傳統的記憶體系統針對適用的處理器有特定的設計，若搭配不同處理器會降低效率，因此缺乏可轉換性；而'740專利提出三層記憶體階層的架構，以一主記憶體搭配三個快取，來解決傳統記憶體系統的缺點，使其能適應各式處理器。

圖1.  US 5,953,740的Fig. 1

圖片來源: USPTO

如圖1所示，三個快取分別為internal cache 16、per-fetch cache 18以及write buffer cache 20。舉例來說，internal cache 16可依據處理器的種類來儲存code以及non-code資料或是只儲存code資料，Visual稱這種技術為「可程式化的運行特性(programmable operational characteristics)」。

以下為'740專利的請求項1：

圖2.  US 5,953,740的Claim 1

圖片來源: USPTO

在上訴階段，被告NVIDIA認為請求項中的「可程式化的運行特性(programmable operational characteristics)」只不過是個「黑盒子」，僅是描述「讓資料依據其特性而被儲存」，缺乏實施的細節，且NVIDIA認為'740專利的說明書未明確說明如何實施「可程式化的運行特性」，所以需要他人提供「創新的程式設計成果」。

聯邦法院法官以三點回應NVIDIA。第一點：系爭專利的附件內容有程式碼，所以NVIDIA對於這些語法無法教導習知技藝者所需用於電腦以配置快取記憶體的「可程式化的作業性性質」之創新的程式設計成果的假設是不正確的，因為在審視Rule 12 (b)(6)的撤訴時，所有事實推斷應要取有利Visual的部分。

第二點：法官認為說明書是否能教導習知技藝者是35 U.S.C. 112的可據以實施性(enablement)之問題，而非35 U.S.C. 101的適格性問題，且法官提到說明書不需要教導甚至應省略習知技術的部份。

第三點：法官指出系爭專利的說明書第四欄第32至35行進一步解釋了相關步驟，且再度強調在撤銷Rule 12 (b)(6)的聲請時要擇有利提出的一造。

此案有趣的部份是聯邦法院法官Hughes是持反對意見的，其不同意的論點基本上與NVIDIA相似，其中他認為因為Visual承認附件內容(microfiche)並未載於請求項中，所以microfiche程式碼與請求項應為未連結(untethered)，因此系爭專利應指向分類資料儲存(categorical data storage)的抽象概念而不符合35 U.S.C. 101的規定。

小結

CAFC在這次的判決中以Enfish[2]案以及Thales[3]案作為指導原則，其中亦提到另外二個判例作為反向的例子，即Content Extraction案[4]以及In re TLI案[5]，法官認為本案就如前二案，請求項是指向對於電腦功能的進步，所以符合專利適格性，而後二案則只是把電腦元件加進來，並沒有類似的進步點，或者說電腦元件僅是以工具形式被喚醒，故為對照之反例。

雖然Alice案後陸續有不少有關專利適格性的判決產生，但判斷分析的架構依然存在一些模糊地帶，USPTO的審查員可能就如同本案中意見相左的法官，在審查尺度上有寬也有窄，不過這些判例還是給出了些許脈絡，在案件撰寫或是答辯時還是值得留意，以下整理成三項要點：

1. 描述相對於先前技術的進步效果：在Alice測試的第一步驟或第二步驟中，以目前的判例而言，幾乎都會以說明書中記載的優點或是功效作為判斷的依據之一。
2. 詳載技術實施內容：至少應在說明書中把請求項中與上述第1點相關的技術記載確實，如能在請求項中明確揭露亦可，詳細的實施內容較能支持「因具有進步效果而符合適格性」的爭辯論點。
3. 確認連結性：上位化的請求項的用語有可能會使技術特徵與說明書中的揭露內容間的連結關係不明確，例如本案中法官Hughes的質疑點，故撰稿時應檢視二者間的連結性。

備註：

1. http://www.cafc.uscourts.gov/sites/default/files/opinions-orders/16-2254.Opinion.8-11-2017.1.PDF
2. Enfish, LLC v. Microsoft Corp., 882 F.3d 1327 (Fed. Cir. 2016)
3. Thales Visionix Inc v. United States, 850 F.3d 1343 (Fed. Cir. 2017)
4. Content Extraction & Transmission LLC v. Wells Fargo Bank, 776 F.3d 1343 (Fed. Cir. 2014)
5. In re TLI Communications LLCPatent Litig., 823 F.3d 607 (Fed. Cir. 2016)

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