這幾年，韓國、日本及美國的企業透過海牙體系提出註冊設計的國際申請量快速成長，而國際申請指定韓國、日本及美國的設計件數也大幅增加，相對的，因為這3個國家的設計保護制度有實體要件審查，拒絕通知的數量也急遽增加。作者經由海牙快速檢索資料庫（Hague Express Database）的公報資訊，檢視每一國際申請資訊中所公告的各國拒絕通知，再逐一審視韓國、日本及美國專利局發出的拒絕通知，整理出各種不同的核駁理由。基於篇幅的限制，本文僅針對韓國KIPO的國際申請拒絕通知中圖式無法充分揭露及不具明確性的態樣，以及後續的圖式及說明書修正予以整理分析。

※本文摘錄自[探討韓國設計專利圖式揭露及明確性之審查 — 從海牙註冊設計國際申請談起]

海牙註冊設計國際申請的近況

由2015-2017年WIPO的海牙年度回顧（Hague Yearly Review）[1]可得知，2016年海牙國際註冊體系的工業設計國際申請成長了35.3％，這些國際申請的設計數量成長了13.9％，2016年提交的5,562件國際申請共包含18,716個設計。綜觀2016年的國際申請，德國是海牙體系的最大客戶，提出733件國際申請，總共有3,917個設計，其次是瑞士提出705件國際申請，共有2,555個設計，第3名的韓國之國際申請從2015年的1,282個設計增加到1,290件，申請共有1,882個設計（如表1）。

表1：2016年海牙國際申請設計數量排名前10的國家[2]

以企業申請的設計數量來排名，2016年排名第1的是荷蘭的Fonkel Meubelmarketing公司，提出32件國際申請共有953個設計，申請的大都是06-01、06-03、06-04及06-06等家具類的設計，第2名是韓國的Samsung電子公司，提出351件國際申請共有862個設計，第3名是韓國的LG電子公司提出674件國際申請共有728個設計。在前10名之中，韓國企業占了兩名，很明顯的，韓國企業已了解到海牙體系註冊設計的國際申請，是企業在智慧財產權佈局中不可忽視的有效工具。

海牙國際申請的指定國與拒絕通知

EU是海牙國際申請最多的指定國，一共有4088件申請，包含14,952個設計（如表2）。以指定國設計數量來排名，排名第2是瑞士的1,972件申請包含8,811個設計，其次是土耳其的1,381件申請包含6,137個設計；排名第四是美國的2,198件申請，包含4,722個設計；第5名是挪威的843件申請，共有3,324個設計。

表2：2016年海牙國際申請指定國設計數量的前20排名[3]

國際申請被指定國拒絕的設計數量在過去3年急遽成長，由2014年的152件、2015年的205件、攀升到2016年的2,021件，其中有50.5%是日本JPO所為，23.2%是由KIPO發出的，20.4%則是USPTO所拒絕的，這3個國家發出的拒絕通知占了海牙體系的9成以上。

檢視美國、日本及韓國的拒絕通知，核駁理由大致上可分為：(1)非設計保護之標的，(2)說明書及圖式無法充分揭露，請求保護之設計不明確，(3)設計的單一性，(4)關連設計及近似性，(5)不具新穎性以及(6)不具創作性（非顯而易知性）。其中USPTO認為應就每一設計提出一申請，而韓國及日本則將一個含有複數設計的國際申請案，視為複數申請案，韓國及日本審查多設計之間的近似性，如為近似設計，則應指定其中一設計為主設計，其他則為關連設計（related design）。

表3：2015及2016年指定國拒絕國際申請的比例圖[4]

海牙國際申請的圖式及充分揭露要件

1999年以前，海牙體系原為工業設計國際寄存制度（International Deposit of Industrial Designs），對於圖式並沒有特別的規定。1999年的日內瓦法案改為國際註冊制度。海牙法案的共同施行細則[5]第9條規定，如果申請註冊的設計是2D的平面設計包括產品的圖案、線條或顏色，任何成員國不得要求超過一張以上的視圖，如果是3D的立體設計包括產品的形狀與表面裝飾，任何成員國不得要求超過6張以上的視圖。提交的圖式品質要確保申請設計的所有細節均可清晰辨認，並可予以公告。

韓國加入海牙體系已3年多。2015年，KIPO發出120件核駁通知，2016年則發出469核駁通知。作者從海牙快速檢索資料庫中檢索這些指定韓國且被核駁的案件，再逐一檢視這些核駁理由，其中以「說明書及圖式無法充分揭露，或是設計標的不明確」的核駁比例最高，KIPO的審查人員除了會在核駁通知中記載核駁理由及相關法律規定外，也會以圖解方式說明各個視圖中不明確的部分，或視圖中不一致的地方，或是建議修正或補充的方法。

韓國KIPO之國際申請的圖式揭露及明確性審查

韓國設計保護法（the Design Protection Act, 簡稱設計法）第2條定義（Definitions）中(1)款規定：「設計」一詞是指物品的形狀，花紋或色彩或其結合，包括物品之部分和字形，經由視覺感知產生美感印象者，除了本法第42條的情形外，適用於前述之規定。(2)款規定：「字形」一詞是指示在記錄，標記或印刷時所使的具有共同特徵的一組字形符號（包括數字，標點符號和符號等）。第33條(1)項前段規定：可供工業目的（industrial purpose）利用之設計為適格之設計註冊。第40條(2)項規定：申請人只能就貿易產業能源部門條例（Ordinance of the Ministry of Trade, Industry and Energy）所規定的產品分類的類別提出申請。

（一）國際分類及指定產品不符規定

2015年12月11日，IPEK公司提出DM/087032的國際申請是「表面圖形（Surface pattern）」設計（如圖1左側所示），指定國包含歐盟、韓國及瑞士等23個成員國。KIPO的拒絕通知中說明：本設計不得取得設計註冊，其理由如下：（1）國際申請的類別並非設計法第40條(2)項所規定的產品分類（設計法施行細則附錄列表4）。如果物品類別修改為05-06分類時，可以克服這核駁理由。（2）所指定的產品是不恰當的指定產品範例：吸水紙（Absorbent paper）。

2016年8月19日，Guccio Gucci司提出DM/092015的國際申請是「Ornamentation」設計（如圖1右左側所示），指定國包含歐盟、韓國、日本及土耳其。KIPO的拒絕通知中說明：根據設計法第62條(1)項，本申請案不符合設計法第33條(1)項及第40條(2)項之規定。其原因如下：（1）因為申請設計只提交1個視圖，無法清楚且完整得知申請設計的整體外觀形狀。（2）申請案的類別並非設計法第40條(2)項所規定的產品分類。同時，所指定的產品是不恰當的，因為裝飾性圖形本身並不是設計保護法第2條(1)款所規定之物品。如果物品類別修改為02-07分類時，則可克服這核駁理由，另外適當的指定產品範例：徽章（wappen）。不過，申請人依據審查人員的指示修正國際分類及指定產品，並未修正圖式，2017年7月25日，KIPO發出核准通知。

圖1：國際分類第32類的表面裝飾及裝飾圖形設計

（二）無法充分揭露之圖式

2015年9月13日，Baltag Radu提出DM/088657牙齒矯正器設計的國際申請（如圖2左側所示），只揭露1張視圖，指定美國、日本、韓國及瑞士等7個成員國。KIPO發出拒絕通知，其理由說明：因為圖式只有單一的立體圖，只揭露該設計右側的設計特徴，亦無法充分且完整揭露申請設計的整體外觀形狀。

圖2：KIPO審查人員以圖解說明視圖並未揭露其他面向之設計特徴

2016年9月2日，Andrejewski Honke公司提出DM/092193的國際申請是「鎖或關閉裝置（Locking or closing device）」設計，其中包含11個設計（圖3所示的是其中兩個設計），每一設計只揭露1張立體圖，指定韓國、日本及美國。KIPO的拒絕通知中說明：設計1及設計2的圖式是從左前方觀察的單一立體圖，只揭露該設計的前面及右側的形狀及設計特徴，無法得知其他面的設計特徴，亦無法清楚且完整得知申請設計的整體外觀形狀。

圖3：DM/092193國際申請的11個設計都只有單一的立體圖

（三）圖式揭露不明確

2014年7月26日，Audi汽車公司提出MD/084049的國際申請包含4個「輪圈」設計（如圖4所示之設計1），每一設計都附有立體圖、前視圖、左、右側視圖及俯、仰視圖，指定瑞士、韓國、挪威及土耳其。KIPO的拒絕通知中說明：申請案所提交的視圖並未揭露該輪圈設計的背面（如圖5所示左側），無法充分且明確的揭露該輪圈設計的整體形狀。申請人修正時，補充設計1-設計4的後視圖（圖5右側所示的是設計1之後視圖），KIPO認為該等圖示之修正並未變更實質內容，2015年6月25日發核准通知。

圖4：Audi汽車公司的輪圈設計1申請之原始圖式

圖5：KIPO審查人員圖解說明視圖不明確之處及增加之視圖

2017年4月10日，Humangear公司提出MD/091871的國際申請是「附有帽蓋之瓶蓋及容器」之設計（如圖6所示），包含4個設計，設計1及設計4是附有帽蓋之瓶蓋，設計2及設計3是附有帽蓋之瓶蓋之容器，每一設計都有六面視圖、一立體圖及打開上蓋之立體圖。指定國有歐盟、美國、韓國及日本。KIPO的拒絕通知中說明：（1）設計1、2、3及設計4的第8圖無法充分揭露打開上蓋後的蓋口部分之特徵，如附圖中箭頭所指之處（如圖7所示的4個設計），由於缺乏其他可對應之視圖而無法確定，申請註冊中一部分之設計是不明確的。（2）設計1與設計4相近似、申請人必須選擇其中一個設計為主設計（principal design），另一設計為關連設計。

圖6：DM/091871設計1（有帽蓋之瓶蓋）之原始圖式

圖7：KIPO審查人員圖解說明4個設計不明確之處

（四）圖式揭露不一致

2015年9月11日，Medica Medizvtechnik公司提出MD/087507的國際申請是一種「醫療器材及設備」設計，指定國有歐盟、美國、韓國及日本。KIPO以圖解方式說明視圖之間的不一致之處。拒絕通知說明：在所提交視圖中，產品的同一部分在視圖1.1及1.7之間不一致（如圖8所示）；圖1.1及圖1.2所揭露的產品底座部分線條也不清楚，以致底座的形狀不明確。因此，修正的圖式必須充分且明確的揭露申請之設計，才可克服核駁理由。

圖8：KIPO以圖解方式標示視圖之間不明確之處

2015年11月18日，Cerevast醫療公司提出MD/092457的國際申請是一種「可穿戴式神經刺激器」設計，包含4個設計，指定國有歐盟、日本及韓國。KIPO的拒絕通知說明：在所提交的視圖中，產品的同一部分在視圖之間呈現出不一致，再以圖解說明視圖之間的不一致之處（如圖9所示之設計1及設計2）。然而，修正的圖式必須充分且明確的揭露，才能克服核駁的理由，而所修正之圖式案不應改變從申請時原始圖式中所能了解之設計的實質內容。

圖9：KIPO以圖解方式標示圖式之間不同之處

2015年7月10日，Sims國際公司提出MD/087404的國際申請是一種「單輪電動車」設計，指定國有歐盟歐盟、美國、韓國等。KIPO以圖解方式說明視圖之間的不一致之處（如圖10所示）。拒絕通知說明：本註冊設計申請不得取得設計註冊，因為不符合設計保護法第33條(1)項的規定。在所提交的視圖中，產品的同一部分在視圖之間呈現出不一致。修正的圖式必須充分且明確的揭露，而且不應改變從申請時原始圖式所能了解之實質內容。

圖10：KIPO以圖解方式標示說明視圖之間的不一致之處

（五）修正或補充之圖式

2015年7月20日，Muhlbauer科技公司提出MD/087608的國際申請是「牙科圍堰（Cofferdams）」的設計（如圖11所示），只揭露2張視圖，指定國有美國、韓國等。KIPO的拒絕通知中說明：所提交的視圖無法完整呈現申請設計的整體外觀，也無法充分且明確的揭露該設計的整體形狀。申請人修正圖式時，補充前、後視圖、左、右側視圖及俯、仰視圖及另一立體圖等6張新的視圖（如圖12所示），不過，KIPO的審查人員認為所修正之圖式並未改變申請時原始圖式的實質內容。2016年12月發出核准通知。

圖11：DM/087608申請時的原始圖式

圖12：KIPO同意在修正圖式中增加原始圖式未揭露的視圖

2015年10月14日，Schunk公司提出D/088122的國際申請有4個設計，設計1及2是「夾緊卡盤（Clamping chunks）」設計（如圖13所示），設計3及4是「夾緊卡盤的基座」設計，每一設計僅揭露立體圖、前視圖及側視圖，指定國有歐盟、日本、韓國。KIPO的拒絕通知中說明：所提交的視圖無法完整揭露申請設計的整體外觀，也無法充分且明確的揭露該設計的整體形狀。申請人修正圖式時補充了設計1的後視圖、左、右側視圖及俯、仰視圖等新的視圖（如圖14所示），審查人員認為所修正之圖式並未改變從申請時原始圖式的實質內容。於2016年12月15日發出核准通知。

圖13：MD/088122的設計1申請時之原始圖式

圖14：MD/088122的設計1修正後之圖式

結語

這幾年海牙體系國際申請被拒絕數量的成長已翻了好幾倍，為了避免國際申請案在指定國審查時，因圖式揭露不足而被駁回或拒絕的情形，2016年8月，WIPO提出一份關於「圖式製作與準備指南（Guidance on Preparing and Providing Reproductions以下簡稱圖式指南）」[6]，提供使用者做為參考。這不是全面性的指導原則，其目的係藉由每一個案例詳細說明各種可能被拒絕的樣態，協助申請人儘量避免被拒絕的可能性。

因為設計專利的保護範圍係以圖式中所揭露的設計內容予以界定[7]，圖式是否能充分且明確的揭露關係到專利權範圍是否明確，是否可據以實施。從國際申請指定國的拒絕通知看來，WIPO的「圖式製作與準備指南」似乎只是圖式製作的最基本原則，在指定國的審查實務上，不論是USPTO、JPO或KIPO對於國際申請之圖式是否充分且明確揭露的判斷標準，都採用比較高的標準，不過，對於圖式的修正或補充是否改變原始圖式之實質內容（或是新增事項）的審查判斷，相較於USPTO（如圖15所示，不明確的部分以虛線揭露，不能增加原始圖式中未揭露的新視圖）或JPO，KIPO的標準就比較寬鬆。

圖15：USPTO同意DM/087608申請人提出的修正圖式

備註：

1. 參見Hague Yearly Review - International Registrations of Industrial Designs - 2017。參見WIPO網頁http://www.wipo.int/publications/en/details.jsp?id=4200&plang=EN。
2. 參見Hague Yearly Review - International Registrations of Industrial Designs –2017, p.8, Figure 2。參見WIPO網頁http://www.wipo.int/publications/en/details.jsp?id=4200&plang=EN。
3. 參見Hague Yearly Review - International Registrations of Industrial Designs –2017, p.28, Figure A19。
4. 參見Hague Yearly Review - International Registrations of Industrial Designs–2017, p.40, Figure A34。
5. 海牙法案的共同施行細則（Common Regulations Under the 1999 Act and the 1960 Act of the Hague Agreement）參見http://www.wipo.int/treaties/en/text.jsp?file_id=429512。
6. As from August 10, 2016, a new document entitled Guidance on Preparing and Providing Reproductions in Order to Forestall Possible Refusals on the Ground of Insufficient Disclosure of an Industrial Design by Examining Offices is available for users of the Hague System,參見WIPO網頁http://www.wipo.int/export/sites/www/hague/en/how_to/pdf/guidance.pdf。
7. 參照In re Mann, 861 F.2d 1581, 8 USPQ2d 2030（Fed. Cir. 1988）。

【本文僅反映專家作者意見，不代表本報立場。】

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