回顧2017年，用來判斷專利是否符合適格性的方法並無太明顯的進展，不具適格性的案例還是遠多於適格的案例，所以申請人對於抽象概念的界線還是有點捉摸不清。來到2018年，聯邦法院總算又給了一個有利軟體專利權人的判決了，系爭專利在二步驟測試法的第一步就被認定不是抽象概念因而符合專利適格性，這或許會是新的一年在審查適格性上的好兆頭。

本判決是兩家防毒軟體的訴訟官司。2013年8月23日，Finjan, Inc. (以下稱Finjan)以四件專利控告Blue Coat Systems, Inc. (以下稱Blue Coat)侵權，這四件專利係與識別與防護惡意軟體有關，案號分別是U.S. Patent No. 6,154,844、U.S. Patent No. 7,418,731、U.S. Patent No. 6,965,968以及U.S Patent No.
7,647,633。

地院判決Blue Coat必須付給Finjan總計將近4千萬美元的損害賠償金，Blue Coat因此針對844專利的專利適格性、以及侵權及損害等判決上訴至聯邦法院[1]。本文只針對專利適格性的部分進行分析探討。

案例剖析

首先來看844專利的代表請求項，以下為請求項1內容(原文為英文[2])：
1. 一種方法，包括：

其中可下載程式(Downloadable)在請求項解釋過程中雙方同意其意思為「一種可執行的應用軟體，下載自來源電腦並在目標電腦上執行」。此外，地院將「識別該接收的可下載程式中之可疑程式碼的可下載程式安全設定檔」解釋為「識別該接收的可下載程式中執行惡意或潛在惡意運作的程式碼之設定檔」。

法官表示在第一步驟必須先檢驗844專利的主張的進展(claimed advance)來確定請求項是否指向抽象概念[3]，而在涉及軟體發明時，上述的探索經常會是請求項是否注重在「電腦能力中所主張的特定進步」，或者，「僅是將電腦以工具的角色喚醒的程序」[4]，後者即為抽象概念。

根據Intellectual Ventures I LLC v. Symantec Corp., 838 F.3d 1307, 1319 (Fed. Cir. 2016)這判例，病毒掃描本身是習知的且構成抽象概念，此外在中介電腦上執行病毒掃描以確保檔案抵達使用者電腦前有被掃描過是傳統的方式，但844專利所主張的方法不僅僅如此。

844專利的方式是掃描可下載程式並將病毒掃描結果以一新產生檔案形式附加在該可下載程式上，而地院在請求項解釋時強調「識別可疑程式碼」之限制只有在安全設定檔包括所有可能被可下載程式嘗試的潛在惡意或惡意程式碼運作之細節時才能被滿足。換句話說，安全設定檔必須包括由「基於行為(behavior-based)」的病毒掃描所產生的潛在惡意運作之訊息，這方法與傳統的「程式碼對照」掃毒方式是有區別的，傳統方式限制在只能辨識出先前有識別出的病毒，通常是將可下載程式的程式碼與已知惡意程式碼資料庫進行比較。

在方法確定不同後，接著要看這種「基於行為」的掃毒方式是否對於電腦功能帶來進步效果，而聯邦法院法官認為答案是肯定的。

「基於行為」的掃毒方式可分析可下載程式的程式碼以確定其是否執行像是改檔名或是刪除檔案等潛在的危險運作，除了可以針對已知的病毒以外，也能對抗混淆程式碼(obfuscated code)，也就是被修飾過的已知病毒，用來躲避「程式碼對照」掃毒方式的偵測。

此外，安全設定檔也帶來更有彈性且能微調的病毒過濾方式，管理者可依據與不同類型使用者關聯的安全政策(security policy)來調整使用者是否能取得可下載程式。

法官認為，就如同Enfish案的判決結果，軟體基礎的發明可對電腦科技帶來非抽象概念的進步效果而在第一步驟被視為符合專利適格性[5]，而844專利的請求項1使用了新式的檔案，其使得電腦安全系統可做出之前無法做的事情，因此該請求項指向電腦功能中非抽象概念的進步，具適格性。

至於Blue Coat依賴Apple, Inc. v. Ameranth, Inc.與Affinity Labs等案件的爭辯，法官表示，這些不具適格性的案件都是回到專利基本原則：結果，甚至是創新的結果，本身不具可專利性(that a result, even an innovative result, is not itself patentable.)，相反的，844專利的請求項載明了明確的步驟「產生識別惡意程式碼的安全設定檔，且將其連結至可下載程式」，步驟完成了期望的結果，而非僅記載結果。

本案例之參考價值

繼Enfish案後，Finjan的判決再次說明僅描述步驟的軟體專利一樣能夠通過專利適格性，而本案例對於專利申請階段的參考價值有以下幾點：

1. 請求項用語的選擇。
   
2. 與傳統技術的區隔界線必須明確。
   
3. 劃清界線後強調其與進步效果的關聯。

備註：

1. Finjan, Inc. v. Blue Coat Systems, Inc., appeal no. 2016-2520 (Fed. Cir. Jan. 10, 2018)
2. A method comprising: receiving by an inspector a Downloadable; generating by the inspector a first Downloadable security profile that identifies suspicious code in the received Downloadable; and linking by the inspector the first Downloadable security profile to the Downloadable before a web server makes the Downloadable available to web clients.
3. Starting at step one, we must first examine the ’844 patent’s “claimed advance” to determine whether the claims are directed to an abstract idea. Affinity Labs of Tex., LLC v. DIRECTV, LLC, 838 F.3d 1253, 1257 (Fed. Cir. 2016).
4. In cases involving software innovations, this inquiry often turns on whether the claims focus on “the
   specific asserted improvement in computer capabilities . . . or, instead, on a process that qualifies as an
   ‘abstract idea’ for which computers are invoked merely as a tool.” Enfish, LLC v. Microsoft Corp., 822 F.3d 1327, 1335–36 (Fed. Cir. 2016).
5. Our cases confirm that software-based innovations can make “non-abstract improvements to computer technology” and be deemed patent-eligible subject matter at step 1. Enfish, 822 F.3d at 1335–36.

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