在專利請求項的修改過程中，新增不受申請時原始揭露內容支持的技術特徵會產生新事物(new matter)，各國專利局的法規基本上不允許這樣的修改，但如果是刪除原請求項中的元件致使請求項範圍放大，各國對於這類修改在規定上就略有不同。本文分別探討台灣、美國、中國、及歐洲四個地區的刪除之修改：包括刪除原請求項中部分技術特徵以及刪除原請求項中部分數值範圍之規定。

台灣

（一）審查基準對於允許以及不允許的刪除之規範節錄如下：

允許的刪除
刪除後未超出申請時說明書、申請專利範圍或圖式所揭露之範圍的情況，通常包括以下情形：

• 刪除請求項中之部分技術特徵後仍能呈現申請專利之發明的整體技術手段者。為避免刪除後的結果引進新事項，必須是該發明所屬技術領域中具有通常知識者，自申請時說明書及圖式能直接且無歧異的認定已同時符合以下三要件：
  • a.該技術特徵不是被解釋為必要的；
  • b.該技術特徵的功能於解決技術問題上並非是不可或缺的；
  • c.刪除該技術特徵之同時可不須藉修正其他的特徵來作補償。
• 以擇一形式（或馬庫西形式）記載的申請專利範圍，自請求項中刪除部分選項時，若修正後之請求項中所記載之技術特徵未超出申請時說明書、申請專利範圍或圖式所揭露之範圍者。
• 刪除請求項中所記載之非屬技術特徵之功效、用途等非必要事項。原則上請求項之每一技術特徵均應以結構、條件或步驟表現，除記載必要技術特徵外，不得描述不必要之事項，故除了以手段功能用語或步驟功能用語表示之複數技術特徵組合之發明，以及僅能以性質、功能、效果、用途始能更明確界定物之請求項以外，若請求項記載了非屬技術特徵之功效、用途等不必要事項時得予刪除；惟在說明書中仍應保留該功效、用途等事項，以符合專利法所規定的揭露方式，並使該發明所屬技術領域中具有通常知識者能瞭解其內容並可據以實施。

不允許的刪除

• 刪除原請求項之部分技術特徵，減少了限定條件，而該技術特徵在說明書及圖式中已經明確的被認定為申請專利之發明所不可或缺的，其結果變更了發明標的，超出申請時說明書、申請專利範圍或圖式所揭露之範圍者。
• 例如：將「有肋條的壁板」刪除部分必要技術特徵肋條而修正為「壁板」，後者並未揭露於申請時說明書及圖式中，且使原來僅限於有肋條的壁板擴大為各種壁板。

（二）對於數值範圍刪減的規定：

請求項數值限定之變更(允許的排除)

• 採用負面表現具體數值的方式進行修改。未揭露於申請時說明書、申請專利範圍或圖式之數值固屬新事項，惟若該數值屬於先前技術，例外允許以排除（例如不包含、不包括）的記載方式修正之。例如：原申請專利範圍記載某一數值X1=600～10000，先前技術之範圍為X2=240～1500，因X1=600～1500與X2部分重疊而不具新穎性時，由於數值1500 並未揭露於申請時說明書、申請專利範圍或圖式中，故不允許將該數值包含在內而將申請專利範圍變更為X1=1500～10000。但例外允許藉排除重疊部分之記載方式，將申請專利範圍所記載之數值範圍修正為「X1＞1500～10000」或「X1=600～10000，但不包括600～1500」。

在台灣的規定下，只要被刪除的技術特徵不是被定義為必要的，或是其本身沒有對其他元件產生限制條件，那這樣的刪除只要不超出原始皆揭露範圍則基本上都是被允許的。

中國

中國對於修改的基本準則是中國專利法第三十三條「申請人可以對其專利申請文件進行修改，但是，對發明和實用新型專利申請文件的修改不得超出原說明書和權利要求書記載的範圍，對外觀設計專利申請文件的修改不得超出原圖片或者照片表示的範圍。」

（一）審查指南對於刪除之規範節錄如下：

（1）主動刪除獨立權利要求中的技術特徵，擴大了該權利要求請求保護的範圍。
例如，申請人從獨立權利要求中主動刪除技術特徵，或者主動刪除一個相關的技術術語，或者主動刪除限定具體應用範圍的技術特徵，即使該主動修改的內容沒有超出原說明書和權利要求書記載的範圍，只要修改導致權利要求請求保護的範圍擴大，則這種修改不予接受。

(二) 對於數值範圍刪減的規定(不允許的排除)：
例如，要求保護的技術方案中某一數值範圍為Ｘ1 ＝600～10000，對比文件公開的技術內容與該技術方案的區別僅在於其所述的數值範圍為Ｘ2 ＝240～1500，因為Ｘ1 與Ｘ2 部分重疊，故該權利要求無新穎性。申請人採用具體「放棄」 的方式對Ｘ1進行修改，排除Ｘ1中與Ｘ2相重疊的部分，即600～1500，將要求保護的技術方案中該數值範圍修改為Ｘ1 ＞1500至Ｘ1＝10000。如果申請人不能根據原始記載的內容和現有技術證明本發明在Ｘ1 ＞1500至Ｘ1＝10000的數值範圍相對於對比文件公開的Ｘ2 ＝240～1500具有創造性，也不能證明Ｘ1取600～1500時，本發明不能實施，則這樣的修改不能被允許。

指南中已經明確規定就算沒有違反專利法第三十三條規定的不超出原申請揭露範圍，但只要刪除之修改導致權利要求範圍放大就會被核駁，幾乎沒有緩衝的空間。而數值範圍的部分，其給的範例與台灣相同，但台灣允許排除的修改方式，而中國規定必須證明排除部分具有創造性或是無法實施才能允許刪減該範圍，所以是比較困難的。

附帶一提，雖然SIPO對於修改規定很嚴格，但如果是在主動修改時機遞交的權利要求之修改，則僅受專利法第三十三條所規範，換句話說，在這時間點刪除請求項特徵以放大權利要求範圍是被允許的。

(三) 主動修改的時機
申請人僅在下述兩種情形下可對其發明專利申請文件進行主動修改：
（1）在提出實質審查請求時；
（2）在收到專利局發出的發明專利申請進入實質審查階段通知書之日起的三個月內。
在答覆專利局發出的審查意見通知書時，不得再進行主動修改。

歐洲

對於EPO的申請案，Article 123(2) EPC[1]為規範修改不可超出申請時揭露的基本準則，而根據判例又衍生出所謂的「黃金標準－可直接且無歧異地導出(Gold standard: directly and unambiguously derivable)[2]」，也就是當修改內容能被熟悉該技藝者能夠從申請時內容直接且無歧異地導出，則該修改符合Article 123(2) EPC，反之則是不被允許的修改。

針對刪除或置換請求項中技術特徵的修改，目前的審查原則是使用歐洲專利局審查基準H-V-3.1中的「必要性測試(Essentiality test)[3]」，其也稱作三要點測試(three-point test)，因為該原則具有三項判斷修改是否符合Article 123(2) EPC的要點，包括該特徵在揭露中不是被解釋為必要的、該特徵在解決技術問題上不是不可或缺的、以及置換或刪除該特徵無須其他特徵的實質修正以補償該修改，這三點皆成立的話則該刪除或置換的修正就會被認定未超出申請範圍。

歐洲專利局使用的黃金標準與必要性測試基本上與台灣基準中對於判斷修改有無超出申請範圍的規範是相同的，但台灣基準對於「可直接且無歧異地導出」的定義保留了些許灰色空間，而EPO的規定則是較為嚴苛，基本上修改後的內容必須可充分地被申請揭露內容所支持，實務上就是刪除技術特徵後的請求項範圍必須能從說明書獲得逐字地支持 (literally supported)，否則很可能被以Article 123(2) EPC核駁。

例如原請求項是A+B+C+D，而說明書亦記載A+B+C+D，如果刪除元件D，修改後的請求項A+B+C未寫在說明書中，即使可從圖式或本領域的公知常識得出，在沒有白紙黑字的支持下是很難通過黃金標準與必要性測試。

不過如果是刪除擇一形式的申請範圍中的部分內容，這樣的修改是較有機會被允許的。在基準H-V-3.3中的範例[4]，原申請內容記載「高分子混合物XY包含填料、石墨、滑石、石棉或矽石」，而引證案揭露石棉，則刪除石棉讓修改後的請求項變成「高分子混合物XY包含填料、石墨、滑石或矽石」可符合Article 123(2) EPC規定，這部分也與台灣的規定相同。

至於數值範圍的變動(刪除或排除)，基準H-V-3.3提到把「聚醚的分子量從600至10000」限制成「1500以上至10000」是可以的。判決T 201/83說明，原數值範圍限定合金中鈣含量為100至900 ppm，鎂含量1至80 ppm，實施例則是記載鈣含量為690 ppm，鎂含量為20 ppm，則修改後數值範圍把鈣含量縮減為690至900 ppm是被允許的。所以可見EPO對於數值的刪除是較有彈性的。

如果是刪除產品項的目的或用途，申請揭露內容必須記載該產品也可用於其他面向且該目的不帶有功能限制下[5]才能滿足Article 123(2) EPC。跟台灣相比，除了手段功能用語(means plus function)請求項不可刪除目的或用途以外，說明書沒提及替代目的或用途的也不能刪除，所以是較嚴格的規定。

美國

美國專利法對於修改的規定其實某個角度上是直覺簡潔的，只要把握不要引入新事物的基本原則，則多數的修改是都被允許的。MPEP 608.04說明[6]，35 U.S.C. 132是規範修改說明書不能引入新事物，而35 U.S.C. 112(a)則是規範修改請求項不能引入新事物，也就是Written Description要求[7]。

針對本文討論的刪除之修改致使請求項範圍放大的問題，MPEP 2163.05.I.A[8]指出，請求項中若刪除說明書描述為必要的事物會引發112(a)或112(b)的核駁[9]，此外就無其他對於刪除請求項特徵的特定規範了。各國皆規定不可刪除必要的技術特徵，台灣以及歐洲還另對必要性有三點定義，而美國對於必要性限制是最寬鬆的，所以實務上即使刪除技術特徵後的請求項能只能從說明書或圖式間接地得出，只要不要引入新事物以及不是被描述為必要的特徵，則這類修改通常是會被允許的。

數值範圍的部分，MPEP 2163.05.III的範例為原說明書記載範圍25%至60%，修改後請求項限制為35%至60%是符合規定的，因此這部分也是相對有彈性的。

小結

由以上整理可知，各國對於刪除請求項部分技術特徵導致修改後請求項範圍擴大的容忍範圍，從最嚴格到寬鬆的排序為：中國、歐洲、台灣、美國。而數值範圍刪除變動的部分，中國較為嚴苛，台美歐則相對有彈性。

各國對於刪除請求項特徵之修改的基本原則就是不可刪除必要的技術特徵，只不過各國對於必要性各有寬或窄的解釋。

如果是申請例如中國或是歐洲這種對於修改較為嚴格的國家，申請人應該在新案撰寫時，盡可能把請求項元件的各種可能組合寫在說明書中，以便後續修改時可有所依據，而中國還得注意一旦過了主動修正的時間點，刪除請求項部分技術特徵的修改是不被允許的。

備註：

1. https://www.epo.org/law-practice/legal-texts/html/epc/2016/e/ar123.html
2. https://www.epo.org/law-practice/legal-texts/html/caselaw/2016/e/clr_ii_e_1_2_1.htm
3. H-V-3.1 Replacement or removal of features from a claim “The replacement or removal of a feature from a claim does not violate Art. 123(2) if the skilled person would directly and unambiguously recognise that: (i)the feature was not explained as essential in the disclosure; (ii)the feature is not, as such, indispensable for the function of the invention in the light of the technical problem the invention serves to solve; and (iii)the replacement or removal requires no real modification of other features to compensate for the change.”
4. https://www.epo.org/law-practice/legal-texts/html/guidelines/e/h_v_3_3.htm
5. The deletion of a statement regarding use or intended purpose in an independent product claim fulfils the requirements of Art. 123(2) only if the application as filed offers a basis for the assumption that the product can also be used in some other way (and if the statement of purpose does not amount to a functional limitation).
6. When new matter is introduced into the specification, the amendment should be objected to under 35 U.S.C. 132 (35 U.S.C. 251 if a reissue application) and a requirement made to cancel the new matter. The subject matter which is considered to be new matter must be clearly identified by the examiner. If the new matter has been entered into the claims or affects the scope of the claims, the claims affected should be rejected under 35 U.S.C. 112(a) because the new matter is not described in the application as originally filed.
7. https://www.uspto.gov/web/offices/pac/mpep/s2163.html#d0e215023
8. https://www.uspto.gov/web/offices/pac/mpep/s2163.html#d0e214820
9. A claim which omits matter disclosed to be essential to the invention as described in the specification or in other statements of record may also be subject to rejection under 35 U.S.C. 112(a) or pre-AIA 35 U.S.C. 112, para. 1, as not enabling, or under 35 U.S.C. 112(b) or pre-AIA 35 U.S.C. 112, para. 2.

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