USPTO在2018年1月翻新了MPEP的許多章節，其中關於可專利性的章節2100[1]也有不少實質的更新，尤其是讓申請人苦惱的專利適格性 (subject matter eligibility)，USPTO也做了大幅度的編修，彙整了先前存放於專頁上的分散資料，系統性地放入新的章節2106.03至2106.07。官方本次的改寫是反映現有官方的審查政策，並非引入新的審查方式，依然採用現行的二步驟檢測法 (two-part test)，而這次翻新後的MPEP也提供了審查員與申請人一個溝通上的參考基礎。

本次翻新整合了過去幾年的法院判例、USPTO臨時指南、USPTO備忘錄等內容，資料量相當龐大，所以本文僅挑出官方針對模糊地帶的說明以及值得申請人在答辯上參考的段落。

Step 2A是判斷請求項是否指向(directed to)法定例外(自然法則、自然現象、抽象概念)，MPEP 2106.04.II提到指向可以是列舉(set forth)或描述(described)，又列舉與描述接等同於陳述(recite)，其在語言上的差異僅是表示法定例外在請求項中的不同的陳述方式。審查員必須小心地區分請求項是陳述一個法定例外或只是涉及(involve)一個法定例外，前者必須繼續進行適格性分析，後者則免。

接續的MPEP 2106.04(a)~(c)篇幅很長，是以過往的法院判例歸納而成的法定例外之整理，之前都是以快速參照表(quick reference sheet[2])的方式定期更新，這次則是將表中每件判例以文字詳細地列出，然而這部分對申請人的實質助益較小，因為這些判例都是不符合適格性的例子，換句話說這些都是審查員用來核駁的參考依據，但申請人卻不容易從一堆不適格的範例中劃出適格的明確範圍。

在MPEP 2106.04(a).I中，MPEP表明電腦軟體或商業方法並不一定就是抽象概念，其舉了Thales Visionix案、McRO案以及Enfish案作為範例。在2106.04(a)(1).II以及多處，都重複強調審查員要留意有些發明具有電腦功能或其他技術的進步效果，這些發明在合適地主張下並非抽象概念，在步驟2A應為適格，如Enfish案、McRO案以及Visual Memory案。此外MPEP也提到審查員應該藉由(1)確認主張的概念，以及(2)將其與法院先前確認的概念作比較以確定是否近似，才確定請求項是否陳述抽象概念。

對於步驟2B的說明，則是統整在MPEP 2106.05，其中(a)到(h)可分成二部分來看，(a)到(d)是有關有意的限制(meaningful limitations)，(f)至(h)則是說明沒有顯著超過(not significantly more)的各種狀況，其中MPEP 2106.05(g) Insignificant Extra-Solution Activity與MPEP 2106.05(h)-Field of Use and Technological Environment值得我們關注，因為有助於申請人釐清哪些答辯理由是無效的。

MPEP對Extra-Solution Activity的定義是主要程序或產品所附帶的活動，其包含pre-solution activity以及post-solution activity。舉例來說，對於偵測信用卡交易是否是詐欺的一連串步驟，獲得信用卡交易的資訊之步驟就是pre-solution activity，會被歸類在僅為資料收集(Mere Data Gathering)，而用於輸出詐欺交易報告的印表機，就是屬於post-solution activity。

根據法院判例，(1)僅為資料收集(Mere Data Gathering)、(2)對於要操控的資料，選擇特定資料來源或是類型(Selecting a particular data source or type of data to be manipulated)以及(3)不顯著的應用(Insignificant application)皆是insignificant extra-solution activity，這些技術特徵無法有意義地限制請求項，也就無法通過步驟2B。

對於希望嘗試以限制在一般硬體或是特定技術環境的方式來通過適格性檢驗的申請人，USPTO表示此路不通。首先在MPEP 2106.05(b).I提到僅新增一般電腦、一般電腦元件或是編碼的電腦來實施一般電腦功能並無法克服適格性核駁。而2106.05(h)提到使用領域(Field of Use)與技術環境(Technological Environment)是可相互相換的用詞，並舉Affinity Labs案為例，附加元件將區域廣播內容的無線傳遞限制在手機，但這類限制只是將抽象概念的使用侷限在特定技術環境(即手機)，並無增加發明概念(inventive concept)至請求項中。

在這次翻新中，另有幾點值得一提：

1. 審委在附加元件是否是習知的認定上不需要前案檢索，對於步驟2A與2B的判定亦不需證據支持。
2. 進步效果的理由可用於步驟2A或2B，並建議審委在適格性分析中盡早解決此問題。
3. 尋找35 U.S.C. 101的發明概念與35 U.S.C. 102的新穎性及35 U.S.C. 103的顯而易見性並不相同，不應混淆。

小結

本次MPEP的翻新除了彙整先前分散的資料外，對於部分界線不清的規範亦提供了更多解釋與說明，例如MPEP 2106.05(g)~(h)，應有助於申請人避免或克服專利適格性的核駁。

備註：

1. https://www.uspto.gov/web/offices/pac/mpep/mpep-2100.html
2. https://www.uspto.gov/sites/default/files/documents/ieg-qrs.pdf

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