相信大家小時候多少都聽說過，電燈 (或鎢絲燈泡) 是發明大王愛迪生最偉大的發明之一 [1]，但其實在愛迪生發明鎢絲燈泡之前，就已經存在現有技術說明金屬電阻線通電後會發光發熱，可以作為照明之用。那麽，在這樣情況下，如果愛迪生申請專利、主張燈泡使用鎢絲作為其燈絲具有一些「意料不到的技術效果」(例如更亮、壽命更長等)，這樣是否足以證明此專利申請具備進步性呢?

在判斷發明專利的進步性時，意料不到的技術效果 (Unexpected Results) 或優於預期效果(Greater Than Expected Results)，是為判斷進步性的「主要」因素、還是應該僅為「輔助」因素呢？其所占的重要程度一直是個大家關注的議題。本文將以美國和中國大陸的相關法規及司法實踐案例來進行探討，作為對申請專利判斷是否具備進步性的一個參考。

美國專利審查程序指南（MPEP）：
Greater Than Expected Results Are Evidence Of Nonobviousness

在美國專利審查程序指南（MPEP）第716.02 (A) 節「Evidence Must Show Unexpected Results」中引用In re Corkill一案中的判決內容「優於預期效果即為進步性的證據性因素」(A greater than expected result is an evidentiary factor pertinent to the legal conclusion of obviousness... of the claims at issue)。換言之，美國專利審查程序指南明白表示了「優於預期效果」對於進步性判斷的重要性程度還是很高的。另外，在此章節中也規定了一些注意事項：

• 這裡的「優於預期效果」必須大於現有個別效果的加總 (原文使用正面表述：Evidence of a greater than expected result may also be shown by demonstrating an effect which is greater than the sum of each of the effects taken separately)
• 僅有附加效益 (additive effect) 是不夠的，還必須具備顯著並實用的優勢 (significant, practical advantage)
• 舉證責任在申請人 (burden on applicant to establish results are unexpected and significant)

中國大陸審查指南：使用「預料不到技術效果」作為進步性評判的依據

在第二部份第四章論述「創造性」(即進步性) 的章節中，有許多關於預料不到技術效果的判斷標準和案例敘述。其中最主要的，是第5.3節的記載：

以及第6.3節的記載：

由上述文字可知，在審查指南中相當肯定使用「預料不到技術效果」作為進步性評判的依據，給人一種可以成為判斷進步性的「主要」因素的感覺。

中國大陸最高人民法院判決

然而，對於馬庫西式請求項（Markush Type Claim，中國大陸翻譯為「馬庫什權利要求」）的進步性相關判定，在2016年最高人民法院於最高法行再41號行政判決一案判決中，卻做出完全不同的結論：

由以上判決內容可知，若申請專利範圍使用馬庫西式請求項的寫法 (即selected from the group consisting of A, B and C 這種類型)，在中國大陸的司法實踐上很可能無法如一般寫法一般、透過「預料不到的技術效果」來主張具備進步性，因為不被認定為判斷進步性的「主要」因素，而僅被認為「輔助」因素。另外本案入選由最高人民法院辦公廳所發佈的《2017年中國法院10大智慧財產權案件》，具代表性參考價值。

結論：

從前文可知，無論是美國還是中國大陸，基本上還是相當支持使用「意料不到的技術效果」作為判斷進步性的「主要」因素。因此回到本文最初假設的問題，根據上述判斷內容，愛迪生應該可以根據「意料不到的技術效果」、於美國和中國大陸主張其發明的鎢絲燈泡具備進步性。然而必須注意的是，在中國大陸要儘量小心使用馬庫西式請求項的寫法，避免還沒來得及適用「意料不到的技術效果」，在「創造性判斷三步法」一關就被封殺出局了。。

備註：

1. 其實發明鎢絲燈泡的不是愛迪生本人，最早的是匈牙利的A.Just和F.Hannaman，愛迪生公司的W.Coolidge則是改良了鎢絲的製作工藝，但基本上都不是愛迪生本人的發現。

※ 本文作者將稿費收入全數捐贈予「財團法人博幼社會福利基金會」

【本文僅反映專家作者意見，不代表本報立場。】

作者： Johnny Chen 現任： 北京科技大廠專利總監 學歷： 臺灣大學資訊網路與多媒體研究所 台灣中興大學土木工程學系 專長： 智慧財產權、美國專利法、專利佈局、專利分析

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