在各種關於是否可獲得專利權的判準中，最難以捉摸的當屬進步性了，或稱非顯而易見性。由於其個案性質強烈，目前世界各國在進步性的法規方面均以較為籠統的文字進行定義，導致各國專利主管機關不得不在審查基準、審查指南中連篇累牘地論述進步性的內涵與判準。然而，專利行政機關對進步性的認可並非牢不可破，訴訟才是檢驗專利的最高標準。在這個前提下，司法機關如何看待進步性就變得極為關鍵了。

● 事實背景

在一系列討論之前，且讓我們花一點時間了解事實背景。

大金 (Daikin) 透過第三方複審程序 (Inter Partes Review，IPR) 攻擊科慕 (Chemours) 擁有的7,122,609號與8,076,431號專利。科慕失利後對CAFC提出上訴，在此判決[1]中CAFC並不認同PTAB關於進步性的三項論述，據此撤銷了PTAB的相關裁決。此案件之爭執核心在於7,122,609號專利的獨立項，該請求項對應於名為FEP 9494的科慕產品：

1. 一種部分結晶的共聚物，包含四氟乙烯、六氟丙烯，其量相對於六氟丙烯指數 (HFPI) 為自約2.8至5.3，該該共聚物係於不存在添加的鹼金屬鹽之情況下予以聚合及分離，具有約30±3克/10分鐘範圍內之熔體流動速率，且具有不超過約50個不穩定端基/106個碳原子。

其中，關於進步性的關鍵特徵是「30±3克/10分鐘範圍內之熔體流動速率」，然而，先前技術[2]揭露的聚合物具有15克/10分鐘或更高的熔體流動速率，特別是其實施例A11更揭露了熔體流動速率為24克/10分鐘。PTAB認為，本領域中具有一般知識者能夠基於先前技術的揭露內容，來提高熔體流動速率而完成系爭請求項，故系爭請求項不具備進步性。

● 反向教示

CAFC不認同PTAB在這方面的論述，原因在於先前技術除了揭露前述熔體流動速率之外還提及兩件事。

首先，先前技術否定此前本領域內的成見，即共聚物的分子量分布越廣，導致熔體流動速率越高，製程的速度就可以越高的此一觀點，並指出窄的分子量分布才可以有更佳的表現。

節錄先前技術

再者，先前技術指出鏈轉移劑這種物質本質上就會加大分子量分布，因此應該要避免使用，從而避免加大分子量分布。

節錄先前技術

節錄先前技術

綜上，先前技術建議不要靠著加大分子量分布來提高熔體流動速率，較窄的分子量分布即可有理想的熔體流動速率，也就是說基於先前技術揭露的熔體流動速率數值，先前技術並不建議再加以提升。換言之，對於將已揭露之24克/10分鐘熔體流動速率提升到系爭請求項之30±3克/10分鐘之熔體流動速率 (此為PTAB的見解)，該先前技術的上述內容已經構成了反向教示。

CAFC指出，由於PTAB僅仰賴此一先前技術，單憑這些揭露內容並不能說服閱讀者從其內容以加大分子量分布的方式提高熔體流動速率。

節錄本案判決

CAFC對於本案這方面的處理與MPEP 2141.02 VI. 關於反向教示的判斷原則「必須全面考量先前技術參考文獻，即作為一個整體，包含偏離所主張之發明的部分[3]」是符合若節的。

● 市場份額

由於系爭請求項對應到了科慕的實際產品「FEP 9494」，因此科慕也提出了「輔助性判斷因素 (secondary consideration)」來支持系爭請求項的進步性，即實際產品商業上的成功。然而，科慕僅提出實際產品的銷售數據，卻並未提出該產品的市場份額 (market share)。

MPEP 716.03 (b) IV 指出「如果沒有關於市場份額、產品銷售期間或在市場上一般預期銷售額的證據，那麼總銷售額數並不代表商業上的成功。」據此，PTAB不認為銷售數據足以建立實際產品商業上的成功。

MPEP 716.03 (b) IV

CAFC卻不這樣認為，CAFC引用數篇判決來指出：若有市場份額作為補強，固然提供了更好的商業上的成功的立論證據，但銷售數據本身已足以建立商業上的成功。

節錄本案判決

值得注意的是，MPEP的記載內容並非欠缺立論基礎，而是出自一篇1985年的判決與1988年的單方複審裁決，與之相對地，CAFC則是引用了三篇1997年、一篇1999年的判決。

● 封鎖性專利 (blocking patent)

在第三方複審程序階段，PTAB認定系爭專利是「封鎖性專利」，阻擋了他人進入相關市場。這個判斷不僅CAFC不同意，甚至已經偏離了MPEP 716.01(c) IV. 中對於封鎖性專利的定義。

根據MPEP，封鎖性專利一詞使用的情境如下：當有一先前專利A存在，系爭專利B之實施會對專利A造成侵權，而專利A與專利B又均屬同一權利人時，專利A就是所謂的封鎖性專利。換言之，專利A (封鎖性專利) 較為上位，而專利B則較為下位。

封鎖性專利存在而發生的效果將會是嚇阻他人對「類似專利B之發明(在市場上堪可與專利B之發明競爭的另一發明)」的製造、開發與銷售，此時，應該要對專利B「商業上的成功」或「解決長久未獲滿足的需求」這兩項輔助性判斷因素，在判斷進步性時給降低權重。

專利政策上與現實上，當封鎖性專利存在時，要給予系爭專利商業上的成功給予較低的評價、不要把商業上的成功看得那麼重要，是極其合理的。當封鎖性專利存在，他人被嚇阻而不願進入其請求項範圍時，下位之系爭專利的實際產品，在市場上當然鮮有競爭產品，理所當然地就會有很高的機會獲得商業上的成功，然而這卻是封鎖性專利嚇阻力的功勞，並非系爭專利實際產品有顯著的市場競爭力，進而也就可以合理的判斷系爭專利並非那麼地有進步性。

圖1. 「封鎖性專利」情境圖

北美智權報／喻韜製圖

回到科慕的系爭專利，它沒有上位的老大哥專利罩著它，它也不做其他專利的靠山，其產品就是仰賴系爭專利本身來保護。封鎖性專利與本案在情境上風馬牛不相及，何來封鎖性專利一說？因此，CAFC判斷PTAB在這方面的裁決也不正確。

● 結語

CAFC認為PTAB在關於進步性的三項判斷中，全部都有所謬誤，因此在2021年七月撤銷了PTAB的判斷。

這個案子有趣的地方在於，它以進步性為中心，做了各種不同面向的實例展示：在反向教示的門檻上，CAFC這次採取了「先前技術建議最好不要這樣做」就構成了反向教示的標準，而非「先前技術說這樣做會失敗 (而系爭專利卻成功了)」；在商業上的成功方面，CAFC引用了更多、更新的判決來駁斥PTAB的見解，甚至可以說賞了MPEP一耳光；在封鎖性專利方面，PTAB則很明顯的做出了草率的判斷，CAFC的角色比較像在做名詞解釋。

更讓人不解的是，PTAB在商業上的成功 (尤其是市場份額) 與封鎖性專利的論述簡直可說是自相矛盾，如果需要相當程度的市場份額才成建立商業上的成功，而PTAB並不認同科慕僅提出銷售數據做為證據，即是說PTAB隱隱然認為系爭專利之產品的市場份額不足，又怎麼會同時認為系爭專利阻擋了他人進入相關市場；又如果系爭專利阻擋了他人進入相關市場為真，那麼其產品必然稱霸市場，何須執著於市場份額？

進步性的標準有很強烈個案性質，審查基準、審查指南很難面面俱到地記載或論述，指標性的判決反而比較可能協助從業人員掌握進步性判準的神髓。

備註：

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