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本案系爭專利為美國再領證專利第38,551號(RE'551專利)[2]，此專利的專利權人是優時比 (UCB)藥廠。系爭專利之申請專利範圍總共有13項，其中的第9項、第10項及第13項與本案有關，列出如下：

9. The compound according to claim 8 which contains at least 90% (w/w) R stereoisomer.

10. A therapeutic composition comprising an anticonvulsant effective amount of a compound according to any one of claims 1-9 and a pharmaceutical carrier therefor.

8. The compound according to claim 1 which is (R)-N-Benzyl 2-Acetamido-3-methoxypropionamide.

圖1. (R)-N-Benzyl 2-Acetamido-3-methoxypropionamide構造圖

圖片來源：專利說明書

圖1中的Ph代表苯環取代基，而*符號則是指這個化合物的化學構造中有立體異構的位置。

事實上，第9項、第10項及第13項是依附在第8項的，也就是說第9項、第10項及第13項隱含了第8項的主要化學構造。

第8項的主要化學構造是(R)-N-Benzyl 2-Acetamido-3-methoxypropionamide，本案中稱為 (R組態) lacosamide，分類上是一種功能性胺基酸 (functionalized amino acids)，相關產品為VIMPAT®，醫療上是一種癲癇症的治療藥物，2009年在美國由食品藥物管理局(FDA)核准上市。

為了挑戰系爭專利的顯而易見性，使系爭專利無效，本案的被訴侵權人Accord Healthcare提出了一些先前技術，其中，包含有Dr. Kohn一系列的研發過程：

1985年Dr. Kohn發現了具有癲癇症治療活性的化合物AAB，AAB被概念驗證為使用功能性胺基酸來治療癲癇症。

圖2中的R、R1、R3位置代表這三個位置可以作許多的化學修飾。

1987年Dr. Kohn期刊發表公開了癲癇症治療活性的化合物AAB，期刊內使用許多種的修飾方式來改良化合物AAB的活性，例如以芳香族類修飾R3位置、以未被取代的苯甲基修飾R位置、未被取代的甲烷基修飾R1位置。

1988年Dr. Kohn公開了化合物AAB、化合物APB與前兩者的鏡面異構物(enantiomers)，化合物APB其實就是化合物AAB以苯基修飾R3位置，在鏡面異構物中的R組態比S組態還要強10倍以上。

1990年Dr. Kohn在研究中確認了化合物AAB、化合物APB對於癲癇症治療的活性主要是來自於鏡面異構物中的R組態。

1991年Dr. Kohn評估了一種外消旋體，化合物3l，化合物3l具有甲氧胺基在R3位置，且表現有優越的癲癇症治療活性，但是化合物3l有著不安定的問題，做成藥物時會有所考量。

在Dr. Kohn的期刊發表中還公開了1987年他指導的學生Philippe LeGall所完成的15種新的功能性胺基酸，其中的一種是化合物107e，化學構造與 (R組態) lacosamide相同，不同的地方是化合物107e是消旋體的lacosamide，也就是化合物107e中含有相等量的R組態與S組態的lacosamide。Philippe LeGall公開了15種化合物的癲癇治療活性，其中的化合物107e幾乎沒有什麼治療效力。

1991年Dr. Kohn申請的美國專利5,378,729號 ('729專利)，'729專利是RE'551專利中所引用的參考資料，'729專利說明書公開了功能性胺基酸擁有「中樞神經系統(CNS)活性，可以被用來治療癲癇症或其他的CNS疾病」。'729專利中的功能性胺基酸所擁有共同構造如下：

圖3中的R、R1、R2、R3位置代表這三個位置可以作許多的化學修飾，n則是代表可以以相同構造作倍數延伸。'729專利說明書中的表格1也公開了化合物107e。

被訴侵權人Accord Healthcare因為向FDA提出了VIMPAT®的學名藥許可之簡易新藥上市程序，UCB於是向美國德拉瓦州 (Delaware) 的地方法院提出專利侵權訴訟，主張被訴侵權人Accord Healthcare侵害了系爭專利的申請專利範圍第9項、第10項及第13項，被訴侵權人UCB提出許多的主張，其中的一項為系爭專利的申請專利範圍具有顯而易見性。因被訴侵權人Accord Healthcare不服地方法院認為系爭專利的申請專利範圍有效的判決，所以提出上訴。

Accord Healthcare爭執先前技術Philippe LeGall 1987已經公開了消旋體的lacosamide，所以申請專利範圍第9項是顯而易見的。再來是僅以Philippe LeGall 1987、或是與'729專利、Dr. Kohn 1991相組合，也可以使申請專利範圍第9項顯而易見。而且地方法院錯誤地認為所屬領域中具通常技術之人不會選擇Philippe LeGall 1987、或是Dr. Kohn 1991中的功能性胺基酸來當作先驅化合物。

上訴法院援引了Otsuka案件[3] 「In cases involving the patentability of a new chemical compound, prima facie obviousness under the third Graham factor generally turns on the structural similarities and differences between the claimed compound and the prior art compounds.」並表示我們藉由先驅化合物的分析來證明新的化學構造是可以由先前技術之化學構造而來的初步證明。上訴法院說明了先驅化合物的分析包含有兩個步驟的調查 (two-part inquiry)，首先，是否會從先前技術公開的構造中選擇化學構造來當作先驅化合物「the court determines whether a chemist of ordinary skill would have selected the asserted prior art compounds as lead compounds, or starting points, for further development efforts.」，接著是，是否先前技術足以使得所屬領域中具通常技術之人有理由或動機改良先驅化合物來完成系爭專利化學構造「the court determines whether the prior art would have supplied one of ordinary skill in the art with a reason or motivation to modify a lead compound to make the claimed compound with a reasonable expectation of success.」。

Accord Healthcare爭執本案件是不需要使用先驅化合物分析的，並援引Aventis案件[4]「Aventis案件中的先前技術已經公開了消旋體混合物，使得系爭專利中的5S組態ramipril具顯而易見性。」說明本案的情況與所援引的案件相同來支持自己的論點。上訴法院解釋：「我們是憑藉著證據的組合來確認系爭專利結構與先前技術結構之間的相似性，當先前技術已經賦予了理由或動機來合成系爭專利之結構，就足夠有顯而易見的初步證明。」[5]上訴法院更詳盡的解釋：「當系爭專利構造是從混合物中經由純化而獲得時，若是先前技術提供了所屬領域中具通常技術之人理由使他相信可以得到他所想要的特性時，此時純化的化合物已經被初步證明顯而易見了。」[6]

上訴法院表示本案中，地方法院認為所屬領域中具通常技術之人不會選擇化合物107e來做為先驅化合物，這個部分是沒有無明顯錯誤的，因為Philippe LeGall 1987中公開的內容 (化合物107e幾乎沒有什麼治療效力)是無法使得所屬領域中具通常技術之人從許多的化合物中挑出化合物107e來當作先驅化合物的，專業人員Dr. Roush也表示Philippe LeGall 1987的公開，不會讓所屬領域中具通常技術之人有動機來繼續發展化合物107e。上訴法院也認為所屬領域中具通常技術之人不會選擇Dr. Kohn 1991中公開的化合物3l來當作先驅化合物，因為公開的內容說明中提到化合物3l有著不安定的問題，做成藥物時會有所考量，Dr. Roush也表示當時對於這種化合物不太有興趣。

因此，從判決內容可知所屬領域中具通常技術之人是不會選擇先前技術所公開的化合物107e與化合物3l來當作先驅化合物。

化學構造中有所謂的異構物，指的是具有相同的分子式，但構成的原子排列卻有所不同，這樣的情況會造成不一樣的特性。異構物又可以分為結構異構物與立體異構物兩種，而立體異構物可以依化合物的構造差異再細分為幾何異構物、光學異構物和構象異構物。

光學異構物也就是鏡面異構物、或稱為對映異構物，所謂的鏡面異構物是指如同照鏡子一般的異構物，如圖4，左邊為S組態，右邊為R組態。若還是難以理解，則左右手掌就是絕佳的例子，左右手掌都有手掌與五根手指頭，所以構造上一樣，他們可以吻合再一起(雙手合十)，但是大家很清楚的知道左右手掌是完全不同的，左右手掌就宛如照鏡一般。

本案中的lacosamide就是一個鏡面異構物，具有R組態與S組態，而由系爭專利的申請專利範圍第8項可以知道為R組態。而本案的先前技術則是公開了相等數量的R組態與S組態lacosamide，則稱為消旋體lacosamide (也就是化合物107e)。

在本案判決中，我們可以發現，雖然先前技術已經公開了化合物107e，而化合物107e與lacosamide在構造上完全一樣，只有在組態不太一樣，但這樣的不一樣卻造成了R組態的lacosamide不會直接被認為是顯而易見的，而是還需要經過一系列是否可以化合物107e作為先驅化合物的分析來確認lacosamide的顯而易見性。

因此，我們可以知道當系爭專利之申請專利範圍中有單純的R組態或是單純的S組態鏡面異構物構造存在時，先前技術雖然公開了消旋體鏡面異構物構造，但這種公開不必然造成系爭專利之單純的R組態或是單純的S組態鏡面異構物構造顯而易見。

我國的專利審查基準第13章是有關醫藥相關之發明，其中在專利要件的章節有討論到對映異構物：「申請專利之發明為一種已知化合物之對映異構物（enantiomer），引證文件已公開該化合物之外消旋混合物（racemic mixture），雖未具體公開至該發明所屬技術領域中具有通常知識者能製造各種光學異構物之程度，惟因具有不對稱碳原子之化合物一般應存在光學異構物，係該發明所屬技術領域之通常知識，且對映異構物通常具有顯著的生物活性亦為可預期者，因此，該發明所屬技術領域中具有通常知識者通常會嘗試使用一般分離或解析異構物之方法，從外消旋物混合物中分離出對映異構物，原則上，該對映異構物不具進步性。除非申請人可證明利用申請時的通常知識無法輕易製得該對映異構物或是請求之對映異構物具有無法預期之功效。」

UCB, Inc. v. Accord Healthcare, Inc ., 890 F.3d 1313. (Fed. Cir. 2018)
US RE38551
Otsuka Pharmaceutical Co., Ltd. v. Sandoz, Inc., 678 F.3d 1280 (Fed. Cir. 2012).
Aventis Pharma Deutschland GmbH v. Lupin, Ltd., 499 F.3d 1293 (2007).
"structural similarity between claimed and prior art subject matter, proved by combining references or otherwise, where the prior art gives reason or motivation to make the claimed compositions, creates a prima facie case of obviousness. "
"if the prior art would provide a person of ordinary skill in the art with reason to believe [it had desirable properties], the purified compound is prima facie obvious over the mixture even without an explicit teaching that the ingredient should be concentrated or purified."