PE 專欄
專利撰寫技巧 - 從專利本質談起

Elent╱IH資深專利工程師,中國專利代理人

2013.10.02
         

作者簡介:

作者Elent小姐大學主修材料化工,並取得碩士學位。畢業後曾任職富士康智權部門,後轉任專利事務所;目前為某大企業內部智權從業人員 (In-house IP),有十餘年專利從業經驗,具中國專利代理人證照資格。歡迎關注作者博客Elent職業生涯側記

如何從一開始就取得寬範圍的專利呢?這個問題涉及到專利申請時撰寫人員實際操作的問題,更多的還涉及企業經營中專利的定位問題,也即是如何獲得使企業利益最大化的專利,取得專利的目的是麼?取得專利後期待怎樣的效果?怎麼做才能取得想要的專利?經營意識應該怎樣?……


繼上期「檢索培訓」的分享後,繼續跟大家分享其他的培訓心得。在近期的培訓中,國家知識產權局的祁建偉老師 (註1) 從專利對創新的副作用講起,再由專利制度的本質談到撰寫的重要性。

專利制度的實質是以公開換保護,目前的現狀是,公開是實實在在的,一國公開,全世界都知道。但是,由於專利的地域性,如果授權,只能在該國受到保護,其他國家或地區則可以免費實施。另外一個對創新的副作用是由於目前的法制環境,後面的老師也提到:像維權難、賠償低等。但是,更多的是由於專利的撰寫,由於撰寫不好,很好的發明不能得到很好的保護的例子屢見不鮮。

談到撰寫使得很好的發明得不得很好的保護,筆者最近剛巧在留意這方面的一些案例,特在此分享以支持祁老師的觀點:

好的技術卻得不到周全保護

某分析儀器製造業的研究者,發明了關於測定生物體高分子分子量試料的製作方法的技術。現有技術中,已有測試化合物分子量的裝置,只要把需要測試分子量的試料放進去就行,但是不能測試生物體高分子。因為在該裝置裡放入化合物,需要使其離子化,而放入高分子,離子化就不能順利進行,即使成功了,也不穩定,不能進行分子量測試。

發明人把矩陣應用到生物體高分子試料中。具體來說,在測試分子量的生物體高分子試料中,把用於吸收生物體高分子離子化的激光的金屬顆粒混合在裡面;於是,金屬顆粒首先會吸收激光,之後發生急速溫度上升,試料的離子化就成功了。這項發明使一向困難的微量離子測試,即分子量測試變得簡單了,為以後的基因工程學的發展做出了巨大貢獻,為此他獲得了諾貝爾獎。

但是,這項發明在日本的分析機械製造業並沒有形成產業化,實際利用這項發明的概念形成產業化的是德國的分析器械製造業。問題是,這是在日本產生的發明,在日本是有專利的,而且只有在日本有專利,所以在歐美可以自由使用,這是很容易理解。但是和這項發明有關的產品卻在日本銷售了。日本有專利,為什麼卻可以在日本銷售?理由很簡單,德國的企業使用的不是金屬顆粒,而是其他化合物。因此,擁有「使用金屬顆粒」這樣的權利範圍的日本企業,對德國企業一點都沒有形成障礙。結果,獲得諾貝爾獎的發明,也沒有從中獲取經濟價值。

馬後炮的反思

假設,在日本申請的專利權利範圍中,包括了德國分析儀器製造業產品的範圍,德國企業會怎麼做呢?恐怕會變成德國企業從日本企業那裡獲得專利授權,或者德國企業在日本開拓業務時要跟日本企業合作了。如果是這樣的話,日本企業由於合作,就會產生利益,即便自己沒有產業化,也許會產生專利使用費的利益。

由此,有了好發明,與業績無關,與競爭對手要求專利授權的機率也無關。如果不能拿到好專利,也會讓後來跟進的競爭對手很容易做出類似產品。因此,專利的經濟價值和發明的價值,有可能是完全沒有關係的。

德國企業用於產業化的化合物,不是金屬顆粒而是技術上具有同樣意義的有機化合物。金屬顆粒和有機化合物是完全不同的物質,所以德國企業在日本發展事業,不會侵害到日本的專利。
   
那麼,如何從一開始就取得寬範圍的專利呢?可能很多人會想到「申請專利的時候,專利的權利範圍盡可能寬,不讓其他公司輕易去使用」。這一點事後很容易想到,但是事先申請時會明白多大的範圍才合適嗎?答案恐怕是否定的。這樣的話,越早有好發明的人,由於專利的申請導致第三者輕易地模仿,損失就越慘重。因此,我們不要馬後炮,重要的是如何做才能從一開始就申請寬範圍的專利。

這個問題涉及到專利申請時撰寫人員實際操作的問題,更多的還涉及到企業經營中專利的定位問題,也即是如何獲得使企業利益最大化的專利,取得專利的目的是麼?取得專利後期待怎樣的效果?怎麼做才能取得想要的專利?經營意識應該怎樣?往後,我希望從企業專利戰略角度對這類問題進行深入探討。

公開與保留的關係

祁老師就(中國)專利法26.3公開與保留的關係,從專業角度給出了解決的「藥方」。充分公開與技術訣竅,這是專利撰寫中的技巧,需要專業的專利人員參與的有關專利平衡的遊戲規則。眾所周知,所謂公開充分,指的是清楚、完整、能夠實現。什麼樣的才是能夠實現?很多技術人員看到美國專利後,認為美國專利不能實現,因為美國專利寫的範圍都很大,例如某某組分 0.01-99%,技術人員試著做了幾個點,發現做不出來,或者產率不好,因此認為公開不充分。此時需要回到專利的核心,專利申請保護的是發明創造,是保護創新點,所謂創新點就是解決了技術問題、克服了技術缺陷。只要能做出來,就是解決了技術問題,產率高低、銷量如何,都與專利無關。專利是純技術,與效益無關,效益是很多因素決定的,而技術只是其中之一。只有效益是專利直接導致的時候才會考慮效益。因此,這樣的專利,不能認為是公開不充分。

充分公開的相對面是技術訣竅的保留,美國人的專利,沒辦法照著做出來。試想,把一個具體的方案融入若干連續的變量中,找出最佳方案,不是容易的事情。因此,有些專利即使過期,因為訣竅保留,在技術授權時,也是要給錢的,這就是技術訣竅保留的好處。在這點上,很多的企業都吃過虧,明明很好的發明,卻因為技術訣竅寫入了專利中,或者明示在專利中,導致被競爭對手抄襲,或者被競爭對手繞過專利範圍,做出改進發明,因而失去市場。

註1:祁建偉為中國國家知識產權局專利局材料工程發明審查部副部長

 

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