177期
2017 年 1 月 25 日
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新穎性優惠期修法後智財局之挑戰
陳秉訓/國立政治大學科技管理與智慧財產研究所助理教授

2016年底立法院通過的專利法修正案,將新穎性優惠期的例示性條文改為「申請人出於本意或非出於本意所致公開之事實」。從該修正所採之用語顯示,申請人公開其發明的行為除了「出於本意」或「非出於本意」之外,還有其他可能的「意識」狀態。非屬「出於本意」或「非出於本意」的意識狀態下所為之公開,即不受新穎性優惠期之保障。至於如何界定「出於本意或非出於本意」的範圍,將是未來智財局執行優惠期條款的挑戰。

「本意所致公開」  智財局如何認定

根據修法理由解釋,「本意所致公開」為「公開係導因於申請人之意願或行為」。「意願」一詞可反映行為人的「意識」狀態。但「行為」一詞則可能包括「有意識的行為」或「無意識的行為」,因而語意不明。根據教育部的《重編國語辭典修訂本》,「本意」指「原來的意圖、心意」。因此,「行為」應僅指「有意識的行為」,以符合「本意」的法律用語。進一步,修法理由認為「本意」可擴張至「同意他人公開」,以不限由申請人親自為公開。「同意」如何認定,是否應於公開前表示,或可在公開後追認,則有待智財局釐清。

舊法的三類公開發明行為,即「因實驗而公開者」、「因於刊物發表者」、和「因陳列於政府主辦或認可之展覽會者」等,應為「本意所致公開」所涵蓋的行為。然而,有無其他「本意所致公開」類型之可能,智財局應著手研究,以釐清「本意所致公開」的範圍,以免弱化新穎性的要件。

「非出於本意所致公開」 範圍應進一步釐清

另修法理由對「非出於本意所致公開」的解釋為:「申請人本意不願公開所請專利技術內容,但仍遭公開之情形」。「非出於本意」應指「有意識的不願意公開」。其次,修法理由指出,「按所請專利技術內容遭他人剽竊公開者,固應屬非出於本意之公開,若出於錯誤之認識或疏失者,亦應屬之」。前者的「剽竊」行為,其類似於營業秘密的侵害行為;後者則分為因「錯誤之認識」或因「疏失」而造成發明之公開,其乃申請人本身的行為。

針對申請人的「錯誤之認識」或「疏失」,修法理由進一步舉二例。一則為「申請人誤以為其所揭露之對象均負有保密義務,但實非如此」;另一則為「申請人本無意公開,但因經其僱用或委任之人之錯誤或疏失而公開者,亦屬非出於本意之公開」。在第一例的「誤以為」或第二例的「錯誤或疏失」,其發生的類型可能是自己未盡注意義務,或是已盡注意義務但仍出錯或被騙。智財局應釐清該些情境是否都包含在「非出於本意所致公開」之範圍內。

專利法修正案看似把新穎性優惠期的範圍變大,但事實上是將優惠期的保障不確定化。建議智財局應儘速提出施行細則或審查基準的修正案,以利實務界或學界理解智財局將如何執行優惠期的新規定。

 

【本文僅反映專家作者意見,不代表本報立場。】

 
作者: 陳秉訓
現任: 國立政治大學科技管理與智慧財產研究所助理教授
經歷: 國立台北科技大學智慧財產權研究所助理教授、華邦電子公司製程工程師、聯華電子公司製程整合研發工程師、台灣茂矽電子公司專利工程師、禹騰國際智權公司專利工程師、威盛電子公司專利工程師、亞太國際專利商標事務所專案副理。
學歷: 美國聖路易華盛頓大學(Washington University in St. Louis)法律博士(Juris Doctoris,J.D.,2010年畢)。美國聖路易華盛頓大學智慧財產暨科技法律法學碩士(LL.M. in Intellectual Property and Technology Law)(2008年畢)。政治大學法律科際整合研究所法學碩士(2007年畢)、台灣大學化工所碩士(1999年畢)、台灣大學化工系(1997年畢)。

 

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