201期
2017 年 12 月 27 日
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從審查指南修正看中國專利申請實務之發展與因應
李淑蓮╱北美智權報 編輯部

繼中國知識產權局 (SIPO) 於 2017 年 2 月 28 日公告修正《專利審查指南》後,同年4月1日,修正後的《專利審查指南》已開始實施,迄今已正式上路半年多,究竟對中國專利申請產生了什麼影響?大家又有什麼要注意的呢?中華民國全國工業總會於12月15日舉辦了相關研討會,會中 ,北京律盟知識產權代理有限公司的中國專利代理人林斯凱以「大陸專利申請實務發展與因應對策」為題,作了詳盡的報告,除了介紹了《專利審查指南》修正前、後的狀況外,也介紹了中國專利申請的策略與技巧、及專利說明書撰寫的注意事項……等等。礙於篇幅所限,本文僅集中在介紹《專利審查指南》修正的部分。

北京律盟中國專利代理人林斯凱
攝影:李淑蓮

林斯凱自2010年進入中國專利市場,迄今已經8年,他表示這幾年中國專利市場變化很大,主要是由於中國政府利用很多優惠政策來吸引企業申請專利,例如能擠身高新企業的公司就有免稅優惠,而高新企業的標準就是用專利申請量來衡量的。因此許多中國企業都拚命申請專利,但很多都是實用新型,只要申請就會過。不過,林斯凱也指出中國企業申請專利的情形在這幾年已經有一些質變,很多中國企業都已晉升到世界500強,現在不管是國際申請還是發明專利申請,數量都一直在提升,而且也比較願意投資在挑選比較好的事務所上面。

回想以前的中國專利市場,林斯凱說:「剛開始的時候,很多中國企業都是用4、5千人民幣包案的方式來談case,但這幾年有些中國企業甚至會找美國事務所,願意花一件案子5、6萬人民幣的價格來撰寫,所以預估在未來幾年,在打專利戰的時候,中國企業不見得會比美國公司遜色,因為他們已經在認真佈局。」

圖1. 中國近年專利申請量增長情形

資料來源:「大陸專利申請實務發展與因應對策」簡報資料,林斯凱,2017年12月15日

從圖1可見,國外申請人發明專利及實用新型的案件量於最近幾年是持平的,增長不大,只有外觀設計案有較為明顯的成長。反觀中國國內申請人,則是發明專利及實用新型的申請案均有大幅提升,這與政府不斷祭出利多政策不無關聯。

圖2. 中國近年IP爭訟案件增長情形

資料來源:「大陸專利申請實務發展與因應對策」簡報資料,林斯凱,2017年12月15日

圖2是中國近年IP爭訟案件增長情形,隨著專利數量不斷成長,IP訴訟成長量也很大。林斯凱指出特別是涉外跟港澳台的部分(表格中紅字處)值得關注:由於中國IP訴訟成本相對低廉、賠償金額也逐漸提升,所以有些國外廠商開始把IP戰場延伸到中國或是轉到中國。

《專利審查指南》修正五大重點   商業方法保護及涉及電腦程式之專利值得關注

林斯凱指出,這次中國專利審查指南修改總共有5大重點,包括(1)推動對商務邏輯和方法相關技術方案的保護、(2) 修改涉及電腦程式的專利申請規定、(3) 放寬對於化學領域專利申請日後補充實驗資料的規定、(4) 無效宣告請求若干規定調整、及(5) 擴大允許公眾查閱的專利申請文檔範圍。現就林斯凱之簡報內容,整理成表格 (請參看表1)。

雖然修正後的審查指南於今年4月才正式上路,但整個準備工作早自2015年時便已啟動,有關單位已針對「對商業模式、互聯網、電子商務、大數據等領域的智慧財產權保護制度、授權後專利文件修改等方面進行了深入研究。整體而言,雖然制度變遷後之影響仍有待觀察,但此次修改對商業方法及軟體申請專利無疑是採取了更開放的態度。

林斯凱指出,中國專利申請近年來多了一些主體,已經不是傳統的建造業或是科技公司。他說:「這一、二年來,中國多了一堆我們很難想像的公司在申請很多專利,像是經營『平安保險』的公司,而這些公司申請的專利內容都是傾向商業方法的。雖然,這一類的申請內容都比較空泛一點,但到底最後審查出來會拿到什麼結果,目前仍屬未知之數,但至少門已經打開了。以前在中國,如果申請一個發明專利涉及商業方法,那基本上審查委員根本不會去審案子的新穎形與創造性,而是會直接用『專利保護標的』來把申請打掉。甚至會有審查委員直接用專利法25條,即『僅涉及智力活動規則而排除其獲得專利權的可能性』把申請駁回,根本不會去審細節。我認為這次的修正其實更接近宣示的作用,點出審查委員不應該用專利法25條直接將申請駁回。」

林斯凱進一步指出,近年針對包含技術特徵的商業方法類專利申請,中國知識產權局 (SIPO)已經很少用專利法第25條作為駁回理由。通常,審查員會依據專利法第2條(即類似美專法101)。目前審查指南修正後的效應仍無法明顯看出,因此許多發明人及企業多採取不管結果如何,先申請看看的態度,而這也是中國專利近2年來申請量衝高的原因之一。
至於修改涉及電腦程式的專利申請規定的部分,之前也是一直有在調整,而這次則是明確納入審查指南。林斯凱認為這樣的修正是一件好事,因為對侵權認定比較容易。這種權利要求方式在台灣是可以的,但在中國是今年才正式開放。

針對化學領域專利申請部分,如果於申請日後補交資料,在修正以前是完全不予考慮,不會被接納的,但在修正後「審查員是應當予以審查的」。也就是說,修正後於申請日後申請人可以補交數據,但其所補交的數據呈現出來的效果,必須是原本說明書就已經證明過的效果。如果補交數據所出來的效果是原本說明書沒有提到過的,那審查委員還是不會接受的。

至於無效宣告請求中若干規定調整方面,林斯凱指出中國是沒有更正制度的,也就是說,一個專利核准以後,只有在無效程序中才可以對claim作出修改;也就是說,如果要修改claim的話,不是要別人無效你的專利就是要自己無效自己的專利。而修改的方式也非常嚴格:要嘛就是把claim刪掉,要嘛就是claim的合併,或者是刪掉一平行的技術特徵,基本上claim的修改方式就只有這幾種。然而,指南修正後先把合併一項拓寬了,改成可在claims中補入其他claims中記載的一個或者多個技術特徵,以縮小保護範圍。

最後是擴大允許公眾查閱的專利申請文檔範圍的部分,林斯凱表示其實在實務上已很少向SIPO要求閱卷,一般來說都會到公開網站去看,因為資料已十分齊全。例如在http://cpquery.sipo.gov.cn網站中,一件案子的歷史過程及歷史資料,都會有完整的呈現,而且更新速度很快。

表1. 《專利審查指南》修正五大重點整理

修正重點

修正前

修正後

例子

推動對商務邏輯和方法相關技術方案的保護

前版《指南》認為「組織、生產、商業實施和經濟等方面的管理方法及制度」是「智力活動的規則和方法」,但同時又規定「如果一項claims在對其進行限定的全部內容中既包含智力活動的規則和方法的內容,又包含技術特徵,則該claims就整體而言並不是一種智力活動的規則和方法,不應當依據專利法第二十五條排除其獲得專利權的可能性」。

為了保護商業模式的創新,本次修改明確規定,涉及商業模式的claims,如果既包含商務邏輯和方法的內容,又包含技術特徵,則不應當依據《專利法》第二十五條認為僅涉及智力活動規則而排除其獲得專利權的可能性。

 

修改涉及電腦程式的專利申請的規定

之前只有提到「電腦程式」本身,但沒有對「電腦程式」作出明確定義。所以如果以前專利申請是「儲存媒體中儲存一些電腦程式,可以執行那一些工作」,這樣子的權利要求在先前的中國審查實務上是絕對拿不到專利的。

修改後明確規定,僅僅是「電腦程式本身」屬於智力活動的規則和方法而不能獲得專利保護,「涉及電腦程式的發明」則可以獲得專利保護(例如電腦程式搭配上硬體),也就是說明確了允許採用「介質 + 電腦程式流程」的方式來撰寫claims。

  • 一種電腦程式產品,其包括非暫時性且有形的電腦可儲存儲媒體,所述電腦可儲存媒體的內容包含程式,其中有在處理器上執行以執行用於質譜資料的連續視窗化獲取的方法的指令,所述方法包括:
  • 步驟A;
  • 步驟B,及
  • 步驟C。

 

後面的A、B、C其實就是電腦程式的一個步驟,但實際請求的則是「電腦可儲存媒體」,這樣的權利要求於修正後是可行的。

根據前版《指南》,產品claims的撰寫方式必須按照與方法步驟一一對應的各個「功能模組」的方式來撰寫,而不允許軟體程式+硬體的撰寫方式。

修改案明確「電腦程式」可以作為裝置claims的組成部分,也允許電腦程式相關的claims中既記載硬體又記載軟體,以及硬體和軟體的交互。

  • 軟體程式+硬體
    • 一種用於質譜資料的連續視窗化獲取的系統,其包括:
    • 質譜儀,其包含離子阱及品質分析器;及
    • 處理器,其與所述質譜儀通信,所述處理器執行以下操作:步驟A;步驟B,及步驟C。
  • 方法
    • 一種用於質譜資料的連續視窗化獲取的方法,其包括:步驟A;步驟B,及步驟C。

 

在這個例子中,質譜儀不是發明重點,處理器也不是發明重點,重點是質譜儀 +處理器之後,能執行步驟A、B、C。這種方式的權利在修正後是被允許的。

放寬對於化學領域專利申請日後補充實驗資料的規定

前版《指南》第二部分第十章第3.4節第(2)項規定:「對申請日之後補交的實驗資料不予考慮」。

修改後變成「對於申請日之後補交的實驗資料,審查員應當予以審查。補交實驗資料所證明的技術效果應當是所屬技術領域的技術人員能夠從專利申請公開的內容中得到的」。

唯所補交之數據有以下2點但書:

  • 所提供的補充數據必須是用於證明說明書中已證明過的發明效果相較於對比文件更為優異。
  • 補充數據必須是經由發明說明書中或對比文件中所記載的相同測試方法所得到的。

 

無效宣告請求若干規定調整
(適度放開專利權人對於claims的修改方式)

前版《指南》規定:對授權後申請專利範圍的修改方式一般僅限於在無效宣告程式中對於claims的刪除、合併和技術方案的刪除這三種方式。

  • 修改後:將「合併的方式」修改為「claims的進一步限定(在claims中補入其他claims中記載的一個或者多個技術特徵,以縮小保護範圍)」,並允許對claims中的明顯錯誤進行修正。
  • 1. 一種裝置,其包含元件A、元件B及元件C。
  • 2. 如權1所述裝置,其中元件A為元件a。
  • 3. 如權1所述裝置,其中元件B為元件b。
  • 4. 如權1所述裝置,其中元件C為元件c。
  • 5. 如權1所述裝置,其進一步包含元件D及元件E。
  • 思考:無效程序中能否將權1改成「一種裝置,其包含元件A、元件B、元件C及元件D」。

 

  • 前版《指南》規定:針對專利權人以合併方式修改的claims,允許請求人在指定期限內增加無效宣告理由以及補充證據的規定。

 

(註:以前無效程序對專利權人帶來的壓力蠻大的,而且整個無效程序會拖很久。)

  • 修改後:針對專利權人以刪除以外方式修改的claims,允許請求人在指定期限內針對修改內容增加無效宣告理由,但是不能補充新證據,只能以重新組合原有證據的方式新增無效宣告理由。

 

(註:修正後可避免造成無效程序上不合理的延長)

 

擴大允許公眾查閱的專利申請文檔範圍

  • 前版《指南》項規定,對於已經公佈但尚未公告授予專利權的發明專利申請案卷,可以查閱和複製該專利申請案卷中直到公佈日為止的有關內容,包括申請文件、公佈文件、以及初審階段向申請人發出的通知書和決定書、申請人對通知書的答覆意見正文。
  • 修改後:指南明確規定,刪除「直到公佈日為止」的規定,將公眾可以查閱和複製的範圍擴大到實質審查程式,包括向申請人發出的通知書、檢索報告和決定書。

 

 

資料來源:「大陸專利申請實務發展與因應對策」簡報資料,林斯凱,2017年12月15日;李淑蓮製表

 

作者: 李淑蓮
現任: 北美智權報主編
學歷: 文化大學新聞研究所
經歷: 半導體科技雜誌(SST-Taiwan)總編輯
CompuTrade International總編輯
日本電波新聞 (Dempa Shinbun) 駐海外記者
日經亞洲電子雜誌 (台灣版) 編輯

 

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