225期
2018 年 11 月 28 日
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SEP實務運作面面觀
蔣士棋╱北美智權報 編輯部

你還以為只要手握SEP就能大殺四方,到處找人收權利金?從實務運作結果看起來恐怕未必,例如美國的ITC,對於SEP的認定門檻就相當高,以減少禁制令核發的機會;至於FRAND原則更是每個個案都大不相同,中國大陸也早已表明要走自己的路……。

台灣科技業界對於標準必要專利(Standard Essential Patent, SEP)都不陌生,因為每家廠商或多或少都碰過被SEP持有人要求授權金,甚至被告上法院的經歷,更有不少企業投入研發和專利維護的目的,就是為了讓自己的專利也能擠進SEP的小圈圈裡,向別人收取權利金。

「SEP的技術其實不見得多高明,」一位專利業界人士指出,「只要制定產業標準的組織,把某些專利的技術寫進全球通用的標準裡,這些專利就成為SEP」。他補充,SEP不只存在於通訊產業熟知的無線通訊技術上,像是影音編碼格式、CD/DVD規格、還有日常生活隨處可見的WiFi,都有SEP。

因為SEP與產業通用標準緊密掛鉤,根據這些標準進行生產和銷售的業者,都必須取得SEP所有人的授權才能實施,由此衍生出公平、合理、無歧視(FRAND)的授權原則。標準制定組織要求SEP的所有人在對外進行SEP的授權時,必須依照FRAND的原則進行,即使提起訴訟要求賠償,也必須依據FRAND原則計算賠償金。

SEP不易在USITC獲得禁制令

不過,在美國SEP的所有人若想要求ITC(國際貿易委員會)法院核發禁制令,難度可能比索賠更高。一般來說,如果ITC的法院認定進口商品侵犯了美國專利,可以禁制該等商品進入美國銷售。因為ITC的審理速度較快,而且禁止銷售的威力十分強大,一直是美國專利權人的重要武器。

2017年美國的ITC在Fujifilm v. Sony一案中,就對SEP的認定採用高標準。被控侵權的Sony企圖以SEP做為抗辯理由,也就是Fujifilm提告的專利為SEP,而且Fujifilm事前並未以FRAND原則向Sony提出授權邀約;但法官並未採信這些理由,顯見ITC法院對於SEP相關的訴訟,仍然抱持相當保留的態度。

而且,因為ITC法院屬於廣義行政體系的一部分,即使做出專利侵權成立的裁決,也核發了對侵權產品的禁制令,作為最高行政首長的美國總統仍然有否決權。舉例來說,數年前的歐巴馬總統(Barack Obama)就曾經以公共和國家利益為由,撤銷了三星(Samsung)針對Apple在ITC法院所提起、也成功獲得核發的禁制令。總而言之,想要靠SEP取得ITC核發的禁制令,難度相當高。

SEP戰場,逐漸從歐美移往大陸

其實,自從2012年實施美國發明法案(Leahy-Smith America Invents Act,AIA)之後,專利權的有效性改以多方複審程序(Inter Partes Review,IPR)決定,大幅增加了專利權人維權的成本。進一步說,實施IPR程序後,被控侵權人與其在法庭上主張未侵權,不如用更便捷、更有效率的方式,將專利權人的專利無效掉,直接免除侵權訴訟的風險。影響所及,專利權人也開始「另起爐灶」,尤其是近幾年經濟大幅成長、專利申請和獲證量也激增的中國大陸。

值得注意的是,中國大陸這兩年,尤其是西電捷通案後,也漸漸成為SEP訴訟的重要戰場。西電捷通一案最重要的意義,就是建立了專利權耗盡、間接侵權、共同侵權的判斷標準,對於專利權人來說,從此有了可以衡量訴訟成本效益的依據。

值得注意的是,過去為吸引外資,只要是外國企業(涉外、港、澳、台)在大陸發生專利糾紛案件,通常會受到特別的關注,像是過去外國企業在浙江法院的勝訴率高達98%。不過現在大陸開始強調知識產權保護的公正與高效,逐漸趨於理性之下,不再給外資企業特殊保護。中國大陸最高人民法院在2017年4月24日第一次正式發佈《中國知識產權司法保護綱要(2016-2020)》,各項法律、法規的修改也正在積極進行中。受到各地法院相互比較審理專利案件週期的影響,未來審限也將進一步縮短、賠償標準可望進一步提高。

 

作者: 蔣士棋
現任: 北美智權報資深編輯
學歷: 政治大學企管系
經歷: 天下雜誌記者
今周刊記者

 

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