2018年兩岸專利論壇第二天的議程聚焦在新興科技的訴訟議題，而當天第一場報告「新興科技專利國際訴訟策略」是相當熱門的議題，分別由小米科技法務部資深法務總監周孜冶與松騰實業副總經理吳啟賢分享小米科技及松騰實業的國際專利訴訟經驗及策略。

照片來源：by張永泰, http://www.voachinese.com/a/taiwan-xiaomi-ban-20140925/2461851.html

小米科技西班牙之役

小米科技周孜冶於開始時，仍是不落俗套的先介紹小米的產品、專利申請數量與公司未來的發展方向；也分享了小米參加國際間標準規格建立的經驗，與國際大廠間的角力經過等。

在暖場之後，周孜冶開始分享小米科技在西班牙的訴訟經驗，這是臺灣廠家比較少碰觸的國家。該次訴訟恰巧發生在農曆年期間，中國企業都在休假，而西班牙則是正常上班時間，讓周孜冶嗅出對方似乎是有意抓該段時間提出訴訟，使小米無太多時間及人力準備答辯狀。但周孜冶仍是召集團隊，和西班牙委任律師商討對策與答辯狀方向。

在訴訟期間，部分經銷商因為不想經歷漫長的訴訟過程而與對造和解，但小米認為不應如此，而是如期將答辯狀與證據提交給西班牙法院，繼而進入雙方口頭辯論階段。在訴訟進行時，赫然發現對造律師的答辯竟是出人意料的無準備狀態，連對小米提出的狀紙內容以及證據都沒有仔細閱讀與研究。對造律師雖於過程中提出多次不同意見，但都被審判長駁回，並示意不要刻意干擾訴訟進行。訴訟結果就如周孜冶所預料，順利完成並取得勝訴的判決。

松騰與IROBOT之對抗

緊隨周孜冶之後，松騰副總經理吳啟賢也分享了松騰與IROBOT的美國ITC訴訟經驗。吳啟賢首先簡單說明了松騰實業為何會與IROBOT發生訴訟：松騰實業產品中的掃地機，就是雙方訴訟的標的物。

吳啟賢回想：剛開始松騰收到IROBOT的警告信函時，老闆還信誓旦旦的認為自己的產品沒有落入IROBOT的專利範圍，因此一開始不予理會。但與專家討論後，除了了解到IROBOT堅壁清野的訴訟策略外，也被告知在ITC提出訴訟的好處：就是針對產品的訴訟，可以快速阻止侵權產品進入美國；但如果在地方法院提起訴訟，則可對侵權者提出賠償與刑事責任的追究。再者，如果在ITC獲勝的話，在地方法院訴訟獲勝的機率也很高，於是松騰老闆認為應積極準備可能的訴訟大戰，便向工研院提出協助需求，藉由工研院的龐大搜尋與技術分析能力，在先前技術與專利大海中，找出自己的有利方向。

另一方面，，美國律師也告知松騰，此案之所以可由ITC承案是因為IROBOT訴狀中陳述存在公平競爭或不公平行為、產品有進入美國銷售行為以及在美國境內是相關產業。除積極準備訴訟對應外，松騰也在USPTO對該專利提出IPR（類似臺灣舉發），以期減弱甚至消滅對方專利權。

此案最後雙方是以和解收場，並討論日後雙方專利的互相授權。為何為會和解收場？主要原因是松騰接受律師的建議，讓IROBOT願意收手。律師的建議就是除了在中國對該專利提出無效宣告外，也藉行政查處的方式，將IROBOT產品落入侵權疑慮的先前專利予以挑出，向中國地方知識產權機關提出行政查處的要求；讓IROBOT不堪中國市場的下滑，便向松騰提出和解，以雙方合作未來市場來終結訴訟。

建議

在前述二件國際訴訟案例中，可以看出收到警告信函後，不要自信滿滿的認為自己產品沒有落入對方專利權範圍，而忽略可能全盤都輸的狀況發生。

首先，必須先釐清對方所指的專利權是否存在？清查專利權是否在該國家可作為權利主張依據？該專利權是否仍有效？該專利權取得過程中是否曾經放棄部分權利主張？或是在PGR/IPR/舉發/無效宣告過程中放棄部分權利？申請過程中是否盡到應盡的法律義務？例如：美國小實體/微實體身份呈報是否真實、先前技術文件呈報是否真實，是否未有隱匿已知的先前技術……等等。這時候，就是大量的資料挖掘過程，不要放過任何可能的證據資料，甚至一封電子郵件都可能是對方敗訴的關鍵。再來就是分析自己的產品是否落入對方專利權範圍中，依循侵權分析的順序，仔細探究產品與專利權各項專利範圍的關係，從中尋找差異點，即使僅是一個微小的差異，都可能是勝訴的關鍵點。知曉產品與專利權關係後，再模擬演練對方可能的各種訴訟招式以及答辯方向，藉此清楚自己的應對方向。

對於中國人來說，多不願意遇上訴訟，因為訴訟會帶來太多的消耗，諸如時間、人力與財力…等。專利界中避免訴訟的方式之一就是產品迴避設計，在產品設計的先前階段，應清楚搜尋先前技術，尤其是各國專利資料庫，找尋與構想中近似的技術內容，在近似技術內容中再找出自己的生存技術。

企業內部應將已經搜尋且經過分析的專利權資料分類、找出關鍵字詞與鍵入專利資料庫中，藉由日積月累的搜尋、分析與鍵入，擴大內部使用的專利資料庫。如此發展下，公司專利地圖便清晰可見，核心專利也呼之欲出，公司更可知曉未來的發展方向，種種好處不在話下。惟這項工作是和時間賽跑，誰跑得快，公司獲利的機會便更高。

作者： 邱英武 現任： 北美智權專利法規研究組主管 經歷： 曾任電腦週邊產品製造公司管理部門 （法務、IP、人事與總務）主管 曾任國內第一家同時取得SDA協會與MMCA協會BOARD MEMBER公司的法務/IP主管 曾任大專院校講師（1995-2002）。 智慧財產局專利審查官訓練課程講師。（2013、2014）

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