2019年1月7日，USPTO正式發布新的專利適格性審查指南，新增以判例具體劃分出如「數學概念」、「特定組織人類行為的方法」和「心智活動」等在審查時會被認為是抽象概念等不予專利的法定例外的群組，並在Alice/Mayo兩步驟測試之步驟2B的「發明性概念」前，以請求項是否可以「整合到實際應用」判斷其是否屬指向（not directed to）抽象概念之法定例外。依據2019年美國35 U.S.C. 101專利適格性審查指南內容，本文整理出5項該注意之處，提供專利申請人或從業人員參考。

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，不論是專利持有人或是挑戰者等利害關係人，眾人多年來應用Alice/Mayo兩步驟測試時，多發覺其多變且不一致的適用結果，而難以一致性地判斷何種標的具有專利適格（patent eligibility），何種屬自然法則、自然現象和抽象概念等不予專利的法定例外（judicial exception）[1]。為因應這些困難和眾多要求改革的呼聲，美國專利商標局（USPTO）自2018年即有所行動。2018年9月24日，USPTO局長Andrei Iancu應邀在美國智慧財產權人協會（Intellectual Property Owners Association，IPO）第46屆年會發表的談話即聚焦在35 U.S.C. 101專利適格性問題，並透露該局已著手研擬修訂專利適格性兩步驟測試審查指南，引起專利從業人員的共鳴與期待[2]。2019年1月7日，USPTO正式發布新的專利適格性審查指南（以下簡稱「2019年專利適格指南」），旨在提高審查專利時的整體清晰度、一致性與可預測性[3]。整體而言，2019年專利適格指南主要以下列步驟改進審定申請專利範圍是否指向（directed to）不予專利的法定例外：

1. 指南當中提供三個將被認定為「抽象概念」（mathematical concepts）的主題群組，包含「數學概念」（mathematical concepts）、「特定組織人類行為的方法」（certain methods of organizing human activity）和「心智活動」（Mental processes），且僅有落入上述群組的概念會被認為是抽象概念。
2. 若不予專利的法定例外事項可以「整合到實際應用」（integrated into a practical application），則該引述法定例外的申請專利範圍即非屬指向（directed to）抽象概念之法定例外。
3. 若不予專利的法定例外事項無法「整合到實際應用」，則該引述法定例外的申請專利範圍需經步驟2B的「發明性概念」（inventive concept）以決定是否具有專利適格。

本文即依據上述2019年專利適格指南內容，整理出5件專利申請人或從業人員應該注意之處，提供大眾參考。

一、2019年專利適格指南減輕由電腦實施的發明之專利的申請負擔

在後Alice案[4]時代，由電腦實施發明（computer-implemented invention）在專利適格要件上面臨許多挑戰，而2019年指南為此打開了新的一扇窗。具體言之，現在在Alice/Mayo測試的步驟2A，如果在檢查是否請求項引述法定不可專利元素（法定例外）：抽象概念、自然定律、自然現象與自然產物時有「抽象概念」，則審查官必須決定所請標的是否落入指南提供的數個分類群組之一。這些類別包含：

1. 數學概念：例如數學關係、數學公式或方程、數學計算等[5]。
2. 特定組織人類行為的方法：基礎經濟原則與實務（包括對沖，保險，減輕風險的方法）、商業或法律互動（包括契約形式的協議、法律義務、廣告、營銷或銷售活動或行為、業務關係）、管理個人行為或人與人之間的關係或互動（包括社交活動、教學和遵循規則或指示）[6]。
3. 心智活動：以人類心智活動進行的概念（包括觀察、評估、判斷、意見）[7]。

從指南內容可知，為確定一個請求項是否引述抽象概念，審查官現在要：（1）單獨或組合地識別請求項中的具體限制是否讓其認為該限制是在引述（recite）抽象概念；（2）確定所識別的限制是否落入屬於抽象概念的標的群組，若請求項未引述落入抽象概念群組者應具有專利適格。但在由電腦實施發明的技術領域有一個更引人注目的變化是，在所識別的限制落入抽象概念群組後，審查官如何繼續分析?即審查官在認為請求項落入抽象概念群組後，如何評估其是否可以「整合到實際應用」。

如指南所述，審查官應通過以下方式評估請求項是否可以整合到實際應用中：（1）確定在不予專利的法定例外之外的請求項中是否有任何其他元件（element）; 和（2）單獨和組合地評估這些附加元件，以確定它們是否將例外整合到實際應用中。筆者認為這種「實際應用」分析應有利於由電腦實施發明較不容易直接被認定為法定不予專利的例外。

二、2019年指南仍存在一些含糊之處，因為「實際應用」的審查類似於在Alice案後臨時指南中經常被詬病的「實質超越」（significantly more）測試。

鑒於2019年指南必須在CAFC的判例尋求支持，以期審查結果在司法審查的標準下不至被推翻，因此指南在舉例判斷是否可以「整合到實際應用」時，援引USPTO之前從Bilski案[8]、Mayo案[9]和Alice案所形成的「實質超越抽象概念」（significantly more than abstract concept）測試[10]。根據指南內容，當一請求項符合下列情形時即被認為可以「整合到實際應用」：

1. 當請求項中的額外元件反映了電腦功能的改進，或是對其他技術或技術領域的改進。
2. 當請求項中的額外元件用一個和請求項整合在一起的特定機器或製造過程來施行抽象概念。
3. 當請求項中的額外元件以一些其他有意義的方式應用或使用抽象概念時，通常將抽象概念的使用與特定的技術環境聯繫起來，且該請求項遠超過一個草擬（draft）且壟斷例外的抽象概念。

然而，即使任一請求項符合了以上3種情形，如果出現以下3種情況，還是不會被認為可以「整合到實際應用」。若（1）當請求項中的額外元件只敘明「應用」（apply it）之不予專利的法定例外，或僅包含在電腦上施行一個抽象概念的指導，或僅使用電腦作為施行抽象概念的工具。（2）當請求項中的額外元件僅為不予專利的法定例外增加了無關緊要的額外解決方案（insignificant extra-solution activity）。（3）當請求項中的額外元件通常只是將不予專利的法定例外的使用與特定的技術環境或使用領域聯繫起來的一般關聯（not more than generally link the use of judicial exception），請求項被認為未將抽象概念整合到實際應用中。

儘管如此，筆者認為依指南的內容，應該會有較少請求項會落入這個層次的檢視，且即使有請求項未通過「實際應用」分析的測試，仍有可能通過步驟2B的階段。

三、並非所有由電腦實施都具有專利適格，因為使用一般電腦機組實現的某些數學概念仍然不具專利適格。

儘管現在電腦實施之發明應該更容易被認為具有專利適格，但仍然並非全數均具有適格。例如，數學概念是由2019年指南識別的抽象概念的類別之一，並且當這些概念僅是使用一般（generic）電腦組件實現時，這些權利要求仍將被視為專利不適格。指南內有許多註腳值得一讀，但USPTO以指南審定的專利未來是否均能通過司法審查，可以進一步觀察。

此外，當在人類心智不能實際執行的電腦實施之發明，仍具有專利適格。作為抽象概念的一個類別是「心理過程」，確定由電腦實施發明的請求項不能由人類思維執行可能有助於超越現在由專利適格要件所形成的障礙。筆者認為此對專利申請人是個好消息，因為它可能會在拒絕某些數據處理/分析請求項時，減少審查官對2016年Electric Power Group v. Alstom 案判決見解的依賴[11]。

四、現在須將所有請求項中元件納入「易於理解、傳統和習知」分析，即使那些在之前被認為是微不足道的元件。

指南的一個關鍵變化是，在步驟2A中，審查官的分析明確排除了對附加元件是否代表易於理解、常規和常規活動的考量。因此，在審查步驟2A，審查官在評估不予專利的法定例外是否已被納入實際應用時，應對所有其他元件（無論它們是否是傳統的）給予審查考量。此與USPTO過往在相同情況下處理請求項的方式形成鮮明對比。

五、2019年美國35 U.S.C. 101專利適格性審查指南並非唯一應注意者，還必須考慮由電腦實施發明有關的2019年美國35 U.S.C. 112專利充分揭露審查指南。

USPTO另根據35 U.S.C. 112發布關於處理電腦實施發明的新指南[12]。根據該指南，對於根據35 U.S.C. 112（f）的電腦實施的請求項，專利說明書必須揭露用於執行所要求保護的全部功能的方法，否則該請求項權利要求將被視為過寬（unlimited）。此外，關於處理電腦實施發明的專利充分揭露審查指南清楚地表明，該方法的表現可以是任何可理解的術語，包括數學公式、流程圖，或是提供足夠的結構描述等任何其他方式。此外，2019年美國35 U.S.C. 112專利充分揭露審查指南警告相應的結構不能僅是一般電腦，並且認為一般電腦可以被編程以執行所要求保護的功能是遠遠不夠的。因此，除了新的專利適格性審查指南之外，由電腦實施發明的專利利害關係者亦應依循新的§112專利充分揭露審查指南，以完整符合各專利要件的要求。

備註：

1. 欲了解Alice/Mayo兩步驟測試，可參見葉雲卿，後Alice時代之商業方法專利適格性判斷，北美智權報，第207期，2018年3月，http://www.naipo.com/Portals/1/web_tw/Knowledge_Center/Infringement_Case/IPNC_180321_0501.htm
2. 黃蘭閔，美國35 U.S.C. 101專利適格性審查指南將有重大調整，北美智權報，第222期，2018年10月，http://www.naipo.com/Portals/1/web_tw/Knowledge_Center/uspatent/IPNC_181017_2201.htm#1
3. 2019 Revised Patent Subject Matter Eligibility Guidance, United States Patent and Trademark Office, Commerce, 84 FR 50, available at https://www.govinfo.gov/content/pkg/FR-2019-01-07/pdf/2018-28282.pdf (last visit 2019.01.10)
4. Alice Corp. Pty. Ltd. v. CLS Bank Int'l, 573 U.S. 208
5. Mathematical relationships, mathematical formulas or equations, mathematical calculations
6. Certain methods of organizing human activity — fundamental economic principles or practices (including hedging, insurance, mitigating risk); commercial or legal interactions (including agreements in the form of contracts; legal obligations; advertising, marketing or sales activities or behaviors; business relations); managing personal behavior or relationships or interactions between people (including social activities, teaching, and following rules or instructions)
7. Mental processes — concepts performed in the human mind (including an observation, evaluation, judgment, opinion).
8. Bilski v. Kappos, 561 U.S. 593
9. Mayo Collaborative Servs. v. Prometheus Labs., Inc., 566 U.S. 66
10. 79 Fed. Reg. 74624 (Dec. 16, 2014)
11. 在本案中法官認為僅以資料的選擇與操作提供給人可以理解的資訊的技術本身不能轉換抽象資訊取得程序為具體有意義的標的。Elec. Power Group, LLC v. Alstom S.A., 830 F.3d 1350
12.  Examining Computer-Implemented Functional Claim Limitations for Compliance With 35 U.S.C. 112, 84 FR 57, available at https://www.govinfo.gov/content/pkg/FR-2019-01-07/pdf/2018-28283.pdf (last visit 2019.01.10)

 

【本文僅反映專家作者意見，不代表本報立場。】

作者： 李秉燊 現任： 美國杜克大學法學院訪問學者 學歷： 國立交通大學科技法律研究所博士生 國立交通大學科技法律研究所碩士生（逕升博士班） 國立陽明大學醫事技術暨檢驗學系碩士 專業資格： 107年度中華民國專利師考試及格 103年度中華民國醫事檢驗師考試及格

 

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