2019年才剛開始幾天，美國專利及商標局(USPTO)就給出了一個新年大賀禮 - 35 U.S.C. 101專利適格性審查指南，這也是大家引頸期盼已久、希望能讓抽象概念的認定更為明確的一份指導文件。在此指南中，主要是針對了Alice/Mayo案所確立的適格性測試兩步法中的Step 2A進行修訂，將其明確拆分為兩部份：判斷一(Prong One)以及判斷二(Prong Two)，其中又以判斷二所認定的是否具備「實際應用」(practical application) 的判斷最為重要。

2019年1月4日，USPTO在其網站上公佈了新修訂之專利標的適格性審查指南 (2019 Revised Patent Subject Matter Eligibility Guidance)，這也是自USPTO局長Andrei Iancu於去年9月演講時提到的將會針對35 U.S.C. 101專利適格性的檢驗標準進行修訂後，大家熱烈討論並期盼著有個認定專利適格性明確方法的正式文件發佈。

 USPTO 局長Andrei Iancu；照片來源：flickr, by Senator Chris Coons

為什麽需要有這份指南?

於這份指南一開始即提到，自從最高法院給出Alice一案的意見後，日漸增加的各種判例及解讀，以及相似情況在不同案件中的不一致認定結果，使得專利適格性的審查工作漸漸變得難以實行 (impractical) 且結果無法預測，造成申請人及審查官相當大的困擾，因此，本指南最大的目標就是提升審查一致性和可預測性(in an effort to improve consistency and predictability)。

指南中主要修訂之內容

在本次指南中，主要針對了Alice / Mayo案所確立的適格性測試兩步法中的Step 2A進行修訂。筆者將原本兩步法流程圖依照本次指南內容修改如圖1。

圖1. 新版35 U.S.C. 101專利適格性審查指南針對適格性測試兩步法中的Step 2A所作的修訂

製表：Johnny Chen

如上圖所示，本次修訂將Step 2A拆分成了兩部份：判斷一(Prong One)、以及判斷二(Prong Two)，分述如下：

Step 2A判斷一(Prong One)：評估申請專利範圍是否包含法定例外 (evaluate whether the claim recites a judicial exception)。

於判斷一中，首先判斷是否包含法定例外事項 (judicial exception)。若無，則認定此申請專利範圍並不「指向(directed to)」法定例外、具備專利適格性。若有，則視此法定例外事項屬於「抽象概念(abstract idea)」或是「自然法則 (law of nature) / 自然現象 (natural phenomenon)」，如果屬於後者，則直接進行判斷二；如果屬於前者，則視此抽象概念是否歸類於以下典型三分類：

• 數學概念 (Mathematical concepts)：例如數學關聯、數學公式或方程式、數學計算
• 組織人類活動的方法 (Certain methods of organizing human activity)：例如基本的經濟原則或實踐，包含避險、保險、風險降低等；又例如商業或法律活動，包含合約、法律義務、廣告、行銷行為或銷售活動、商業關聯等；又例如管理個人行為、人與人之間的關係或互動，包含社會活動、教學、用以遵循的規則或指示等。
• 心智活動（mental processes）：心智執行的概念，包含觀察、評價、判斷、提出意見等

若可歸類於以上「抽象概念的典型三分類」之中，則接著進行Step 2A的判斷二 (Prong Two)，若不歸屬於典型三分類，則判斷是否屬於判斷一的罕見特例 (rare circumstance) 情況。

抽象概念的罕見特例 (rare circumstance)：非屬於典型三分類、但仍以抽象概念視之的情況 (a claim limitation that does not fall within the enumerated groupings of abstract ideas should nonetheless be treated as reciting an abstract idea)。

即雖然未包含上述典型三分類所列的抽象概念，但是審查官仍然認定此申請專利範圍應視為包含抽象概念的狀況，指南中稱之為「推定抽象概念 (tentative abstract idea)」。指南中並未詳細敘述怎樣的情況下會構成此推定抽象概念，僅敘述若被判定為推定抽象概念，則如同判定落入上述的典型三分類之中一般，需要接續進行Step 2A的判斷二。然而，指南特別提到，若是由推定抽象概念而最終認定不具適格性 (也就是後續的Step 2A判斷二以及Step 2B都沒有通過的情況)、則負責案件的審查官需要先行請示USPTO的科技中心主任、並取得其認可 (Any rejection in which a claim limitation, which does not fall within the enumerated abstract ideas ﹝tentative abstract idea﹞, is nonetheless treated as reciting an abstract idea must be approved by the Technology Center Director)。在這種情況下，檔案記錄 (file record) 中將會有解釋 (justification) 關於為何此申請專利範圍未包含上述典型三分類，卻仍被認定視為抽象概念之理由。

Step 2A判斷二 (Prong Two)：若包含法定例外，則評估此法定例外是否可以整合至實際應用 (if the claim recites a judicial exception, evaluate whether the judicial exception is integrated into a practical application)。

此處的「實際應用」的定義是：對法定例外施加有 (技術) 意義的限制，使得申請專利範圍不僅是為了獨佔此抽象概念 (imposes a meaningful limit on the judicial exception, such that the claim is more than a drafting effort designed to monopolize the judicial exception)。指南進一步指出，申請專利範圍必須具備「額外元素」(additional element)，使得此法定例外能整合至「實際應用」。

為了明確上述的「額外元素」，指南舉出了許多經典案例來配合說明，例如指南中提到經典的DDR HOLDINGS, LLC V. HOTELS.COM一案，由於訴爭專利中提到一種新網路協定，其可以動態產生雙來源的混合頁面，能區別於傳統直接點選超連結的方式，因此具備「能夠將法定例外整合至實際應用」的「額外元素」，不僅僅是保護一個網頁上能同時顯示兩組資料源的概念。

若認定為具備此法定例外可以整合至實際應用，則通過測試，此申請專利範圍具備專利適格性；相反，若此法定例外無法整合至實際應用，則繼續進行兩步法中的Step 2B。

Step 2B: 申請專利範圍中是否提供發明概念 (evaluate whether the claim provides an inventive concept)

事實上，新版指南對於Step 2B的內容並沒有進行改動，僅強調實際審查時Step 2B 不應重新評估Step 2A做過的判斷，也就是Step 2B 應該將重點放在檢視其他「額外元素」(additional element) 之特性，例如：

• 【具備發明概念的判斷】 申請專利範圍中具備不屬於習知、例行或常規活動的特殊限定或組合之額外元素 (adds a specific limitation or combination of limitations that are not well-understood, routine, conventional activity)
• 【不具備發明概念的判斷】 申請專利範圍中的額外元素僅為習知、例行或常規活動之抽象概念的上位化表現 (simply appends well-understood, routine, conventional activities previously known to the industry, specified at a high level of generality, to the judicial exception)

換言之，若「額外元素」於Step 2A 中被認定無法整合至「實際應用」(practical application)，審查官仍需要將此「額外元素」以Step 2B 中的標準再審視一次，判斷是否具備「發明概念」(inventive concept)；如果此「額外元素」不具備整合至「實際應用」的條件、但具有「發明概念」，則仍通過兩步法Step 2B測試，具備專利適格性。指南中並舉出了以下例子方便理解：假定一個申請專利範圍是關於數學方程式以及一系列的資料獲取步驟 (mathematical equation and a series of data gathering steps)，若審查官於Step 2A之判斷二認定此資料獲取步驟無法整合至「實際應用」，但又認為此步驟是一個非傳統常規方式　(an unconventional way)，則於Step 2B的判斷中仍可以認定其具有「發明概念」而具備專利適格性。

結論

這次的指南中更明確指出抽象概念的典型三分類：數學概念、組織人類活動的方法、以及心智活動，另外還規範了Step 2A的判定重點為申請專利範圍必須具備可以整合至「實際應用」的「額外元素」，亦即若申請專利範圍中包含不僅為概念性的實質額外技術元素，則可直接通過Step 2A的判斷、具備專利適格性；相反的若於Step 2A 中判斷不具備實質額外技術元素，則就還需要經過傳統Step 2B的判斷、視其是否具備足夠的「非傳統常規」特徵而使其實質超越 (significantly more) 本身的抽象概念。

最後順帶一提，新版指南中的內容已於2019年1月7日開始實施，針對此指南的公眾意見搜集至2019年3月8號截止，公眾意見可以寄至eligibility2019@uspto.gov。

※ 本文作者將稿費收入全數捐贈予「財團法人博幼社會福利基金會」

【本文僅反映專家作者意見，不代表本報立場。】

作者： Johnny Chen 現任： 北京科技大廠專利總監 學歷： 臺灣大學資訊網路與多媒體研究所 台灣中興大學土木工程學系 專長： 智慧財產權、美國專利法、專利佈局、專利分析

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