238期
2019 年 06 月 05 日
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《專利大數據-1》
Google專利營運長分享如何篩選專利事務所
李淑蓮╱北美智權報 編輯部

大數據 (Big Data) 可以應用在很多地方,現在比較熱門的研究議題首推人工智慧、醫療、電子商務的行銷活動……等等。其實,在智慧財產權的領域,大數據也早已成為專利佈局、專利分析及先前技術探索的重要工具,只是以前沒有「大數據」這個名詞把這些資料分析的應用串連起來,才讓人輕忽數據在專利管理中的重要性。日前,Google專利顧問暨專利營運長陳煊華(SYLVIA YU CHEN)在《2019 LexisNexis IP 智權研討會》中分享了Google篩選專利事務所的經驗,她指出,「速度、品質、價格通常是企業選擇事務所的三大考量,其中速度與價格都有客觀的衡量標準,但品質在一定程度上是主觀判斷較多。然而,最近幾年在品質的客觀衡量部分有了很大的改善,像是LexisNexis的PatentAdvisor便可以協助專利主管對專利品質作出比較客觀的評量。」如果從事務所的角度出發,則應該了解自己是如何被選擇的。

Google專利顧問暨專利營運長陳煊華(SYLVIA YU CHEN),圖片來源:LexisNexis

陳煊華已在Google任職4年,她剛開始在Google工作的時候,總共有40家美國事務所為Google提供服務。她認為40是一個很大的數量,而Google的專利組合也不是龐大到可以讓40家事務所都能分配到滿意的業務量。雖然在陳煊華進入Google之前,已經有專利小組負責縮減事務所的數目,但方法是比較簡單的:像是挑出10年沒有往來的事務所、挑出業務量很少的事務所,但即使是已經過簡單的篩選,還是剩下40家的數量。因此,定時檢核、及進一步的去蕪存菁有其必要性。

要篩選出適合企業本身的事務所,或為已在為企業提供服務的業者打分數,陳煊華指出首先要知道本身業務目標,當確認了業務目標之後,往後所做的每一件事都是跟業務目標有關的,像是收集數據、追蹤進度以達成業務目標。

陳煊華為每一家提供Google服務的專利事務所都準備了一張記分卡,她說這不是一張單純的記分卡,而是矩陣形式的,而Google也會告訴每一家事務所矩陣的每一個地方是什麼。陳煊華表示,這就像在學校一樣,可能35%是代表功課成績、25%是團體活動表現,25%是考試成績……,至於每一個地方的比例分配就要看「你需要達到的業務目標是什麼?」

抉擇就是妥協

陳煊華舉了「項目管理三角形」(project management triangle)為例,以企業選擇事務所的角度去看,速度、品質、及價格是三大主要考量。當然,最理想的狀況是又快、又便宜 (cost effective)、品質又好,但在現實中,選擇偏重了其中一項便必須要犧牲別外一項,這是一種妥協 (tradeoff)。例設企業專利部門現在手上有10分,如果10分都給了「便宜」,那自然要犧牲速度跟品質,現在就以「項目管理三角形」來看看如何「妥協」。


Project Management Triangle(管理項目三角形);圖片來源:Wikimedia Commons

就一項「速度」而言,陳煊華認為很容易讓客戶了解,速度就是「快」,基本上企業都希望可以快一點拿到專利,而是不是夠「快」,可以從事務所申請一個專利的時間軸看出來,這是比較客觀的。

一般來講,案件通常是從一通電話開始:企業致電事務所,查詢或告知專利申請需求、或許是要求報價……等等。接下來,進度展開……

電話查詢(Call)→ 電子郵件 (Email) → 訪談 (Meeting) → 初稿 (Draft) → 檢查(Review) →提醒(Reminder) → 回饋(Feedback) → 送件(File)

在時間軸上面,企業或是事務會在每一個環節上填上所需時間,然後把所有環節所需要的時間加起來,便知道一個專利申請從開始到送件,究竟花了多少時間;如果企業的目標是速度,便可以這個作為客觀的衡量標準。


Google專利顧問暨專利營運長陳煊華(SYLVIA YU CHEN),圖片來源:LexisNexis

其實,如果再看細一點,在時間軸中的每個環節所需的時間也是一種抉擇跟妥協,例如,如果多花一點時間在第一稿上,那即要犧牲客戶檢查的時間或是送件時間。當已知每個環節所需的天數後,即可以製作矩陣。

陳煊華說,這個矩陣很有趣,以事務所的立場,究竟希望那一天是案件的起始日?她表示以客戶的角度而言,當然是越早開始越好,但雙方也要溝通,達成共識才行。通常第一步接觸如果是電話溝通,大概只是詢問一些資訊,應該不能作為案件起始日;到了電子郵件,已比較正式,而且有書面資料,好像也可以作為起始日,但有時候如果email得到的資料很少,好像還不能成案;然後到了訪談 (meeting)的日子,應該毫無疑問是已經成案了。針對起始日的問題,陳煊華表示Google是以email接觸開始算的,因為email有日期可以追蹤,而且也比較有正式記錄。至於完成日,則一致公認為送件日 (Filing)。

聽完企業立場的觀點,筆者覺得事務所也應該換位思考。有些事務所會把案件起始日訂為簽約的時候,至少是要有一份agreement, 然後由行政人員建檔,產生案號之後,案件才算正式成立,但若客戶是Google,從該案件的第一封email開始已算是案件成立,那中間的落差是有多大?更有甚之:假設A企業的老闆5月1日告知A企業智權部主管要就某技術申請專利,待該智權部主管聯絡好事務所,安排事務所與發明人訪談之時已是5月10日;所以對A企業的老闆而言,案件的起始日是5月1日、對A企業智權部主管而言,是email聯絡之日,可能是5月5日,但對事務所而言,則是訪談之日,是5月10日。這種認知上的差異是可能會影響企業對事務所評價的。

至於在管理項目三角形中價格很容易比較,因為可以量化,和速度一樣是比較屬於客觀的標準。最後剩下的是品質的部分。陳煊華認為品質是很主觀的,但最近幾年在品質的客觀衡量部分有了很大的改善,像是LexisNexis的PatentAdvisor便可以協助專利主管對專利品質作出比較客觀的評量。陳煊華表示,一些專利案件的大數據可以協助企業來評估事務所,例如Final OA Objection的頻率、專利請求項的字數 (假設:字數少則請求範圍很寬廣)……等等。不過,陳煊華並沒有明確指出品質好的標準為何,她強調最重要是企業本身的「目標」,有些企業追求的是cost-effective、有些企業追求品質、有些甚至只要求獲得一個專利,著眼點不一樣因此沒有「標準」,重點是作出選擇時妥協與犧牲 (tradeoff)是無可避免的。

 

作者: 李淑蓮
現任: 北美智權報主編
學歷: 文化大學新聞研究所
經歷: 半導體科技雜誌(SST-Taiwan)總編輯
CompuTrade International總編輯
日本電波新聞 (Dempa Shinbun) 駐海外記者
日經亞洲電子雜誌 (台灣版) 編輯

 

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