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資通訊產業瞬息萬變，第五代移動通信技術（5G）蓄勢待發；生物科技如雨後春苗，基因編輯等新興技術更有如旭日東升般照拂萬物。惟，萬流莫不歸於一宗，為符合產業間不同產品應用與技術相容性（compatibility）需求，新興科技技術標準的制定和標準制定組織（standard-setting organization，SSO）如何運作，在技術應用的擴張中扮演著不可或缺的角色[1]。

以個別廠商競爭策略來看，如何參與SSO形塑產業標準的過程，進而申請（apply）、揭露（disclose）涵蓋技術標準的專利，並在取得（acquire）標準必要專利（standard essential patent，SEP）後積極採取授權策略以獲取利益（或稱為貨幣化，monetization），是其伴隨產業脈動持續成長的不二法門。相對的，站在防禦角色，個別廠商如何循序漸進的進行迴避設計、抗辯、甚至無效系爭專利，給予僅是登門敲詐的專利擁有者（或有稱專利蟑螂）當頭棒喝，亦為產業競爭中個別廠商必須瞭解的實務議題。因此，本系列將介紹標準必要專利（1）取得、（2）實施，和（3）防禦等三階段的新興科技產業之標準必要專利實務。

作為本系列第一篇的（1）取得階段，本文首先簡介SEP定義與美國高通案之後，將分析新興科技產業中，不論是申請獲核准或透過購買等取得SEP過程中應予考量的實務細節。

SEP是透過產業成員自願性共識協商形成標準後宣告的專利，且具有無可迴避、不可替代的特徵。據SSO所發布的智慧財產權政策（IPR policy）的定義，考量一般技術方法和設定標準時的技術領域狀態，在製造、銷售、使用或其他方式實施該標準的元件或方法時，必定會侵害該標準必要專利。因此，實務上多採取授權並獲得權利金的模式，使發明者得以獲益，該標準技術亦能廣泛實施於各項產品以促進產業發展和該項技術的持續進步。SSO在制定政策上亦會規定相關專利揭露義務和授權時應遵守「公平、合理、無歧視」（FRAND）原則。[2]

其中，將SEP授權模式發揮至極致的莫過於美國高通公司（Qualcomm）。但是，2017年1月，美國聯邦貿易委員會（FTC）以高通公司拒絕授權其標準必要專利且採取複雜授權架構，係違反其所參與之SSO所制定IPR policy下FRAND授權專利的政策承諾和美國FTCA第5條規定之不公平競爭方法（unfair methods of competition），於加州北區地方法院提起訴訟。2019年5月，加州地院判決高通公司需與其合作夥伴、客戶重新進行談判以公平合理價格授予競爭對手專利權，且不能跟個別客戶簽訂獨家供應協議，甚至在未來7年須接受主管機關的監管。[3]

水能載舟，亦能覆舟。當高通公司以SEP授權架構取得商業上的巨大成功，加州地院的判決亦可能顛覆該公司運營的核心商業模式。因此，在高通案之後，個別廠商如何從該案學習到啟示，運用合適手段取得、實施，和防禦SEP，即是產業競爭實務的重要課題。

欲建立SEP布局，強而有力的核心專利不可少。個別廠商除以創新技術參與SSO運作以形塑產業標準，良好的專利撰寫技巧，更關乎該專利是否符合該標準技術「必要性」（essentiality），產品應用和供應鏈上下游的寬度，甚至伴隨產業演進持續適用的廣度等專利品質。

是以，撰寫專利時，申請人應在技術發明的合理範圍中，預先評估該技術可能的產品應用、供應鏈變化與市場風向，尋求在單一專利的請求項中拓展技術應用範圍，甚至在後續發明的專利申請上因應產業走向，靶定潛在侵權人。例如，評估該技術產業上下游供應鏈不同實施程度，甚至確認關鍵節點，以拓展SEP權利涵蓋的射程範圍，亦避免產業技術推進導致採用技術的轉變。例如該技術標準是關於一種通訊協定，申請人應撰寫相關請求項包含關於應用該通訊協定的方法，一種使用該協定的IC產品，或甚至是一項使用該通訊協定的終端產品。具體言之，在5G的萬物連網年代，通訊技術能應用在手機、家用電器、車用電子或無人機等產品；生物基因編輯技術則廣泛運用在人類疾病治療、動植物、種子改良等。

欲達良好SEP布局，本文建議發明人申請多項屬於標準必要技術運用的專利並精確對應各項應用，避免僅能涵蓋間接侵權或讓潛在侵權人迴避設計（design around）；並在該等專利中延伸出以同標準技術對不同產品應用的請求項。此不僅擴展專利權範圍，亦降低整體權利因被潛在侵權人挑戰（challenge）成功而失效的結果。此外，撰寫前述專利請求項時，除考量可涵蓋他項產品專利侵權的範圍，也需考量若SEP請求項太過細分，可能因美國專利權利金計算專利貢獻度（patent contribution rate）導致在單一專利請求項所能計算的權利金相對減少。但若能在請求項布局時不僅涵蓋基礎的標準技術，而是擴散至各項應用，則可最大化權利金的計算。

在評估以收購方式取得SEP布局時，個別廠商亦應作與以上所述相同的考量。

由於當一項產品宣稱應採用標準技術時，實務上多可推定其落入SEP的權利範圍。因此專利權所有人透過宣告（declaring）使專利成為SEP的最大好處在於實施專利時可以取得較好的授權協商地位。而備受採用的標準技術代表該產業有許多廠商和產品應用該項技術，也意味著有眾多授權的潛在標的和權利金。此外，若作為領頭羊的個別廠商能越早加入SSO的運作，實務上也代表著更高的可能性使SSO採用該技術為產業標準。由於SSO在政策上鼓勵個別廠商揭露符合標準技術必要性的專利和各項應用，所以向SSO揭露專利的廠商在產業標準形塑的過程能發揮更大影響力。

但是，當專利權所有人宣告一般專利為SEP後，亦會損失某部分的權益，例如前述FRAND原則即是在實務上討論度最高的制約。FRAND限制SEP所有權人必須公平、合理、無歧視的授權該項專利，因此意味著必須將該專利技術授權給市場競爭對手，且無法協商更高的潛在授權金，前述高通案判決即是範例。此外，SSO的智慧財產權政策多規定參與者不得請求禁制令（injunctions）以屏除市場競爭對手，且該對手甚至得利用SSO所制定的標準為該技術領域具有通常知識者熟知的技術證明系爭SEP不具有進步性（non-obvious），據以無效專利。更有甚者，即使個別廠商宣告其擁有的專利符合SSO制定之標準技術「必要性」的SEP，由於SSO甚少直接認證哪些專利是SEP，甚至法院得推翻SSO的SEP認定結果，因此「宣告」並非百分之百的保證。[4]

雖然已有如歐盟執委會提案要求SSO自主或擔任第三方協助專利主管機關評估專利是否具有標準技術的「必要性」，以為產業和法院確定是否為SEP，但目前為止，在實務上SSO並不負責評估所有宣告的專利是否確實是SEP，因而增添許多不確定性[5]。

當SEP布局成為顯學，專利申請人或所有權人在實施SEP之前，應先考量該等SEP面對專利有效性挑戰、SEP必要性挑戰、未來應用技術的可能轉變，和市場競爭對手潛在迴避設計的可能性。此外，個別廠商在參與SSO運作前應瞭解SSO的智慧財產權政策，評估以FRAND架構授權對自己的優勝劣敗，甚至進一步注意單方面宣告其擁有的專利符合SSO制定之標準技術「必要性」的SEP後，仍具有被法院推翻的風險。在評估以上風險後，才能站穩SEP布局的第一步。

莊弘鈺、林艾萱，標準必要專利競爭法管制之分與合：兼論我國高通案處分，公平交易季刊，第27卷第1期，2019年1月，頁3。
同前註，頁4。
FTC v. Qualcomm Inc., 2019 U.S. Dist. LEXIS 86219
See Cellular Communications Equipment LLC v. HTC Corp., 6:16-CV-363-KNM, Order Denying Motion for Summary Judgment (August 9, 2018); see also In re Certain Magnetic Data Storage Tapes and Cartridges Containing the Same (Fujifilm v. Sony), 337-TA-1012, Notice of Commission Final Determination of Violation of Section 337 (March 8, 2018).
European Commission, Communication from the Commission to the European Parliament, the Council and the European Economic and Social Committee – Setting Out the EU Approach to Standard Essential Patents at 5