262期
2020 年 06 月 10 日
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USPTO新推出小微實體COVID-19優先審查試辦計畫
黃蘭閔/北美智權 智權法規研究組

USPTO新推出小微實體COVID-19優先審查試辦計畫[1],各項規定基本和一般優先審查辦法相同,但免去優先審查費、手續費等額外規費。官方目標是於准予參加試辦之日起12個月內審結,但USPTO 新聞稿及公告辦法都提及,若申請期間申請人能配合快速回應,USPTO預估有機會於6個月內製發終局處分。

試辦期間

這項辦法2020年5月14日生效,USPTO並自辦法生效日開始接受參加申請,預定到500件名額用完之日結束試辦,但也不排除中途縮減名額、延長試辦、修改辦法的可能。

USPTO已為Covid-19優先審查試辦計畫開設專門網頁[2],依本文截稿時的官方公布數據,截至2020年5月15日為止,也就是這項辦法生效兩天,已有10件申請案請求參加試辦,但尚不清楚有多少申請案因此取得優先審查資格。

適用要件

如辦法名稱顯示,這項試辦計畫鎖定Covid-19相關發明,且限小實體或微實體申請人的案件適用。

1. 發明類別

所請發明必須至少有一項方法或物之請求項與疫情相關,且所請方法或產品需經美國食品暨藥物管理局(FDA)審核[3]。若要參加,申請書表需包含相關聲明文字。

2. 申請人

申請人需為小實體或微實體申請人。若要參加,申請書表需包含相關聲明文字。

3. 適用案件

依請求時點有不同規範──

3.1. 新案申請時併提參加請求:需為原始發明/植物正式案新案

● 只適用依35 U.S.C. 111(a)提交的一般美國正式案新案,不適用依35 U.S.C. 371經PCT進入美國的美國國家階段申請案;

● 若有美國正式案或PCT在先申請案作母案,僅限主張單一一件先申請美國正式案或PCT案的延續案可適用(若延續案合併主張二或更多件美國正式案、PCT案優先權,即不符此一要件);且

● 若主張一或多件美國暫時案或外國案優先權,不影響其參加資格。

3.2. 提RCE時併提或提RCE後加提參加請求:進入RCE程序的發明/植物正式案

● 依35 U.S.C. 111(a)、35 U.S.C. 371提交的美國正式案皆可適用;

● 若提RCE時未併提參加請求,最遲需在RCE後第一次OA寄發前請求參加;且

● 一案限一次RCE可循此時點參加試辦。

規定書表

USPTO提供有制式表格"Certification and Request for COVID-19 Prioritized Examination Pilot Program under 37 CFR l.102(e)"(PTO/SB/450),其內容已寫入參加這項試辦計畫需附具的聲明文字。

其他審核項目

USPTO另有多項審核要件,包括但不限於以下各項:

● 發明案是否以EFS-Web/Patent Center提交申請案及參加請求?

● 是否符合項數規定(獨立項≦4項、總項數≦30項、多附項=0項)?

● 是否已繳必要規費(例:基本申請費、檢索費、審查費、超項費、超頁費等)?

● 參加請求提交前是否未請求延期?

● 申請案是否使用ADS提示發明人合法姓名及聯絡地址?

● 申請案並未參加First Action Interview (FAI)?

使用者反應

許多檯面上已有進展的大型製藥、生技業者顯然無從適用這項辦法,這些大型企業或他們參與的團隊,假使有發明案想排進USPTO優先審查名單,需依既有的優先審查辦法繳費辦理。小微實體COVID-19優先審查試辦計畫,等於是美國政府集中資源幫助大學研究機構、中小企業相關發明更快取得專利,一般認為,這項計畫應有利其募集所需資金、推進產品上市。

然而,USPTO本項辦法的適用領域相對有限,媒體引述美國業界專家意見指出[4],以發明類別來說,雖然大致涵括Covid-19疫苗、療法、試劑,但其他可能有助對抗疫情的發明未必能一體適用,比方個人防護裝備(PPE)相關發明,即處於辦法適用的灰色地帶。

此外,專家指出,加速審查往往意謂較嚴格的檢視,申請人需確定研究成果已有充分的進展、申請案揭露內容及申請專利範圍足夠明確,而許多疫苗、檢測及治療方法都還在研發初期,還不確定其效果、不到能向FDA叩關的程度,這類發明還需要更多實驗測試數據支持其申請內容、畫定請求項範圍,但在眾家爭搶、名額只有500件的情況下,急就章式貿然送件,可能只是提前拿到終局核駁,畢竟小微實體COVID-19優先審查試辦計畫只承諾優先審查,不保證拿到核准結果。

其他選項

另方面,疫情蔓延全球,世界多國的產官學界皆投入眾多資源要克復難關,USPTO所推小微實體COVID-19優先審查試辦計畫,並非相關發明案目前唯一的加速審查選項,許多國家都利用既有制度或新闢通關捷徑,試圖為這類發明提供快速領證的機會[5]

以新加坡知識產權局IPOS為例,即結合舊有專案推出新的加速審查辦法SG Patent Fast Track[6]。若要參加IPOS這項辦法,和USPTO試辦計畫一樣,應以英文稿件送件,無額外規費,有參加名額件數及申請案項數限制,官方預定於6個月內審結;但相對來說,新加坡這項辦法的適用技術領域更廣,且無申請人實體規模限制,若能順利拿到核准結果,還可藉PPH、ASPEC等途徑在多國加速申請專利。

不過需注意的是,因為這項辦法限定第一案需在新加坡申請,不能主張優先權,申請人若有這類發明案想假道新加坡,需注意申請順序,且依相關國家法規規範,並可能需事先向個別專利局請求保密審查、取得境外申請許可。

 

備註:

 

 

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