繼北美智權報263期《秘密銷售構成先前技術於各國之現況 (上) 》一文，本刊期繼續介紹中國CNIPA及歐盟EPO就「秘密銷售構成先前技術」的相關規定。

中國

根據中國專利法第22條第5項：「本法所稱現有技術，是指申請日以前在國內外為公眾所知的技術。」因此，是否「為公眾所知」成為判斷申請內容是否屬於先前技術的唯一標準。在審查指南中，具體指出為公眾所知的態樣可為：(1) 在國內外出版物上公開發表、(2) 在國內外公開使用或 (3) 以其他方式為公眾所知的技術。其中對於公開使用，審查指南進一步定義為能夠使公眾知道其技術內容的製造、使用、銷售、進口、交換、饋贈、演示、展出[1]等方式。

但中國之審查指南與台灣之審查基準極為類似地指出：「應當注意，處於保密狀態的技術內容不屬於現有技術。所謂保密狀態，不僅包括受保密規定或協議約束的情形，還包括社會觀念或者商業習慣上被認為應當承擔保密義務的情形，即默契保密的情形。」可見審查指南亦肯認「負有保密義務之人所知悉應保密之技術不屬於先前技術」之狀況。中國與台灣一樣，似乎至少在行政角度上承認秘密銷售。

然而，中國最高人民法院在「如皋市愛吉科紡織機械有限公司訴國家知識產權局專利複審委員會」一案[2] (以下略稱為愛吉科紡織案) 中指出「社會公眾只能獲知有關產品所執行的標準代碼、編號和名稱，並不當然獲知標準的具體內容。法律既不要求將企業產品標準[3]具體內容向社會公開，也未強制要求向交易相對人公開，交易相對人能否獲知企業產品標準的具體內容取決於當事人的約定和實際的履約行為。即使交易相對人獲知了企業產品標準，包括在解決有關爭議的執法程序中獲知，其對標準中包含的有關技術秘密也依法[4]負有相應的保密義務。因此，有關企業標準是否因產品買賣等交易行為導致為交易相對人所知進而導致構成專利法上的使用公開，當事人[5]首先必須提供證據證明已經實際為他人[6]所知，其次至少還要證明知悉該企業標準內容的人並不負有任何法定或者約定的保密義務。顯然，本案中無效請求人並未完成此種舉證責任。」換言之，根據法院的判決，中國的司法系統承認附有保密條款之銷售足使專利之技術內容處於未公開狀態，即不屬於先前技術。

EPO (歐洲專利局)

EPC Art. 54 (2) 規定了：「現有技術應被視為包含在其歐洲專利申請案申請日前透過書面或口頭敘述、透過使用或其他任何方式向公眾提供的所有事物[7]。」與中國相似，是否為先前技術之標準以「為公眾所得[8]」作為關鍵門檻。與其他主管機關不同的是，在Guidelines中不僅間接提及，甚至直接開闢專章討論保密協議的效力。

首先，在Part G. Chapter IV. 7.2.1中：「在相應期日，如果公眾有可能獲得該申請標的之相關知識，且並無保密條款限制申請標的之使用或傳播，則可認為該申請標的已藉由使用或以任何其他方式向公眾公開。例如，若將物品無條件地出售予屬於公眾之一人，因為此買受人透過交易獲得對該物品不受限制的所有權[9]。」反面解釋，技術內容在附保密條款交易下，買受人所因而得知相關知識，此一事實則不視技術內容為公眾所得。

再者，Part G. Chapter IV. 7.2.2中：「若對保密性方面有明示或默示的協議，且未被違反，那麼原則上認為，申請標的並未透過使用或其他任何方式而為公眾所得。」明示之保密協議自不待言，此間所謂默示之保密協議存在與否，則須視雙方對於保持秘密是否客觀上均有利益而定，若僅一方有保持秘密而生之利益，則須使「他方隱含地接受而有採取相應的保持秘密行為[10]」得到證明，方可認為默示之保密協議存在。為建立此一證明從而確認默示之保密協議存在，雙方的商業關係以及該申請標的申請前使用的目的都必須被考量。例如，雙方為母公司與子公司、雙方間存有誠實信用關係、雙方為合資企業或交付樣本等，較可能被認為雙方間具有默示之保密協議，反之，普通商業交易與量產零件的銷售則可能是默示之保密協議的反向指標[11]。

根據EPO的判例法[12]，若僅公眾之一人得以近用並理解一資訊，且此人沒有保密義務，則判例法接受該資訊是「為公眾所得」之資訊。換言之，若買受人具有保密義務，而且沒有違背此項義務，則該物品的相關資訊、知識不屬於先前技術。

EPO對秘密銷售是否成為先前技術的見解強烈地傾向於回歸到「技術內容為公眾所得」之判斷，然而，EPO的判例法上對於構成先前技術非僅以「為公眾所得」為唯一判斷條件[13]，除了技術內容為公眾所得，該技術內容還必須為可分析以及可再現，當然，此二附屬要件均立足於「為公眾所得」上。同時，此二附屬要件隱約對應專利從業人員熟知的清楚揭露及據以實施要件，也因此審查員多偏好以專利資料庫之技術內容作為核駁引證資料，因公開制度，專利資料必為公眾所得，且不可分析以及不可再現之疑慮較低。因此，根據EPO的判例法，有論者認為，若將Helsinn一案以EPO的標準審查，系爭專利極有可能仍為有效[14]。

結論

美國專利法下，涉專利之產品若在專利申請前一經銷售，涉專利之產品即成先前技術，亦使申請案喪失新穎性，毋論是否買賣雙方立有保密協議。看似過於簡單粗略，不如EPO層層推理來得細緻，然而美國最高法院所持之理由，在政策面上則是相當有說服力，「就立法理由而言，立法者意在避免發明人透過獲取涵蓋某一技術之專利而將該技術由公共使用的領域中移除，因為這與專利制度促進創新的目的不符」。試想若申請人有一種不輕易顯於社會大眾眼下的技術，先利用保密協議進行秘密銷售，在其銷售規模成長到快要令USPTO可以蒐集到其技術內容資訊前，申請人搶先提出專利申請，豈非成為一種利用保密協議與專利制度達到延長商業壟斷的手段？

相較之下，中國與EPO對銷售行為則採取判斷其是否構成先前技術的做法，並未直接將銷售列為破壞新穎性的法定要件，同時也將保密協議擴張到對買賣雙方不必藉由口頭或書面對保密協議表達合意的程度。

中國的審查指南中稱「社會觀念或者商業習慣上被認為應當承擔保密義務的情形，即默契保密的情形」，「社會觀念或者商業習慣」等用字並不精確，且帶有相當的道德意涵，實際上將會大幅擴大「視為有保密義務」的狀況，就愛吉科紡織案而言，法院認為買受人在買賣雙方解決爭執之法律程序時，買受人對出賣人所透露出的技術內容有保密義務，即可觀察到此種道德意涵。大白話說來就是「出賣人本著解決爭執的正面心態對買受人出示其獨到的技術內容，買受人一回頭就將技術內容洩露給其他人，這種行為未免太不道德」。

EPO雖然對保密協議也承認可由明示擴大至默示的範圍，但其對於默示保密協議之成立給定了一些較為客觀的判斷標準，例如他方是否有保密而生之利益、是否有配合保密的具體相應行為，甚至直接列舉默示保密協議部分的正面及反面判斷因素。

在法效果上，美國的秘密銷售構成先前技術近似法定阻卻，不做實質上技術內容是否可為公眾所得知的討論，看似對申請人極其不利，但35 U.S.C. 102 (b) 所能提供新穎性優惠期所適用的時間程度及態樣範圍卻遠較EPO及中國的新穎性優惠期來得優待許多，或許可視之為一種立法政策上的衡平。有趣的是，以往美國專利法制以偏袒發明人而昭著於世，EPO則是較為重視公眾利益，但在秘密銷售的議題上，雙方的立場卻逆轉對調。

相較之下，台灣專利法的定位顯得較不明朗，新穎性優惠期方面採取了與美國相似的立場，法條文義上卻又因承認保密義務而似乎有秘密銷售之空間；司法上，義正詞嚴地寫下了「既為銷售商品自無秘密銷售之理」，卻又曖昧地附註了「出賣人未對買受人就涉專利之產品之使用上設有任何限制」，著實令人好生參詳，或許只能靜待具體案件，智財法院於此問題的明確立場方能浮現。

備註：

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